解密“撤三”案件中，“變形使用”的認定規(guī)則

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：侯玉靜 北京市集佳律師事務(wù)所

原標(biāo)題：解密“撤三”案件中“變形使用”的認定規(guī)則

在“撤三”案件中，一種常見的情況是，實際使用的商標(biāo)標(biāo)識與復(fù)審的注冊商標(biāo)（以下簡稱“復(fù)審商標(biāo)”）相比，并不完全一致，存在繁體到簡體、黑白到彩色、普通字體到藝術(shù)字體等變換，甚至涉及組合商標(biāo)的拆分，或文字、圖形商標(biāo)的組合等各種“變形使用”的情形。實際中“變形使用”的標(biāo)識能否被認定為復(fù)審商標(biāo)的有效使用，根據(jù)現(xiàn)行司法解釋[1]，關(guān)鍵在于判斷兩者之間“顯著特征”是否發(fā)生改變。然而，“顯著特征”是否發(fā)生改變的具體裁量標(biāo)準(zhǔn)，尚付闕如，這也就自然成為一個見仁見智的問題。對于這類問題，筆者曾經(jīng)撰文《如何認定注冊商標(biāo)在使用過程中“顯著特征”發(fā)生改變》，對“變形使用”的案例進行總結(jié)和梳理，本文不再贅述。本文擬探討的問題是，當(dāng)“變形使用”的商標(biāo)指向另外一枚注冊商標(biāo)時，或者說當(dāng)“變形使用”的商標(biāo)與復(fù)審商標(biāo)相比，更加接近另外一枚注冊商標(biāo)時，是否應(yīng)一律從嚴(yán)掌握裁量標(biāo)準(zhǔn)？筆者認為不盡然。

“另外一枚注冊商標(biāo)”的權(quán)屬可能存在兩種情況：第一，復(fù)審商標(biāo)所有人所擁有；第二，撤銷申請人或案外人所擁有。前一種情況下，復(fù)審商標(biāo)和實際使用的商標(biāo)樣式同屬于復(fù)審商標(biāo)所有人，商標(biāo)標(biāo)識的構(gòu)成要素雖有不同，但在來源識別的意義上都指向復(fù)審商標(biāo)所有人，復(fù)審商標(biāo)指示商品或服務(wù)來源的功能并未被減損破壞。后一種情況下則不同，實際使用的商標(biāo)樣式踏入了他人商標(biāo)的保護范圍，在來源識別意義上指向了他人的商品或服務(wù)而不是復(fù)審商標(biāo)所有人，此時復(fù)審商標(biāo)指示商品或服務(wù)來源的功能已經(jīng)受到減損破壞。

筆者認為，區(qū)分以上兩種不同情況，并適用不同的裁判規(guī)則，不僅在法律邏輯上能夠自洽，也能夠更有效地抑制惡意注冊，凈化和維護正當(dāng)?shù)氖袌龈偁幹刃颉Ｗ屑氀凶x涉及以上兩類情況的裁判文書，筆者可以觀察到法院在區(qū)分“變形使用”標(biāo)識權(quán)屬的基礎(chǔ)上彈性掌握使用證據(jù)的寬嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)，一種新的認定規(guī)則正在應(yīng)運而生并可能逐漸占據(jù)主流。

情形一：實際使用的標(biāo)識指向權(quán)利人另外一枚注冊商標(biāo)

“撤三”案件中，在實際使用的標(biāo)識指向商標(biāo)權(quán)人另外一枚注冊商標(biāo)的情況下，從嚴(yán)掌握使用證據(jù)的裁量標(biāo)準(zhǔn)一度占據(jù)主流。如下圖所示，北京市高級人民法院在“Croco”、“BUCCELLATI”、“WEWE”、“MONTAGU蒙塔果”幾個“撤三”復(fù)審案件中，均認為實際使用的商標(biāo)樣式，與復(fù)審商標(biāo)所有人另外一枚注冊商標(biāo)一致或更為接近，認定實際使用的商標(biāo)是其他注冊商標(biāo)，從而判定復(fù)審商標(biāo)沒有實際使用，應(yīng)予撤銷。但是，北京市高級人民法院在“JIM”一案中，對上述裁量標(biāo)準(zhǔn)進行了否定性評價，認為“因商標(biāo)權(quán)人擁有其他注冊商標(biāo)而否定商標(biāo)使用，缺乏依據(jù)”；而該院在“雷博”一案中，則更進一步指出“實際使用的標(biāo)志雖與注冊人另一注冊商標(biāo)基本一致，但并不影響復(fù)審商標(biāo)發(fā)揮其識別功能”。

2018年在最高院審理的“LAFITE”撤三案件[2]中，最高院首先對商標(biāo)“識別商品來源”的功能進行了進一步闡述，認為“商標(biāo)是用于標(biāo)識商品與服務(wù)來源，以擔(dān)保使用同一商標(biāo)的商品和服務(wù)的質(zhì)量具有同一性的標(biāo)記”；針對復(fù)審商標(biāo)“LAFITE”在實際使用中的幾種形式“CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD”、“Carruades de Lafite”、“DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE)”、“”、“”，無論這些形式是否屬于商標(biāo)權(quán)人的另外一枚注冊商標(biāo)，最高院均認為這些實際使用形式與復(fù)審商標(biāo)“LAFITE”相比，顯著特征并未發(fā)生改變，特別是對中國境內(nèi)的相關(guān)公眾而言，“LAFITE”明顯更易呼叫、記憶和識別，“LAFITE”的實際使用情況，并未影響消費者根據(jù)上述標(biāo)識建立復(fù)審商標(biāo)“LAFITE”與拉菲酒莊之間的特定來源指向關(guān)系。

北京高院“雷博”案、最高院“LAFITE”案，都不再糾結(jié)于實際使用的標(biāo)識樣式是否為商標(biāo)權(quán)人的另外一枚注冊商標(biāo)，而是從商標(biāo)質(zhì)量表彰功能、來源識別功能的視角去判斷實際使用的標(biāo)識和商標(biāo)權(quán)人之間的來源指向關(guān)系是否發(fā)生改變，在這個基礎(chǔ)上再去判斷復(fù)審商標(biāo)的顯著特征是否發(fā)生改變。筆者非常贊同“雷博”案、“LAFITE”案的裁判思路。從商標(biāo)法的法律邏輯上講，商標(biāo)的顯著識別特征在于區(qū)分不同經(jīng)營者及其提供的商品或服務(wù)，不在于區(qū)分同一個經(jīng)營者擁有的不同注冊商標(biāo)，如果同一個經(jīng)營者注冊有多個包含相同核心要素或者說顯著識別要素的“系列”商標(biāo)，只要顯著識別要素不變，商標(biāo)的產(chǎn)源指向就不會發(fā)生改變。此兩案的判決，也為企業(yè)申請注冊“系列”商標(biāo)免除了后顧之憂。

情形二：實際使用的標(biāo)識踏入他人商標(biāo)權(quán)利范圍

“撤三”相對無效宣告來說成本低、效率高，是商標(biāo)權(quán)人清除惡意注冊商標(biāo)的重要手段之一。但是，在該惡意注冊商標(biāo)確實投入了商業(yè)使用時，通過“撤三”解決惡意注冊的成功率就會大大降低，因為“撤三”畢竟主要判斷的是該注冊商標(biāo)是否進行了實際的商業(yè)使用，而不是此種商業(yè)使用是否侵犯了他人的在先權(quán)利。當(dāng)然，在使用證據(jù)的寬嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)掌握上，則可以考慮他人在先權(quán)利的顯著性、知名度，復(fù)審商標(biāo)與在先權(quán)利的近似度、關(guān)聯(lián)度，甚至主觀惡意等因素，典型判例就是“紅牛及圖”撤三案件[3]，最高院認為，在他人在先權(quán)利具有較高知名度、而復(fù)審商標(biāo)與在先權(quán)利極其近似且關(guān)聯(lián)度較高的情況下，為維護公共利益和防止消費者混淆，有必要適當(dāng)從嚴(yán)把握復(fù)審商標(biāo)的使用事實。

借鑒“紅牛”一案的裁判思路，當(dāng)復(fù)審商標(biāo)實際使用的形式與注冊商標(biāo)樣式有所差別，而與撤銷申請人或案外人在先馳名或其他具有較高知名度的商標(biāo)更為接近時，是否可以從嚴(yán)掌握使用證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)呢？答案是模糊的。如“ONLY旺利及圖”撤三案[4]中，法院認定實際使用的標(biāo)志“ONLY”與復(fù)審商標(biāo)“ONLY旺利及圖”差別較大，未認定復(fù)審商標(biāo)有效使用；此案中存在一個可能影響法官心證卻未被明確指出的事實，“ONLY”是他人在先的知名服裝品牌，但判決書從未對這一事實明確表述。再如“匯源及圖”撤三案[5]中，法院從使用證據(jù)的證據(jù)鏈不完整等角度否定了復(fù)審商標(biāo)的有效使用，亦未理會這一事實：本案中水果罐頭上實際使用的商標(biāo)形式“”“”，與復(fù)審商標(biāo)“”差別較大，而與果汁飲料上的馳名商標(biāo)“”更為接近，此時“變形使用”的商標(biāo)標(biāo)識指示來源的功能已經(jīng)受到減損破壞。

遺憾的是，近幾年的判決中，少有類似“紅?！卑讣呐袥Q，將撤銷申請人或案外人的在先權(quán)利等因素，在判決書中明確表述，并公開從寬或從嚴(yán)掌握證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的心證過程。希望將來有更多的判決，將“變形使用”指向商標(biāo)權(quán)人另外一枚注冊商標(biāo)，或者踏入他人商標(biāo)保護范圍的情況下，哪些因素可能影響裁量標(biāo)準(zhǔn)，一一闡釋，讓“變形使用”的認定規(guī)則“解密”。

注釋：

[1]2010年4月20日發(fā)布并施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第20條，“實際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)雖有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標(biāo)的使用”。 2017年3月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第26條第二款，除了將“商標(biāo)”這一用語修改為“商標(biāo)標(biāo)志”之外，基本上沿用了前述規(guī)定。

[2]詳見最高人民法院“（2018）最高法行申835號”《行政裁定書》。

[3]詳見最高人民法院“（2011）知行字第28號”《行政裁定書》。

[4]詳見北京市高級人民法院“（2018）京行終720號”《行政判決書》。

[5]詳見北京市高級人民法院“（2017）京行終2220號”《行政判決書》、最高人民法院“（2018）最高法行申841號”《行政裁定書》。

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作者：侯玉靜 北京市集佳律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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