詳解企業(yè)IP作業(yè)流程！7大步驟，教你如何提出公眾意見？

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作者：不知名人士

供稿：智慧芽微信平臺

原標(biāo)題：牛人詳解企業(yè)IP作業(yè)流程，7大步驟教你如何提出公眾意見

筆者在提交眾多公眾意見的過程中，遇到了形形色色的問題：有的在發(fā)明專利公開尚未進(jìn)入實(shí)審階段便提交了公眾意見，但審查員從未閱讀過公眾意見，筆者也未曾持續(xù)跟蹤案件進(jìn)展，導(dǎo)致授權(quán)的；有的在發(fā)明專利發(fā)出OA之后提交了公眾意見，但中途更換審查員，后一審查員對之前的溝通并不了解，導(dǎo)致授權(quán)的……但，筆者認(rèn)為在對比文件很相關(guān)的情況下，也需要與審查員及時溝通，以免任何環(huán)節(jié)的疏忽導(dǎo)致大范圍授權(quán)后進(jìn)入無效程序。

筆者所在領(lǐng)域?qū)儆谛屡d領(lǐng)域，大面積專利申請也是從2010年才開始。

海外行業(yè)巨頭的專利作為戰(zhàn)略規(guī)劃之一，專利布局意識非常強(qiáng)，其大范圍專利申請呈現(xiàn)兩個特點(diǎn)：

一，將本領(lǐng)域與其他領(lǐng)域的公知常識結(jié)合；

二，他人解決某一技術(shù)問題必然采用的技術(shù)方案。

筆者與行業(yè)巨頭的斗爭，也正式拉開了帷幕。之前也發(fā)表過一篇文章《手把手教你搞定發(fā)明專利無效》，文中說到提出發(fā)明專利無效，耗時耗力，證據(jù)也必須符合法定形式，相比之下，提出公眾意見幸福太多，對證據(jù)的要求沒有那么嚴(yán)格，可以直接遞交外文證據(jù)，無需翻譯。

但周期相對來說很長，需伴隨專利申請的完全生命周期。筆者提交公眾意見的目的在于他人專利申請不影響企業(yè)的商業(yè)進(jìn)程，原則上須使得專利申請被駁回/視撤或?qū)＠词故跈?quán)范圍也不包括企業(yè)自身的商業(yè)進(jìn)程。

筆者在提交眾多公眾意見的過程中，遇到了形形色色的問題：有的在發(fā)明專利公開尚未進(jìn)入實(shí)審階段便提交了公眾意見，但審查員從未閱讀過公眾意見，筆者也未曾持續(xù)跟蹤案件進(jìn)展，導(dǎo)致授權(quán)的；有的在發(fā)明專利發(fā)出OA之后提交了公眾意見，但中途更換審查員，后一審查員對之前的溝通并不了解，導(dǎo)致授權(quán)的；有的在OA中已經(jīng)有權(quán)限符合授權(quán)條件之后提交公眾意見，并及時挽回，專利申請又被駁回的……

筆者認(rèn)為在對比文件很相關(guān)的情況下，也需要與審查員及時溝通，以免任何環(huán)節(jié)的疏忽導(dǎo)致大范圍授權(quán)后進(jìn)入無效程序。

同樣的，我們先來看看法律法規(guī)當(dāng)中的規(guī)定，后續(xù)再來考慮實(shí)務(wù)操作流程。

基礎(chǔ)篇

可以將提出公眾意見理解成一次小型的提出專利無效，不論無效還是公眾意見，其核心都在于證據(jù)的證明力。但是公眾意見對證明的要求明顯低于無效，不需要證據(jù)的認(rèn)證和外文的翻譯，證據(jù)方面盡量采用專利文獻(xiàn)和科技文獻(xiàn)，使得公開日期和公開內(nèi)容比較明確，網(wǎng)絡(luò)證據(jù)盡量避免。

1、《專利法實(shí)施細(xì)則》

《專利法實(shí)施細(xì)則》的第四十八條給出了法律依據(jù)，任何人在專利申請公開到授權(quán)期限內(nèi)，均可以提出意見并說明理由。實(shí)際上，筆者采用了官方的意見陳述書作為模板撰寫公眾意見。

2、《審查指南》

《審查指南》第二部分第八章4.9強(qiáng)調(diào)在發(fā)出授權(quán)通知之前公眾意見供審查員實(shí)審時考慮，審查員對公眾意見的處理，不必通知公眾。

雖然法律法規(guī)中的描述很少，但實(shí)際過程中，筆者為了避免專利大范圍授權(quán)，當(dāng)?shù)弥讣彶閱T之后均會主動與審查員溝通，闡明公眾意見的事實(shí)，告知授權(quán)的不利因素等等，避免有些審查員根本不知道有公眾意見，同時也增加審查員對該案件的主觀厭惡情緒。并且在每一次OA過程中均積極主動與審查員溝通，主動檢索相關(guān)對比文件，協(xié)助審查。

實(shí)務(wù)篇

▲公眾意見作業(yè)流程

參照上圖進(jìn)入實(shí)踐環(huán)節(jié)。

1、跟蹤檢索搜集新公開專利申請

筆者團(tuán)隊每月進(jìn)行跟蹤檢索以情報搜集，并與研發(fā)解讀專利申請/專利解決的技術(shù)問題、達(dá)到的技術(shù)效果、實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案及保護(hù)范圍。因此，能夠及時發(fā)現(xiàn)保護(hù)范圍大的競爭對手相關(guān)專利申請/專利。

需要提出公眾意見的專利申請，通常都是保護(hù)范圍過大，與研發(fā)商討之后，沒發(fā)現(xiàn)規(guī)避設(shè)計的方案。為避免影響未來的商業(yè)進(jìn)程，針對行業(yè)巨頭采取的主動攻擊措施。

2、研發(fā)根據(jù)經(jīng)驗提供對比文件

筆者所在行業(yè)以外文科技文獻(xiàn)居多，研發(fā)團(tuán)隊對于行業(yè)內(nèi)的大部分文獻(xiàn)都較為熟悉，因此當(dāng)研發(fā)熟悉專利申請的保護(hù)范圍后，往往在跟蹤檢索會議之后能夠快速的告知筆者一些相關(guān)的對比文件，這給后續(xù)的公眾意見帶來很大的便利。

3、熟悉案件審查歷史

基于研發(fā)提出的對比文件，筆者團(tuán)隊進(jìn)一步熟悉案件的審查歷史，因為是新公開的專利申請，國內(nèi)的審查歷史基本一片空白，但是該行業(yè)巨頭通常都是PCT進(jìn)入國家階段的，PCT檢索報告及其他國家的審查歷史一般情況下都能看到。當(dāng)然，有些時候該行業(yè)巨頭也通過非同族（INPADOC中顯示無同族）的方式在不同的國家申請，這種伎倆通常在跟蹤檢索時能夠發(fā)現(xiàn)。

4、基于已知信息尋找不授權(quán)理由

▲不授權(quán)理由

基于以上的研發(fā)提供的對比文件及審查歷史引用的對比文件，尋找不授權(quán)理由。不授權(quán)理由可以參照審查意見中列出的，具體如上圖所示。但是對于行業(yè)巨頭來說，筆者尋找其不授權(quán)理由通常都是新穎性、創(chuàng)造性和單一性。如果基于以上信息，足以針對所有大范圍權(quán)利要求提出不授權(quán)理由，那么可以直接進(jìn)行公眾意見，而不進(jìn)入下一步，進(jìn)一步的證據(jù)搜集。但是，基于對比文件檢索的全面性以及秉著盡可能將其所有權(quán)利要求均提出不授權(quán)理由的前提下，筆者通常會針對權(quán)利要求記載的所有技術(shù)方案，全面檢索，尤其是針對各國審查員容易忽略的非英文科技文獻(xiàn)及行業(yè)內(nèi)一些研究團(tuán)體的公開文獻(xiàn)。

5、證據(jù)搜集（核心步驟）

具體可參照《手把手教你搞定發(fā)明專利無效》中的描述。

6、公眾意見陳述

基于所有對比文件，列出所有可能的不授權(quán)理由和證據(jù)，撰寫意見陳述。采用官方的意見陳述書及附頁，將證據(jù)全部打印列在后面，郵寄至受理處。

掛號信/EMS郵寄信息如下：

收件人：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局受理處

郵寄地址：北京市海淀區(qū)薊門橋西土城路6號

電話：010-62085500

郵政編碼：100088

信封上需注明：***申請?zhí)柕墓娨庖?br/>

7、每次OA及答復(fù)OA后與審查員溝通

不管在授權(quán)通知前的什么時間節(jié)點(diǎn)介入，為了盡量避免筆者一開始提及的各種問題，建議在每次OA及申請人答復(fù)OA后及時與審查員溝通案件情況，協(xié)助其專利申請。筆者在此劃分幾個主要時間節(jié)點(diǎn)，展開跟大家分享一下。

7.1 公開到第一次OA之前

在研發(fā)及其他國家審查歷史中的對比文件仍不足夠時，仍需進(jìn)一步檢索相關(guān)對比文件。該階段的好處在于，審查員有可能直接引用公眾意見列出的對比文件，這樣在后續(xù)的審查過程中，跟公眾的思路比較一致。一旦法律狀態(tài)跟蹤發(fā)現(xiàn)第一次OA已經(jīng)公開，去判斷審查思路是否與公眾思路一致，如果一致，通常情況下，審查員已經(jīng)閱讀公眾意見。如果不一致，很大情況下，審查員并未閱讀公眾意見，除非公眾意見的不授權(quán)理由根本不相關(guān)。這時，就需主動與審查員溝通，告知其公眾意見的客觀事實(shí)及證據(jù)的相關(guān)性，請審查員務(wù)必仔細(xì)閱讀并盡可能采納公眾意見。

7.2 第一次OA至第n次無大范圍授權(quán)意向OA之前

如果從該階段介入審查員通常已經(jīng)列出了相關(guān)的對比文件，公眾需要做的則是在審查的基礎(chǔ)上進(jìn)一步尋找對比文件，尤其是審查意見中的對比文件相關(guān)度不足，很容易導(dǎo)致大范圍授權(quán)的情況。通常審查員會基于公知常識及慣用技術(shù)手段來駁，但是經(jīng)驗豐富的專利代理人一般能尋找與現(xiàn)有技術(shù)的差異并且說服審查員，即使說服不了，在后續(xù)的復(fù)審程序中，復(fù)審委在無充分證據(jù)的前提下，也大概率會撤銷駁回決定。因此，在審查員引用的對比文件及審查意見的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充這樣的公知常識及慣用技術(shù)手段的證據(jù)給審查員，是非常有必要的。

7.3 大范圍授權(quán)意向OA之后

如果審查員已經(jīng)明示某些大范圍權(quán)利要求已經(jīng)具有授權(quán)前景，克服一下形式缺陷就能獲得授權(quán)的話。該階段已經(jīng)非常緊急，一旦發(fā)出授權(quán)通知，公眾就非常被動，只能啟動后續(xù)的無效程序，因此公眾需盡快與審查員取得聯(lián)系，可以先告知審查員不授權(quán)的理由及授權(quán)后對公眾利益的損害，后續(xù)立刻補(bǔ)充相關(guān)的對比文件及公眾意見遞交至受理處。

通過以上的溝通避免當(dāng)前/未來設(shè)計落入每次修改后的權(quán)利要求范圍內(nèi)，如筆者一開始所述，確保其專利申請不影響公眾的商業(yè)進(jìn)程。當(dāng)然，需注意是否仍有大范圍分案，如有的話，持續(xù)上述過程。

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