提出專利分案申請(qǐng)的期限

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作者：劉興彬  廣州專利律師

原標(biāo)題：提出專利分案申請(qǐng)的期限

專利分案申請(qǐng)?jiān)趯＠暾?qǐng)策略工具箱中占有重要地位，能熟練運(yùn)用專利分案申請(qǐng)策略是資深專利代理人的必備技能，在專利布局的框架內(nèi)實(shí)施專利申請(qǐng)策略時(shí)，對(duì)專利分案申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)機(jī)的把握非常重要，在為申請(qǐng)人獲取最大申請(qǐng)利益的同時(shí)也不能損害社會(huì)公眾的利益，必須將提出分案申請(qǐng)的時(shí)間窗口限定在法律規(guī)定的范圍內(nèi)，因此，對(duì)專利分案申請(qǐng)?zhí)岢銎谙薜木_掌握是很有必要的。

法律規(guī)定專利分案申請(qǐng)的本意主要是為解決原申請(qǐng)（也可稱為“母案”）權(quán)利要求之間所存在的單一性缺陷問題。申請(qǐng)人根據(jù)專利審查過程中審查員所指出的單一性缺陷而進(jìn)行的分案申請(qǐng)是被動(dòng)的，只要嚴(yán)格按照審查意見通知書中指定的期限提出分案申請(qǐng)即可，該處應(yīng)無爭(zhēng)議。但我國(guó)法律規(guī)定也未禁止專利申請(qǐng)人主動(dòng)提出分案申請(qǐng)，這就為專利代理人利用分案申請(qǐng)豐富專利申請(qǐng)策略提供了空間，因?yàn)槲覈?guó)在法律上仍未對(duì)主動(dòng)分案申請(qǐng)的提出期限有明確具體的規(guī)定，導(dǎo)致專利申請(qǐng)實(shí)踐中對(duì)該期限的精確掌握出現(xiàn)問題。

對(duì)于主動(dòng)分案申請(qǐng)的提起期限，起始日雖無明確規(guī)定，但根據(jù)分案申請(qǐng)的性質(zhì)和目的，應(yīng)在母案申請(qǐng)日之后即可，在申請(qǐng)實(shí)踐中也鮮有對(duì)分案申請(qǐng)?zhí)岢龅钠鹗既沼羞^爭(zhēng)議，因?yàn)橄鄬?duì)來說，分案申請(qǐng)期限的截止日更為令人關(guān)注，也更具爭(zhēng)議性。

那專利主動(dòng)分案申請(qǐng)期限的截止日應(yīng)該是哪一天呢？

根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第四十二條第一款（一件專利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請(qǐng)人可以在本細(xì)則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出分案申請(qǐng);但是，專利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請(qǐng)）和第五十四條第一款（國(guó)務(wù)院專利行政部門發(fā)出授予專利權(quán)的通知后，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)自收到通知書之日起2個(gè)月內(nèi)辦理登記手續(xù)。申請(qǐng)人按期辦理登記手續(xù)的，國(guó)務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)，頒發(fā)專利證書，并予以公告）可知，提出分案申請(qǐng)的截止日應(yīng)在申請(qǐng)人收到母案授權(quán)通知書后辦理母案授權(quán)登記手續(xù)的2個(gè)月期限屆滿前。

雖然在《專利審查指南》在第一部分第一章第5.1.1節(jié)第（3）項(xiàng)“分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間”部分又進(jìn)一步規(guī)定“申請(qǐng)人最遲應(yīng)當(dāng)在收到專利局對(duì)原申請(qǐng)作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請(qǐng)”，但仍未明確具體到哪一天為截止日。

因此對(duì)“辦理登記手續(xù)的期限”的正確理解成為確定分案申請(qǐng)期限截止日的前提，本文提供兩種理解供討論。

第一種理解，直接依照本文上述相關(guān)規(guī)定的字面表述進(jìn)行文義解釋，即“辦理登記手續(xù)的期限”就是指申請(qǐng)人收到專利授權(quán)通知書之后法律規(guī)定允許的辦理登記手續(xù)的2個(gè)月期限，由此可直接推導(dǎo)出分案申請(qǐng)的截止日為申請(qǐng)人收到授權(quán)通知書之日起2個(gè)月的期滿日，根據(jù)該種理解，“辦理登記手續(xù)的期限”就是固定的2個(gè)月，我們姑且稱之為“固定期限”。

第二種理解，按照專利法的立法精神進(jìn)行目的解釋，即“辦理登記手續(xù)的期限”應(yīng)是指申請(qǐng)人收到專利授權(quán)通知書之后到實(shí)際辦理登記手續(xù)完成之日，若申請(qǐng)人主動(dòng)放棄辦理登記手續(xù)，則期限與第一種理解相同，我們姑且稱之為“非固定期限”。

目前專利申請(qǐng)實(shí)踐中，認(rèn)同第一種理解的代理人和審查員不在少數(shù)，而且也確有實(shí)際案例予以證實(shí)。但本人卻比較認(rèn)同并支持第二種理解，主要理由如下：

一、分案申請(qǐng)要在母案授權(quán)狀態(tài)未定期間提出

分案申請(qǐng)屬于專利申請(qǐng)過程中的概念，分案申請(qǐng)是以母案申請(qǐng)為基礎(chǔ)并受母案申請(qǐng)日及公開范圍限制的一種專利申請(qǐng)，從有關(guān)分案申請(qǐng)的規(guī)定來看，其均規(guī)定在《專利法實(shí)施細(xì)則》第三章及《專利審查指南》的第一部分和第二部分，即專利申請(qǐng)審查階段部分，故分案申請(qǐng)的提出日也應(yīng)處于母案專利申請(qǐng)的審查階段，即未最終明確給予授權(quán)也未明確不能獲得授權(quán)的階段。

這從《專利審查指南》第一部分第一章第5.1.1節(jié)第（3）項(xiàng)“分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間”部分的規(guī)定可以看出，即使收到駁回決定或視為撤回的通知書，申請(qǐng)人也可以在法律規(guī)定尋求救濟(jì)的期限內(nèi)提出分案申請(qǐng)，如果申請(qǐng)人提起復(fù)審乃至行政訴訟，只要相關(guān)判決或決定沒有生效，申請(qǐng)人仍可以在此期限內(nèi)提出分案申請(qǐng)。通俗一些描述就是：在母案申請(qǐng)仍有搶救希望（未死定）的期限內(nèi)，就可以提出分案申請(qǐng)。也就是說，上述期限仍處于母案專利申請(qǐng)的審查階段，故可在該階段提出分案申請(qǐng)。

當(dāng)然，如果母案在辦完登記手續(xù)并進(jìn)行授權(quán)公告，授權(quán)狀態(tài)已確定，母案申請(qǐng)階段終止，審查結(jié)案，則在母案專利授權(quán)公告后不應(yīng)允許再提起分案申請(qǐng)。

所以，在母案已確定授權(quán)或已確定不能授權(quán)的確定狀態(tài)期間內(nèi)，不應(yīng)再允許分案申請(qǐng)的提出。

二、“非固定期限”相比“固定期限”能更好的照顧到申請(qǐng)人的利益

如果按照第一種理解中的“固定期限”，則一旦申請(qǐng)人未在上述“固定期限”內(nèi)提出分案申請(qǐng)，則同時(shí)也喪失依據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第六條規(guī)定申請(qǐng)恢復(fù)權(quán)利的機(jī)會(huì)。而如果按照第二種理解中的“非固定期限”，則在辦理恢復(fù)權(quán)利手續(xù)后至辦理授權(quán)登記手續(xù)前均可提出分案申請(qǐng)，從這一點(diǎn)上看，所述“非固定期限”要比“固定期限”多出不少時(shí)間，這有利于申請(qǐng)人利益的保障。

三、“固定期限”會(huì)損害社會(huì)公眾的信賴?yán)?br/>

專利授權(quán)公告具有公示效力，也是社會(huì)公眾了解授權(quán)專利公開內(nèi)容與被批準(zhǔn)保護(hù)范圍的信息來源，以此指導(dǎo)社會(huì)公眾進(jìn)行相關(guān)的研究和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。如果依照第一種理解中的“固定期限”，在母案專利申請(qǐng)授權(quán)公告后還允許進(jìn)行分案申請(qǐng)，從而獲得不同于母案保護(hù)范圍的專利授權(quán)，則會(huì)喪失法律對(duì)社會(huì)生產(chǎn)生活的指引功能，使他人相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在獲知并分析母案公告內(nèi)容的前提下仍存在未知的風(fēng)險(xiǎn)，這會(huì)損害社會(huì)公眾的信賴?yán)妫膊环现R(shí)產(chǎn)權(quán)法律進(jìn)行利益平衡的立法目的。

四、采用“固定期限”會(huì)與“捐獻(xiàn)原則”相沖突

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（一）》第五條，對(duì)于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求書中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。這是我國(guó)確認(rèn)“捐獻(xiàn)原則”可以應(yīng)用于司法實(shí)踐的相關(guān)規(guī)定，如果采用第一種理解中的“固定期限”，就會(huì)出現(xiàn)在母案申請(qǐng)授權(quán)公告后才提出分案申請(qǐng)的情況，如果該分案申請(qǐng)最終獲得授權(quán)，則就會(huì)與上述司法解釋發(fā)生沖突。

根據(jù)法律規(guī)定，分案申請(qǐng)中的權(quán)利要求不能與母案相同，但分案申請(qǐng)的技術(shù)方案一定要已經(jīng)記載在母案申請(qǐng)之中，也就是說分案申請(qǐng)的技術(shù)方案在母案中有記載，但未納入母案已獲得授權(quán)的權(quán)利要求中，根據(jù)上述司法解釋，應(yīng)將已公開且未納入所要求保護(hù)范圍的技術(shù)方案視為申請(qǐng)人捐獻(xiàn)給了社會(huì)公眾，成為公知公用的技術(shù)。但是，如上述分案申請(qǐng)獲得授權(quán)，依法應(yīng)受法律保護(hù)，沖突由此產(chǎn)生。

也就是說，根據(jù)上述司法解釋的規(guī)定，申請(qǐng)人應(yīng)在確定獲得母案授權(quán)的同時(shí)將未納入母案權(quán)利要求且記載在母案說明書中的技術(shù)方案捐獻(xiàn)給社會(huì)。如果申請(qǐng)人再將上述捐獻(xiàn)的技術(shù)方案又依照第一種理解中的“固定期限”提出分案申請(qǐng)，從而將已經(jīng)捐獻(xiàn)了的技術(shù)方案歸為己有，這不但有違誠(chéng)實(shí)信用原則，也損害到了社會(huì)公眾的利益。

由上述可知，不管母案最終能否獲得授權(quán)，分案申請(qǐng)?zhí)崞鹌谙薜慕刂谷斩紤?yīng)該限定在其母案授權(quán)狀態(tài)確定之日。

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作者：劉興彬  廣州專利律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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