專利侵權(quán)訴訟中，現(xiàn)有技術(shù)抗辯策略的應(yīng)用

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原標(biāo)題：專利侵權(quán)訴訟中現(xiàn)有技術(shù)抗辯策略的應(yīng)用

案號：（2012）民申字第18號

關(guān)鍵詞：專利、現(xiàn)有技術(shù)、抗辯、侵權(quán)

案情簡介

案涉專利：專利號為200420109343.3、名稱為“液壓搖臂裁斷機(jī)直聯(lián)式液壓控制裝置”的發(fā)明專利。涉案專利的權(quán)利要求1限定了電磁閥的連接方式，即“電磁閥的出口直接與有桿活塞的外端相聯(lián)接”，但并未限定電磁閥的具體結(jié)構(gòu)。

申請再審人（一審原告、二審上訴人）：鹽城澤田機(jī)械有限公司（以下簡稱澤田公司）。

被申請人（一審被告、二審上訴人）：鹽城市格瑞特機(jī)械有限公司（以下簡稱格瑞特公司）。

涉案專利的專利權(quán)人為澤田公司，澤田公司訴稱格瑞特公司銷售的裁斷機(jī)產(chǎn)品落入涉案專利的保護(hù)范圍，請求法院依法判令格瑞特公司立即停止侵權(quán)行為。

格瑞特公司承認(rèn)所生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)特征與涉案專利的權(quán)利要求內(nèi)容相同，但答辯認(rèn)為澤田公司的專利技術(shù)在申請日前就已經(jīng)公開使用（奇?zhèn)ス鞠蛴涝９举彽肍45裁斷機(jī)，機(jī)器銘牌上的生產(chǎn)日期在涉案專利的申請日之前，奇?zhèn)ス咎峁┝税l(fā)票原件、支票存根原件以及記賬憑證原件），依照專利法規(guī)定，被申請人使用的是現(xiàn)有技術(shù)，不構(gòu)成侵權(quán)。關(guān)于涉案專利與F45裁斷機(jī)的異同，澤田公司在二審中主張F(tuán)45裁斷機(jī)的電磁閥部件與專利技術(shù)的電磁閥部件不同。

本案焦點(diǎn)在于：格瑞特公司有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的主張能否成立。關(guān)于這一點(diǎn)，雙方當(dāng)事人的爭議主要在于：被訴侵權(quán)產(chǎn)品中電磁閥的具體結(jié)構(gòu)是否被現(xiàn)有技術(shù)公開。

再審法院認(rèn)為，涉案專利權(quán)利要求1中記載了“電磁閥的出口直接與有桿活塞的外端相聯(lián)接”，但并未限定電磁閥的具體結(jié)構(gòu)。因此，電磁閥的具體結(jié)構(gòu)與涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍無關(guān)，亦與現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立無關(guān)。由此認(rèn)為澤田公司有關(guān)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的電磁閥具體結(jié)構(gòu)與專利產(chǎn)品一致，與現(xiàn)有技術(shù)不一致，故現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立的主張，再審法院不予支持。

裁判結(jié)果

現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立，駁回鹽城澤田機(jī)械有限公司的再審申請。

法律評析

本案涉及到的現(xiàn)有技術(shù)抗辯策略為專利侵權(quán)訴訟中比較常見的抗辯形式。

根據(jù)專利法第六十二條的規(guī)定，在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實(shí)施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十四條規(guī)定：被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實(shí)質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實(shí)施的技術(shù)屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。

從我國專利法即相關(guān)規(guī)定可以看出，當(dāng)被控侵權(quán)技術(shù)落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍時，如果被控侵權(quán)人能夠舉證證明該被控侵權(quán)技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)（即涉案專利申請日之前公開的文獻(xiàn)或銷售的產(chǎn)品）相同或?qū)嵸|(zhì)相同，則法院將認(rèn)定被控侵權(quán)人的行為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。

律師點(diǎn)晴

在專利侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)一方采用的應(yīng)對策略通常是啟動專利權(quán)無效宣告程序，即針對涉案專利的專利權(quán)向?qū)＠麖?fù)審委員會提出專利權(quán)無效宣告請求。在專利復(fù)審委員會宣告專利權(quán)無效后，處理專利侵權(quán)糾紛的部門可以認(rèn)定被控侵權(quán)人的行為不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。但是，專利無效程序相對比較復(fù)雜，證據(jù)的收集比對、以及創(chuàng)造性的判斷過程所涉及的工作量比較大，耗時長。

現(xiàn)實(shí)中，不乏存在惡意利用已經(jīng)公知的現(xiàn)有技術(shù)申請專利的情況，這種專利申請一旦獲得授權(quán)，將嚴(yán)重阻礙現(xiàn)有技術(shù)的實(shí)施。面對這種情況，企業(yè)應(yīng)當(dāng)學(xué)會善于運(yùn)用現(xiàn)有技術(shù)抗辯的手段來維護(hù)自身的權(quán)益，與采用專利權(quán)無效宣告程序相比，搜集那些能夠證明被控侵權(quán)技術(shù)為現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)可能是一種更為高效、便捷的途徑。

本案中，格瑞特公司在專利侵權(quán)訴訟過程中，通過提供有效的現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)F45裁斷機(jī)，即成功使自己及時地從專利侵權(quán)糾紛中擺脫出來?？梢哉f，本案是企業(yè)成功應(yīng)用現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行抗辯的典型案例。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯在應(yīng)用過程中通常涉及涉案專利、被控侵權(quán)技術(shù)和現(xiàn)有技術(shù)三個比對對象，那么，究竟應(yīng)當(dāng)如何比對才能得出合理的侵權(quán)判定結(jié)果呢？本案中，再審法院對這一問題也作出了明確。

（1）權(quán)利要求不涉及的部分，現(xiàn)有技術(shù)比對時也無需比較。

根據(jù)涉案專利權(quán)利要求1，其中限定了電磁閥的連接方式，即“電磁閥的出口直接與有桿活塞的外端相聯(lián)接”，但并未限定電磁閥的具體結(jié)構(gòu)。因此，電磁閥的具體結(jié)構(gòu)與涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍無關(guān)，亦與現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立無關(guān)。

（2）比較對象是被控侵權(quán)產(chǎn)品和現(xiàn)有技術(shù)，而應(yīng)避免將現(xiàn)有技術(shù)與專利技術(shù)方案進(jìn)行對比。

認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立的關(guān)鍵，在于確定現(xiàn)有技術(shù)中是否公開了與上述連接方式相同或者等同的技術(shù)特征，而無需考慮被訴侵權(quán)產(chǎn)品中電磁閥的具體結(jié)構(gòu)是否被現(xiàn)有技術(shù)公開。盡管現(xiàn)有技術(shù)中公開的電磁閥包括三個部分，其具體結(jié)構(gòu)與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的電磁閥有著明顯差異，但是現(xiàn)有技術(shù)中確已公開將電磁閥的出口與有桿活塞的外端直接相聯(lián)接。因此，二審法院認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立。

可見，雖然現(xiàn)有技術(shù)抗辯在比對過程中引入了涉案專利權(quán)利要求的內(nèi)容，但涉案專利權(quán)利要求僅僅是作為比對的引導(dǎo)，不應(yīng)因此陷入判斷涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)異同的誤區(qū)。本案中，澤田公司在二審中主張F(tuán)45裁斷機(jī)的電磁閥部件與涉案專利技術(shù)的電磁閥部件不同，這就出現(xiàn)了比對對象的錯誤，從而導(dǎo)致澤田公司在無效的辯論理由中過分周旋，擠占了其它有效答辯理由的提出和論述空間。

專利侵權(quán)訴訟中的現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度與專利權(quán)無效程序各自獨(dú)立，各自發(fā)揮其自身作用。二者相互協(xié)調(diào)、配合，有利于避免專利權(quán)的保護(hù)范圍覆蓋現(xiàn)有技術(shù)，侵入公共領(lǐng)域，從而更好地實(shí)現(xiàn)專利法保護(hù)和鼓勵創(chuàng)新的立法目的。需要注意的是，專利侵權(quán)訴訟中基于現(xiàn)有技術(shù)抗辯而認(rèn)定被控侵權(quán)人的行為不侵犯專利權(quán)，并不是對專利權(quán)是否有效的認(rèn)定。專利權(quán)的有效性仍然需要通過專利權(quán)無效宣告程序來確認(rèn)。

來源：江蘇省專利信息服務(wù)中心

作者：李湘群

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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