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原標(biāo)題：專利侵權(quán)訴訟中產(chǎn)品委托加工方的責(zé)任——福建高院判決李某訴廈門爾升山公司侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案

裁判要旨

委托加工的產(chǎn)品涉嫌侵犯他人外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，雖然委托方并不參與該產(chǎn)品的直接生產(chǎn)，產(chǎn)品的外觀亦是由加工方所提供，但由于該產(chǎn)品上印制有委托方的商標(biāo)，產(chǎn)品合格證上亦只載明了委托方的信息，仍應(yīng)認(rèn)定委托方的身份屬于產(chǎn)品生產(chǎn)商。

案情

原告李某擁有一項(xiàng)“背包”外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，其發(fā)現(xiàn)市面上的一款背包產(chǎn)品外觀與專利產(chǎn)品相似。經(jīng)查，該產(chǎn)品合格證上標(biāo)明的廠家信息為廈門爾升山貿(mào)易有限公司，產(chǎn)品上的商標(biāo)亦為該公司所有。李某遂以該公司構(gòu)成專利侵權(quán)為由提起訴訟。被告辯稱，被訴產(chǎn)品是在專利授權(quán)日前所生產(chǎn)，不構(gòu)成專利侵權(quán)。被告還主張，自己是一家貿(mào)易公司，并無生產(chǎn)資質(zhì)，提交了合同證明被訴產(chǎn)品系其委托其他公司貼牌生產(chǎn)，產(chǎn)品的外觀樣式也是由加工方設(shè)計(jì)，故其并非被訴產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)商，而是銷售商，有權(quán)主張合法來源抗辯。

裁判

福建省福州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷售商，雖然該產(chǎn)品落入專利保護(hù)范圍，但由于是在專利授權(quán)日前所生產(chǎn)，故其行為并不構(gòu)成專利侵權(quán)。遂判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。案件宣判后，原告不服提起上訴。福建省高級(jí)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，被告實(shí)施了生產(chǎn)行為，一審認(rèn)定被告為銷售商不當(dāng)，予以糾正，但判決結(jié)果并無不當(dāng)，予以維持。

評(píng)析

本案雖然最終是以被訴產(chǎn)品在專利授權(quán)日前生產(chǎn)為由，認(rèn)定被告不構(gòu)成專利侵權(quán)，但關(guān)于被告的行為是生產(chǎn)行為還是銷售行為的定性仍然是爭(zhēng)議的一個(gè)焦點(diǎn)，一、二審對(duì)此認(rèn)定并不相同。對(duì)被告的行為進(jìn)行準(zhǔn)確定性，將涉及到被告能否援引合法來源抗辯免除賠償責(zé)任這一關(guān)鍵問題。

1.產(chǎn)品上展示的信息可以用來認(rèn)定生產(chǎn)商身份。《最高人民法院關(guān)于產(chǎn)品侵權(quán)案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標(biāo)所有人為被告提起民事訴訟的批復(fù)》指出，任何將自己姓名、名稱、商標(biāo)或者可資識(shí)別的其他標(biāo)識(shí)體現(xiàn)在產(chǎn)品上，表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個(gè)人，均屬于民法通則第一百二十條規(guī)定的“產(chǎn)品制造者”和產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)定的生產(chǎn)者。因此，在一般的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中，如果被控侵權(quán)產(chǎn)品已經(jīng)在銘牌、合格證等產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上明確標(biāo)注了諸如生產(chǎn)企業(yè)名稱、商標(biāo)等能夠據(jù)以確定制造者身份信息的，則在無充分相反證據(jù)的情形下，通常可以認(rèn)定該對(duì)外標(biāo)注信息的企業(yè)即為專利法所界定的被控侵權(quán)產(chǎn)品的制造者，如果該產(chǎn)品構(gòu)成知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)，則由該廠家對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)法律責(zé)任。具體到本案，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上印制的商標(biāo)權(quán)利人為被告，產(chǎn)品合格證上標(biāo)注的也僅僅是被告的相關(guān)信息，無論是從一般消費(fèi)者還是從產(chǎn)品質(zhì)量管理的角度來說，都應(yīng)認(rèn)定被告就是法律意義上的生產(chǎn)商。

2.委托加工關(guān)系體現(xiàn)了委托方的生產(chǎn)意思。被告在庭審中辯稱，專利法意義上的制造者應(yīng)當(dāng)對(duì)被控侵權(quán)產(chǎn)品已具備專利技術(shù)方案這一客觀事實(shí)，具有主觀上的意愿或客觀上的行為。而本案中雖然被訴產(chǎn)品對(duì)外所公示的信息均指向被告，但在被告能夠提供充分的證據(jù)，證明其只是委托他人進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，產(chǎn)品的外觀并非由其設(shè)計(jì)的情況下，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為被告的行為并不構(gòu)成實(shí)施涉案外觀設(shè)計(jì)專利的行為。筆者認(rèn)為，被告的理由實(shí)際上混淆了物理意義上的生產(chǎn)行為與法律意義上的生產(chǎn)行為的區(qū)別。隨著社會(huì)分工精細(xì)化的需求和發(fā)展，委托加工、定牌加工相當(dāng)普遍，這種生產(chǎn)模式下，委托方雖然沒有直接進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，但仍然在主觀上體現(xiàn)了生產(chǎn)的意思表示，只不過直接的生產(chǎn)行為是由加工方在接受委托方的指示后所實(shí)施。特別是本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上印制了被告的商標(biāo)，產(chǎn)品合格證上也載明了被告的企業(yè)信息，這也可以進(jìn)一步佐證被告具有對(duì)外顯示其就是該產(chǎn)品的生產(chǎn)者的意思表示。另外，根據(jù)二審查明，雖然被訴產(chǎn)品的外觀是由加工方設(shè)計(jì)提供，但對(duì)于最終選用何種產(chǎn)品外觀進(jìn)行生產(chǎn)，則仍然是由被告在加工方提供的多種方案的基礎(chǔ)上選擇確定的。這進(jìn)一步證明了被告雖然沒有直接參與物理生產(chǎn)，但以其主導(dǎo)性間接參與了生產(chǎn)過程。

3.內(nèi)部約定不能成為免責(zé)的抗辯理由。本案中被訴產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)方案或技術(shù)要求雖然來源于加工方，但這屬于被告與受其委托進(jìn)行貼牌加工生產(chǎn)的加工方之間的內(nèi)部的合同約定，只對(duì)貼牌委托方、加工方內(nèi)部分擔(dān)責(zé)任時(shí)具備法律意義，不能據(jù)此成為被告主張其并非生產(chǎn)商的抗辯理由，作為委托方的被告不能以其未直接制造專利產(chǎn)品而主張自己不是制造者。如果按照被告的觀點(diǎn)，委托方只要能夠證明被訴產(chǎn)品并非由其生產(chǎn)，其與加工方之間存在特別約定就可以免責(zé)，則可能造成委托方疏于盡到合理的審查義務(wù)，不當(dāng)減免其知識(shí)產(chǎn)權(quán)防范風(fēng)險(xiǎn)。

另外，如果委托方不承擔(dān)直接侵權(quán)責(zé)任，權(quán)利人還需另行提起對(duì)加工方的訴訟，這在客觀上增加了權(quán)利人的訟累，不利于權(quán)利人正當(dāng)維權(quán)。綜上分析，二審認(rèn)為本案中被告并非被訴侵權(quán)產(chǎn)品的銷售者而是生產(chǎn)者并無不當(dāng)。

本案案號(hào)：（2018）閩01民初414號(hào)，（2018）閩民終1369號(hào)

案例編寫人：福建省高級(jí)人民法院蔡偉張丹萍

來源：人民法院報(bào)
作者：蔡偉張丹萍福建省高級(jí)人民法院
編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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專利侵權(quán)訴訟中“產(chǎn)品委托加工方”的責(zé)任

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