使用專利包裝袋銷售自制食品屬于侵權(quán)行為

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作者：茍紅東[1]  寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局副局長
原標題：使用專利包裝袋銷售自制食品屬于侵權(quán)行為

我國專利法第十一條第二款規(guī)定：外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品。

與本條第一款對發(fā)明和實用新型專利禁止的侵權(quán)行為比較，未經(jīng)許可使用外觀設(shè)計不屬于侵權(quán)行為。一般來說，外觀設(shè)計侵權(quán)的非制造行為主要表現(xiàn)形式是與銷售分不開的，但在實際辦案中，如何界定使用和銷售行為是一個難點，本文通過筆者所在單位所處理的一個侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)案件給與解讀。

案情簡介：

請求人孫某就其“ 包裝袋（上海特味雞柳）”專利（專利號：201630131900.X）與被請求人張某的專利侵權(quán)糾紛向本局提出處理請求。本局于 2018 年4月2日受理（案號：寶市知處[2018]24號）后，依照《專利行政執(zhí)法辦法》第十三條組成合議組，進行了調(diào)查和公開審理。

知識產(chǎn)權(quán)局查明如下事實：

1.請求人專利合法有效，應(yīng)當受到我國專利法和有關(guān)法規(guī)的保護。

2.被請求人在炸雞柳中使用的包裝袋與請求人專利圖案相近似，落入了請求人專利保護范圍。本局將被控侵權(quán)包裝袋與涉案專利相比較，兩者均為包裝袋，屬于同類產(chǎn)品。二者不同點僅在于：一是被控侵權(quán)包裝袋主視圖中缺少涉案專利中商標圖案；二是被控侵權(quán)包裝袋主視圖與涉案專利中“風(fēng)味獨特，酥香爽口”文字的字體和位置不同；三是被控侵權(quán)包裝袋主視圖增加了“香飄四海，回味無窮”的文字描述，沒有涉案專利中關(guān)于加盟信息的文字部分；四是被控侵權(quán)包裝袋后視圖和涉案專利產(chǎn)品后視圖部分文字不同。從整體視覺效果來看，被控侵權(quán)包裝袋和涉案專利整體圖案、色彩及其圖案與色彩的結(jié)合是相近似的，這些不同點為局部細微差異，并不構(gòu)成實質(zhì)性差異。

知識產(chǎn)權(quán)局認為：請求人作為專利權(quán)人享有提起專利侵權(quán)糾紛處理的請求權(quán)；被請求人未經(jīng)專利權(quán)人許可銷售專利產(chǎn)品的事實確實存在，且銷售的外包裝袋落入涉案專利保護范圍內(nèi)，侵犯了請求人的專利權(quán)。并作出處理決定如下：被請求人張某銷售的涉案包裝袋產(chǎn)品構(gòu)成涉案專利的侵權(quán)，應(yīng)當立即停止侵權(quán)行為，即自本處理決定生效之日起，被請求人張某不得銷售涉案專利包裝袋。

在案件處理過程中，被請求人辯稱：該雞柳包裝袋是在其不知情的情況下從網(wǎng)上購買并使用，售賣雞柳時并沒有收取包裝袋價格，是免費送給食客的，自己也沒有制造或單獨銷售外觀設(shè)計產(chǎn)品，不構(gòu)成侵權(quán)。

對于此辯解，辦案人員中也有認同的看法，認為被請求人屬于使用外觀設(shè)計產(chǎn)品，并不違反專利法規(guī)定，不應(yīng)該認定侵權(quán)。

但是，該外觀設(shè)計專利包裝是一種食品包裝袋，被請求人使用方式是作為其所售賣的炸雞柳的包裝連同外購包裝袋賣給食客，也就是包裝袋和食品不可分離，無論價格中是否包含包裝袋的價格，包裝袋作為食品的一個附加商品都由被請求人銷售，也由食客所購買，包裝袋的所有權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)移，因此，被請求人所謂使用行為其實是一種實質(zhì)上的銷售行為，構(gòu)成侵權(quán)。

那么，如何區(qū)分外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的銷售或使用行為呢？個人認為應(yīng)該以外觀設(shè)計產(chǎn)品所有權(quán)是否發(fā)生轉(zhuǎn)移為界限。比如，在本案中，如果包裝袋是收回的，那就應(yīng)該是使用行為?；蛘呷绻庥^設(shè)計保護的是炸雞柳的操作臺或裝原料的容器，而被請求人購買作為營業(yè)使用，則不應(yīng)當構(gòu)成侵權(quán)。

在執(zhí)法實踐中，銷售或使用外觀設(shè)計專利的界限并不十分清楚，需要辦案人員結(jié)合案情，以外觀設(shè)計產(chǎn)品所有權(quán)在使用過程中是否發(fā)生轉(zhuǎn)移來具體分析。

注釋：

[1]作者簡介：茍紅東，現(xiàn)任寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局副局長(主持工作)。高級工程師技術(shù)職稱。1988年畢業(yè)于西北大學(xué)化學(xué)系，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位，1993年考取全國專利代理人資格后從事專利代理工作十多年，在專利事務(wù)所從事專利文獻檢索分析、專利申請文件撰寫、專利無效糾紛代理、專利訴訟代理，參加工作后在西北政法大學(xué)法律專業(yè)學(xué)習(xí)，獲得法律專業(yè)文憑。自2008年開始為陜西省知識產(chǎn)權(quán)講師團三期連續(xù)聘任講師和中國知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)中心注冊講師；中國西北專利侵權(quán)糾紛判定中心專家組聘任專家。

自畢業(yè)后進入知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)近30年來，一直在知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)第一線從事專利代理和專利管理工作，代理過上千項專利申請業(yè)務(wù)，參與了寶雞市絕大部分專利無效糾紛和專利侵權(quán)糾紛的處理。代理機構(gòu)改制后進入知識產(chǎn)權(quán)局負責(zé)專利行政執(zhí)法，主導(dǎo)了寶雞市幾百件專利侵權(quán)糾紛的處理，特別是近幾年受陜西省知識產(chǎn)權(quán)局指派在指導(dǎo)全省專利行政執(zhí)法和執(zhí)法人才培養(yǎng)方面取得了很大成績。2015年主導(dǎo)處理的西峽龍成專利侵權(quán)糾紛案件入選西安市十大知識產(chǎn)權(quán)案件和全國知識產(chǎn)權(quán)十大案件。2013年獨立完成了陜西省知識產(chǎn)權(quán)研究課題《專利行政執(zhí)法新模式研究》并通過驗收，2017年承擔陜西省知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究課題《專利保險構(gòu)建全方位專利保護體系研究》。撰寫過多篇知識產(chǎn)權(quán)理論文章，既具有深厚的理論功底，又具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：茍紅東[1]  寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局副局長
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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