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作者：Hexly

原標(biāo)題：從權(quán)利要求間不同表述探討等同原則的限制

“在專利侵權(quán)判定中，等同原則是對專利權(quán)利要求字面保護(hù)范圍的擴(kuò)張，是對專利權(quán)字面侵權(quán)的適當(dāng)補(bǔ)充，等同原則的適用為專利權(quán)人提供了切實有效的法律保護(hù)，鼓勵了技術(shù)創(chuàng)新；另一方面，專利制度本身又要確保專利權(quán)的保護(hù)范圍具有足夠的法律確定性和可預(yù)見性，不因濫用等同原則致使專利權(quán)保護(hù)范圍缺乏確定性而損害社會公眾的利益[i]”

為防止等同原則的濫用，侵權(quán)判定中還包括了捐獻(xiàn)原則、禁止反悔原則等限制。本文對（2019）最高法民申8號一案的法律適用提出了疑問，希望讀者可以對等同原則與捐獻(xiàn)原則的邊界作出評論。

一據(jù)以研究的案例

（2019）最高法民申8號是關(guān)于200910214163.9“彩色熱升華墨水組”發(fā)明專利的侵權(quán)糾紛，其中權(quán)利要求1：

“彩色熱升華墨水組，至少包含一種青色墨水、一種洋紅色墨水和一種黃色墨水，其中每種墨水均含有升華染料、分散劑、有機(jī)溶劑和水；其特征在于：

所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素；

所述彩色熱升華墨水組中任一種彩色墨水的染料顆粒的沉積率P均滿足：0 ≤P≤4.5％。”

雙方爭議焦點重點圍繞“木質(zhì)素”這一技術(shù)特征進(jìn)行。被訴侵權(quán)產(chǎn)品采用的是木質(zhì)素磺酸鈉，再審申請人認(rèn)為未落入專利權(quán)保護(hù)范圍。

最高人民法院認(rèn)為：

“……二審判決認(rèn)定木質(zhì)素磺酸鈉屬于帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素，與說明書的上述記載不符。但是，即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的木質(zhì)素磺酸鈉不屬于帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素，但根據(jù)涉案專利說明書和權(quán)利要求書的內(nèi)容可以確定，“木質(zhì)素磺酸鹽”和“帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素”分別構(gòu)成涉案專利的兩個技術(shù)方案，并且“木質(zhì)素磺酸鹽”可以代替“親水基團(tuán)的木質(zhì)素”，二者在涉案專利技術(shù)方案中的功能、作用沒有實質(zhì)性差異。因此，即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的“木質(zhì)素磺酸鈉”與權(quán)利要求1中的“帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素”并不相同，但是作為“木質(zhì)素磺酸鹽”的一種，其仍然屬于與“帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素”等同的技術(shù)特征。再審申請人有關(guān)被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍的主張不能成立?！?/span>

由此可見，最高人民法院在認(rèn)為“木質(zhì)素磺酸鈉”與技術(shù)特征“木質(zhì)素”不構(gòu)成字面侵權(quán)的同時，認(rèn)定二者屬于等同的技術(shù)特征，由此駁回了再審申請。

二專利授權(quán)公告和無效決定的相關(guān)記載

說明書第【0025】段中記載：

“分散劑可以選帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素或是木質(zhì)素磺酸鹽……可以舉出的木質(zhì)素磺酸鹽包括木質(zhì)素磺酸鈉等”

權(quán)利要求9為：

“根據(jù)權(quán)利要求 8 所述彩色熱升華墨水組，其特征在于：

所述彩色墨水中的分散劑選自木質(zhì)素磺酸鹽?！?/span>

權(quán)利要求8為：

“根據(jù)權(quán)利要求1至7中任一項所述的彩色熱升華墨水組，其特征在于：

所述彩色熱升華墨水組中，任意兩種墨水的升華染料顆粒沉積率之差ΔP滿足：0 ≤ ΔP ≤ 2.5％?！?/span>

35820號無效宣告請求審查決定中，專利復(fù)審委員會認(rèn)為：

“……權(quán)利要求9中‘分散劑選自木質(zhì)素磺酸鹽’并非是對權(quán)利要求1中“分散劑選自帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素”中的進(jìn)一步限定，兩者是并列選擇的關(guān)系，即用權(quán)利要求9中的“木質(zhì)素磺酸鹽”代替權(quán)利要求1中‘親水基團(tuán)的木質(zhì)素’……”

三捐獻(xiàn)原則

捐獻(xiàn)原則的規(guī)定見于《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條：

“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持?！?/span>

由此可以推出兩個構(gòu)成要件：

a.說明書或者附圖中描述了某一技術(shù)方案；

b.該技術(shù)方案在權(quán)利要求中未記載。

捐獻(xiàn)原則視為對等同原則適用的限制之一（另外還包括禁止反悔原則[ii]、還可能有不被接受的可預(yù)見限制[iii]），當(dāng)符合捐獻(xiàn)原則規(guī)范的情況出現(xiàn)時，直接排除了等同原則的適用。

本案中，說明書【0025】段明確指出了，分散劑可以選帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素或是木質(zhì)素磺酸鹽，也就是說分散劑包括親水集團(tuán)的木質(zhì)素、木質(zhì)素磺酸鹽兩種技術(shù)方案，前文中也提到最高人民法院確認(rèn)了這一點。因此，條件a是符合的。

權(quán)利要求書中，技術(shù)特征的描述是：“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素”，由此可見，另一種技術(shù)方案——木質(zhì)素磺酸鹽這一技術(shù)方案，并未直接記載于權(quán)利要求1。

此時，應(yīng)可以下結(jié)論，對于木質(zhì)素磺酸鹽符合捐獻(xiàn)原則。但為了檢驗結(jié)論的正確性，筆者從含義的可預(yù)見性角度進(jìn)行分析。

筆者不知道可預(yù)見性限制最終是否為最高人民法院所承認(rèn)，但從權(quán)利要求和說明書記載所使用的文字來看，也可以確定權(quán)利要求1對應(yīng)技術(shù)特征是符合可預(yù)見性限制，從而拒絕適用等同原則。說明書中已經(jīng)提及了“木質(zhì)素”和“木質(zhì)素磺酸鹽”兩個技術(shù)方案了，撰寫權(quán)利要求書的時候，顯然預(yù)見到“木質(zhì)素”和“木質(zhì)素磺酸鹽”兩種情況，權(quán)利要求1中：

“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素”

改為：

“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團(tuán)的木質(zhì)素或木質(zhì)磺酸鹽”

是舉手之勞的事而已，參考北京高級人民法院的《專利侵權(quán)判定指南》（2017）可以得到結(jié)論。鑒于可預(yù)見性限制筆者曾經(jīng)作文，在此不再詳細(xì)談?wù)?。本案也更接近于筆者在另一文章中提及可預(yù)見性限制故事中的美國案例，而該美國案例最后也是以捐獻(xiàn)原則判決。

四上下文不同表述的技術(shù)特征

對于不同術(shù)語表述的技術(shù)特征，北京高級人民法院發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南》也表達(dá)了其意見，2017版的29規(guī)定：

“ 在一份專利文件中，通常情況下相同的術(shù)語應(yīng)當(dāng)解釋為具有相同的含義。不同的術(shù)語推定具有不同的含義，除非根據(jù)說明書的記載或本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的慣常理解可以確定不同的術(shù)語具有相同含義的除外?！?/span>

那么，出現(xiàn)在權(quán)利要求9中的“木質(zhì)素磺酸鹽”與權(quán)利要求1中的“木質(zhì)素”，就應(yīng)該被理解為不同的含義。雖然不同含義也可以是上下位的關(guān)系，但由于說明書中出現(xiàn)了分散劑包括親水集團(tuán)的木質(zhì)素、木質(zhì)素磺酸鹽兩種技術(shù)方案，因此，此處應(yīng)被理解為不同范圍的技術(shù)特征，無法被相互涵蓋。

上述結(jié)論與無效宣告請求決定中認(rèn)定的結(jié)論相同。無效宣告請求決定中認(rèn)為權(quán)利要求9的“木質(zhì)素磺酸鹽”代替了權(quán)利要求1中的“木質(zhì)素”。如果是“木質(zhì)素磺酸鹽”能夠與“木質(zhì)素”等同，那么權(quán)利要求1實質(zhì)上包括了“木質(zhì)素磺酸鹽”這一技術(shù)方案，權(quán)利要求9就是對權(quán)利要求1的進(jìn)一步限定，而非某一技術(shù)特征代替了另一技術(shù)特征。進(jìn)一步限定意味著權(quán)利要求9是個從屬權(quán)利要求，代替意味著權(quán)利要求9實質(zhì)上是個披著從屬權(quán)利要求外衣的獨立權(quán)利要求，無效宣告請求決定的認(rèn)定意味著否定了“木質(zhì)素磺酸鹽”屬于權(quán)利要求1保護(hù)范圍的可能性。

五適用的結(jié)果

筆者上文中對權(quán)利要求1等同原則的適用作出了質(zhì)疑，但由于判決書中記載了鑒定結(jié)論：

“對送檢的三組18瓶墨水隨機(jī)選取兩組12瓶墨水進(jìn)行墨水染料顆粒沉積率檢測，墨水染料顆粒沉積率（P）數(shù)值最大為0.75%，最小為0.17%?！?/span>

也就是說，被訴侵權(quán)產(chǎn)品是落入權(quán)利要求9的保護(hù)范圍的（1+8+9）。盡管結(jié)論準(zhǔn)確，但適用權(quán)利要求9而不是權(quán)利要求1，更為準(zhǔn)確并具備說服力。

[i]參見最高人民法院（2015）民申字第740號

[ii]參見《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條

[iii]參見本文作者《被最高院否定了嗎？等同侵權(quán)的可預(yù)見性限制》一文（http://www.globalwellnesspartner.com/article_20282.html）以及（2019）粵73民初2176號（廣州知識產(chǎn)權(quán)法院的這一判決適用了可預(yù)見性限制）

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作者：Hexly

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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從專利權(quán)利要求間不同表述，探討“等同原則”的限制

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