中歐在專利審查過程中的溝通程序比較

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作者：曲寶壯 集佳知識產(chǎn)權

原標題：中歐在專利審查過程中的溝通程序比較

近年來，中國經(jīng)濟強勁增長，支撐了中國科技創(chuàng)新的步伐和質(zhì)量。而科技創(chuàng)新在中國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展中也承擔著越來越重要的使命，“抓創(chuàng)新就是抓發(fā)展，謀創(chuàng)新就是謀未來”。世界知識產(chǎn)權組織發(fā)布的《2018年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》顯示，得益于知識產(chǎn)權創(chuàng)造領域的優(yōu)異表現(xiàn)，中國創(chuàng)新指數(shù)較上年上升5位，位列第17，首次進入前20名。中國企業(yè)在國外的專利申請量也在大幅增加。歐洲專利局(EPO)最近公布的報告顯示，中國提交的專利申請在過去十年實現(xiàn)大幅增長， 2018年專利申請?zhí)峤粩?shù)量最高的企業(yè)為總部位于慕尼黑的德國企業(yè)西門子，而緊隨其后排在第二名的是華為，向歐洲專利局提交了2485份專利申請。去年中國企業(yè)在歐洲共提交了9401份專利申請，在所有國家和地區(qū)中排名第五。這反映了中國在研發(fā)方面所做的努力，也是中國努力實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動經(jīng)濟的體現(xiàn)。

專利申請涉及實體和程序兩個方面，實體方面主要包括新穎性、創(chuàng)造性、實用性等。隨著在歐洲專利申請的增多，申請人對專利申請的實體問題一般比較熟悉，而對程序問題關注的還不是很多。其實，對歐洲專利申請的程序方面有充分的了解，可以幫助高效低成本地獲得專利。下文對專利申請實質(zhì)審查過程中我國和歐洲的一些輔助溝通手段進行比較，以便我國申請人合理安排歐洲專利申請。

無論我國還是歐洲，在專利實質(zhì)審查過程中審查員與申請人之間的溝通都是以書面審查為主。例如，我國的審查指南規(guī)定“審查員對申請進行實質(zhì)審查后，通常以審查意見通知書的形式，將審查的意見和傾向性結論通知申請人”。但同時為了提高效率，我國以及歐洲都規(guī)定了一些審查員與申請人之間進行溝通的輔助手段。這些輔助的手段主要包括電話討論、會晤、口頭審理等。

 電話討論

電話討論可以說是一種非常便捷的溝通手段，也是非常常用的溝通手段。無論審查員和申請人都可以發(fā)起電話討論，但是電話討論通常適用于解決次要的且不會引起誤解的形式方面的缺陷所涉及的問題。

例如，歐洲專利局給出的適合申請人發(fā)起電話討論的主要情形包括：詢問程序問題，審查意見通知書中存在錯誤導致申請人無法進行有效答辯，申請人提交的答復中存在會影響審查員的繼續(xù)審查的錯誤。歐洲專利局給出的適合審查員發(fā)起電話討論的主要情形包括：申請人好像誤解了審查員的意見，申請基本可以授權但是存在一些小的問題等。

關于電話討論中雙方達成的一致意見的效力，我國和歐洲規(guī)定基本相同，即在電話討論中，雙方就如何修改申請達成了一致的意見，申請人必須重新提交正式的修改文件，審查員應當根據(jù)該書面修改文件作出審查結論。

 會晤

在我國，無論申請人還是審查員都可以發(fā)起會晤。例如，審查指南規(guī)定：審查員可以約請申請人會晤，以加快審查程序；申請人亦可以要求會晤，此時，審查員只要認為通過會晤能達到有益的目的，就應當同意申請人提出的會晤要求。

但是會晤不是隨時都可以舉行的，在我國舉行會晤需要滿足如下兩個條件：

（１）審查員已發(fā)出第一次審查意見通知書；并且

（２）申請人在答復審查意見通知書的同時或者之后提出了會晤要求，或者審查員根據(jù)案情的需要向申請人發(fā)出了約請。例如，申請人根據(jù)審查員的意見，對申請作了修改，消除了可能導致被駁回的缺陷，使修改后的申請有可能被授予專利權的，如果申請仍存在某些缺陷，審查員可以通過與申請人會晤的方式來加速審查。

在歐洲，審查員和申請人之間的輔助溝通優(yōu)選通過電話或口頭審理舉行，如果申請人認為會晤更合適的話，通常需要提供說明。歐洲專利局給的適合會晤的一種情形是，申請人想通過會晤借助幻燈片或者演示闡明一些通過書面答復很難說清的技術細節(jié)，且申請人需要有代理人陪同。而對于一些有駁回傾向的申請，審查員通常會拒絕會晤，而建設申請人舉行口頭審理。

關于會晤的參加人員，我國和歐洲的規(guī)定基本相同，會晤由負責審查該申請的審查員主持，必要時，可以邀請有經(jīng)驗的其他審查員協(xié)助。

關于會晤中雙方達成的一致意見的效力，我國和歐洲規(guī)定基本相同，即在會晤中，雙方就如何修改申請達成了一致的意見，申請人必須重新提交正式的修改文件，審查員應當根據(jù)該書面修改文件作出審查結論。

 口頭審理

關于口頭審理我國的審查指南規(guī)定：“在無效宣告程序中，有關當事人可以向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出進行口頭審理的請求，并且說明理由”；“對于尚未進行口頭審理的無效宣告案件，專利復審委員會在審查決定作出前收到當事人依據(jù)上述理由以書面方式提出口頭審理請求的，合議組應當同意進行口頭審理”；“在復審程序中，復審請求人可以向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出進行口頭審理的請求，并且說明理由”；“復審請求人提出口頭審理請求的，合議組根據(jù)案件的具體情況決定是否進行口頭審理。”

也就是說，在我國只有在無效宣告和復審程序中可以進行口頭審理。

與我國不同，在歐洲口頭審理是實質(zhì)審查過程中的一個重要的溝通手段。其實，歐洲對口頭審理的適用條件非常寬松，在審查員做出審查決定之前的任何時候，申請人都可以請求口頭審理，審查員通常都會接受的。在實務中，申請人通常會在答復歐洲檢索報告或者答復審查意見通知書中，請求審查員在做出駁回決定之前進行口頭審理。

在收到申請人的口頭審理的請求之后，審查員會在什么時候發(fā)出口頭審理通知書呢？ 根據(jù)歐洲專利局的審查指南，在實質(zhì)審查的時候，如果審查員認為相應申請不能直接獲得授權，在發(fā)出口審通知書之前，需要發(fā)出過至少一次審查意見通知書。例如，如果申請人在答復歐洲檢索報告時，請求口頭審理，按照該規(guī)定，審查員不可以直接發(fā)口頭審理通知書，而是需要先發(fā)至少一次審查意見通知書，然后才可以發(fā)出口審通知書。

除了申請人可以發(fā)起口頭審理外，審查員如果認為申請中存在一些問題，這些問題通過口頭審理可以更有效的溝通的話，審查員也可以發(fā)起口頭審理。

參加口頭審理，對我國申請人來說通常意味著較高的費用，許多申請人肯定還是希望在舉行口頭審理之前能嘗試通過書面答復來克服審查員指出的問題。歐洲在這方面的規(guī)定還是很友好的，申請人可以在口審通知書中指定的書面提交日之前提交書面答復，審查員根據(jù)書面答復，可以選擇直接授權，取消口頭審理而恢復書面審查，或者繼續(xù)口審程序。如果審查員決定繼續(xù)口審程序，即使申請人沒有出席，口審程序也會按期舉行。

口頭審理通常由三人組成的合議組負責，其中包括組長一人、主審員一人、參審員一人。其中主審員即之前負責檢索和審查該申請的審查員。

到歐洲專利局所在地參加口頭審理，申請人需要大量的費用。隨著通信技術的發(fā)展，為了節(jié)省申請人的費用，歐洲專利局近年推出了以視頻會議的形式舉行口頭審理。申請人在請求口頭審理的同時可以要求以視頻會議的形式舉行口頭審理。審查員通常會同意視頻會議，但是如果存在下述情形審查員也會拒絕視頻會議：專利申請的主題不適合視頻會議，案子非常復雜，需要用到樣品或模型，或者視頻會議室安排不開。

上文對專利申請實質(zhì)審查過程中我國和歐洲的一些輔助溝通手段進行比較。由上述比較可知，電話討論在我國和歐洲都是常用的便捷的溝通手段，會晤則是相對較少采用的溝通手段，尤其是在歐洲，通常不鼓勵采取會晤的形式與審查員進行溝通。在我國口頭審理不適用實質(zhì)審查過程，而在歐洲口頭審理是實質(zhì)審查過程中常用的溝通手段。

了解歐洲與我國在溝通中的這些不同之處，不但可以避免提出歐洲專利局眼中的一些不友好要求， 還能夠找到適合自己案情的合理溝通方式， 同時給歐洲專利局留下友好的印象，從而低成本高效率地使專利申請獲得授權。

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作者：曲寶壯 集佳知識產(chǎn)權

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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