專利分割審查可行性的初步探討

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作者：陳宏升黃磊

原標(biāo)題：專利分割審查可行性的初步探討

中國大陸現(xiàn)行專利審查制度中，一項(xiàng)專利申請遞交之后，在行政部門（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局）進(jìn)行審查的過程中，是作為一個(gè)整體對待的。在專利審查過程中，無論是審查員對該專利申請持何種觀點(diǎn)，最終給出的審查結(jié)論只有授權(quán)或者駁回兩種（視為撤回除外），不存在部分駁回或者部分授權(quán)的審查結(jié)論。通過對現(xiàn)有專利審查現(xiàn)狀的梳理，能夠表明審查程序如何更好地體現(xiàn)申請人的真實(shí)意志，是有改進(jìn)空間的。對于改進(jìn)的方向，筆者提出專利分割審查的設(shè)想，這一設(shè)想的提出是受到商標(biāo)的審查制度的啟發(fā)。

一、專利審查現(xiàn)狀

在上述審查框架下，申請文件即使僅僅存在“部分權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性或新穎性（不符合A22.3或A22.2）”或者“部分權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清楚（不符合A26.3）”或者“權(quán)利要求書或者說明書修改超范圍（不符合A33）”等類似情形，在申請人最終沒有克服部分文件所存在問題或者沒有說服審查員的前提下，它的最終結(jié)局也只能是被駁回。

而在專利申請被駁回之后，隨之而來的救濟(jì)程序是“復(fù)審”，該程序同樣是將專利申請文件作為一個(gè)整體考慮，只是多了前置審查程序，審查人員增加了復(fù)審委成立的合議組。

因此，在這一整套審查程序中，不難發(fā)現(xiàn)，對于存在爭議的地方，申請人并不能充分地體現(xiàn)自己真實(shí)的意愿；事實(shí)上，為了降低整個(gè)技術(shù)方案被整體駁回的風(fēng)險(xiǎn)，為了使專利能夠早日授權(quán)，申請人“自愿”對專利申請文檔依照審查員的意愿進(jìn)行修改或調(diào)整。

二、專利分割審查制度的提起緣由及必要性

通過對現(xiàn)有專利審查現(xiàn)狀的梳理，能夠表明審查程序如何更好地體現(xiàn)申請人的真實(shí)意志，是有改進(jìn)空間的。對于改進(jìn)的方向，筆者提出專利分割審查的設(shè)想，這一設(shè)想的提出是受到商標(biāo)的審查制度的啟發(fā)。

商標(biāo)同專利一樣，均屬于知識產(chǎn)權(quán)的一種，雖然二者的具體的權(quán)利內(nèi)容并不相同或者類似，但是二者都是需要向主管行政單位提出申請，通過一定的審查程序才能獲得相應(yīng)的權(quán)利，在審查制度及救濟(jì)程序的設(shè)計(jì)上，二者天然地有許多值得相互借鑒、參考的地方。就商標(biāo)注冊而言，除了全部核準(zhǔn)注冊、全部予以駁回這兩種結(jié)局之外，還可能會有第三種結(jié)果---商標(biāo)注冊申請部分駁回。商標(biāo)申請人在收到《商標(biāo)注冊申請部分駁回通知書》之后，可以有以下三種選擇：

1、提起復(fù)審，但不提分割申請：此時(shí)商標(biāo)不會區(qū)分通過審查的部分和駁回部分，而會作為一個(gè)整體進(jìn)入復(fù)審程序；

2、不提起復(fù)審，也不主動(dòng)提分割申請：此時(shí)待復(fù)審期限屆滿，商標(biāo)局會將不予核準(zhǔn)注冊的部分進(jìn)行刪除，商標(biāo)通過審查的部分會進(jìn)入初步審定公告，走完后續(xù)流程；

3、提起復(fù)審，同時(shí)提分割申請：此時(shí)商標(biāo)通過審查的部分被分割成一個(gè)新的商標(biāo)，生成一個(gè)新的申請?zhí)?，同時(shí)保留原來的申請日，新商標(biāo)會進(jìn)入初步審定公告，走完后續(xù)流程；被部分駁回的商標(biāo)則進(jìn)入復(fù)審程序；

進(jìn)行比較會發(fā)現(xiàn)，對于申請人而言，現(xiàn)行專利審查制度缺少第2、3條選擇；如果專利能夠像商標(biāo)一樣，在部分駁回的情況下能夠給予申請人選擇是否分割的權(quán)利，申請人將能夠結(jié)合自身的情況，能夠更好地對技術(shù)方案進(jìn)行保護(hù)，給予申請人更好保護(hù)的同時(shí)，反過來也能更好地促進(jìn)我國科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步；同時(shí)對于縮短專利審查期限也有積極、正面意義。

三、專利分割審查制度可能會遇到的問題

假設(shè)專利也采用類似于商標(biāo)的分割審查制度，筆者認(rèn)為可能會存在以下問題需要考慮：

1、法條依據(jù)

對于商標(biāo)分割，是有明確的法條依據(jù)的。《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例》(2014修訂)第三章第二十二條規(guī)定：“需要分割的，申請人應(yīng)當(dāng)自收到商標(biāo)局《商標(biāo)注冊申請部分駁回通知書》之日起15日內(nèi)，向商標(biāo)局提出分割申請。商標(biāo)局收到分割申請后，應(yīng)當(dāng)將原申請分割為兩件，對分割出來的初步審定申請生成新的申請?zhí)枺⒂枰怨??！?/p>

而專利分割則沒有明確的、直接的法條依據(jù)，稍微有一點(diǎn)關(guān)系的是專利的分案審查制度，在一項(xiàng)專利申請的權(quán)利要求之間不滿足單一性時(shí)，審查員可以要求申請人將一件專利申請分成兩件以上的專利申請，并分別進(jìn)行審查，所依據(jù)的法條為：《專利法》第三十一條：“一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型，可以作為一件申請?zhí)岢?。一件外觀設(shè)計(jì)專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)。同一產(chǎn)品兩項(xiàng)以上的相似外觀設(shè)計(jì)，或者用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項(xiàng)以上外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請?zhí)岢觥！?，以及《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則(2010修訂)》第四十二條第一款：“一件專利申請包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請人可以在本細(xì)則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請?！?/p>

由上述相關(guān)法條的表述可以看出，專利分案雖然不能等同于嚴(yán)格意義上的專利分割，但可以視為廣義“專利分割”的一種，畢竟是將一件專利“一分為二”甚至“分割”成更多個(gè)，這能夠證明“專利分割”本身是可行的，只是專利分案所對應(yīng)的分割的觸發(fā)條件是不滿足單一性條件。因此，只要將專利分割的觸發(fā)條件不局限于“不滿足單一性”這一種情形，則嚴(yán)格意義上的專利分割，則有實(shí)現(xiàn)的可能。

回頭看，商標(biāo)分審制度也并非一開始就有的，同屬大陸法系的日本，其《商標(biāo)法》在1996修訂之前，明確規(guī)定商標(biāo)權(quán)未轉(zhuǎn)移的情況下，是不允許商標(biāo)權(quán)分割的，后面為了與《商標(biāo)法條約》保持一致，才于1996年對《商標(biāo)法》進(jìn)行修訂是廢除了相關(guān)規(guī)定，其第十條規(guī)定：“限于商標(biāo)注冊申請屬于審查、審判或復(fù)審的場合，或?qū)儆趯ι虡?biāo)注冊審查被駁回的審決提出訴訟的場合，在將兩個(gè)以上的商品或服務(wù)作為指定商品或指定服務(wù)時(shí)，商標(biāo)注冊申請人可將該商標(biāo)注冊申請的一部分分成一個(gè)或兩個(gè)以上新的商標(biāo)注冊申請。”，其第二十四條第一款規(guī)定：“當(dāng)指定商品或指定服務(wù)是兩個(gè)以上時(shí)，可以按每個(gè)指定商品或指定服務(wù)進(jìn)行商標(biāo)權(quán)的分割?！薄?/p>

對于中國，修訂之后的新《商標(biāo)法》于2014年5月1日正式實(shí)施，新《商標(biāo)法》增加了商標(biāo)注冊分割申請的制度，作為一標(biāo)多類的配套制度。

因此，專利分割審查實(shí)施的法條依據(jù)是可以通過立法實(shí)現(xiàn)的，那么接下來需要考慮的是：專利分割制度與其他法條是否存在沖突，以及其他法條對專利分割制度產(chǎn)生何種影響。

2、與其他法條是否存在沖突及影響

那么假如經(jīng)過修改《專利法》、《專利法實(shí)施細(xì)則》明確了專利分割制度，那么是否存在專利分割制度與其他的專利審查規(guī)定相沖突的可能呢？

下面筆者對可能涉及的法條一一進(jìn)行討論：

（1）《專利法》第三十一條所體現(xiàn)的內(nèi)容是“在滿足單一性的前提下，兩件以上的技術(shù)方案可以作為一件專利申請?zhí)岢觥保⒁獯颂幍挠谜Z是“可以”，而非“必須”；因此，滿足單一性的兩件技術(shù)方案，可以選擇作為一件專利申請，也可以作為兩件專利分別申請。如果實(shí)施了專利分割制度，那么在實(shí)施專利分割的過程中，《專利法》第三十一條不會構(gòu)成障礙。

該法條對專利分割制度的影響在于專利分割的條數(shù)多少，這一點(diǎn)是與商標(biāo)分割存在較大區(qū)別的。比如：遞交專利申請時(shí)，權(quán)利要求1為獨(dú)立權(quán)利要求，權(quán)利要求2～4為直接或間接引用權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，申請人認(rèn)為權(quán)利要求1～4具有相同的特定技術(shù)特征x；但審查意見認(rèn)為權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性，相同的技術(shù)特征x屬于常規(guī)技術(shù)手段，并不屬于專利法意義上的“具有相同的特定技術(shù)特征”，同時(shí)認(rèn)為權(quán)利要求2～4則具備創(chuàng)造性，此時(shí)分案則要考慮權(quán)利要求2～4之間的單一性問題了：

如果權(quán)利要求2～4之間均不具備單一性，則總共要分割成4個(gè)；

如果權(quán)利要求2、3之間具備單一性（比如2引1，3引2），權(quán)利要求2與4之間不具備單一性，則總共要分割成3個(gè)；

其他情況以此類推。

在上述討論的基礎(chǔ)上，此時(shí)需要考慮的另一個(gè)問題是：在“權(quán)利要求2、3之間具備單一性（比如2引1，3引2），權(quán)利要求2與4之間不具備單一性”的情況下，申請人仍想將將母案分割成4個(gè)，是否可行？此種情況母案應(yīng)當(dāng)最少分割成3個(gè)，同時(shí)筆者認(rèn)為分割成4個(gè)的情形為非必須的操作，也與專利分割制度的設(shè)立本意相關(guān)性不大，對此情形應(yīng)當(dāng)做適當(dāng)限制，在實(shí)際操作中如何取舍，還應(yīng)當(dāng)再做更為細(xì)致的研究。

（2）《專利法》第九條“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”。此時(shí)要分情形討論，同樣或多或少會影響到專利分割制度的具體設(shè)計(jì)。

A、審查意見認(rèn)為權(quán)利要求1無創(chuàng)造性，從屬權(quán)利要求2～4有創(chuàng)造性，此時(shí)專利分割考慮A31即可；

B、審查意見認(rèn)為權(quán)利要求1有創(chuàng)造性，從屬權(quán)利要求2、3也具有創(chuàng)造性，但從屬權(quán)利要求4的保護(hù)范圍不清楚，不符合A26.4的規(guī)定，同時(shí)從屬權(quán)利要求4所增加的技術(shù)特征y屬于常規(guī)技術(shù)手段，此時(shí)從屬權(quán)利要求4的技術(shù)方案與權(quán)利要求1之間存在實(shí)質(zhì)相同的可能，此時(shí)將專利分割為二：一個(gè)為“權(quán)利要求1、2、3”，另一個(gè)為“權(quán)利要求4”；當(dāng)分割后的“權(quán)利要求4”克服了不清楚的問題后，分割后的兩個(gè)專利申請有可能不符合《專利法》第九條的規(guī)定。

3、實(shí)際操作可能需要考慮的問題

（1）專利分割的提出時(shí)機(jī)：現(xiàn)行的專利審查官文及時(shí)間節(jié)點(diǎn)并不適宜作為專利分割的提出時(shí)機(jī)，比如第n次審查意見僅僅指出權(quán)利要求2不符合A26.4，并不意味著這是審查員的最終結(jié)論，很有可能第n+1、n+2次審查意見分別或同時(shí)指出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性、保護(hù)范圍不清楚，權(quán)利要求2不具備創(chuàng)造性等等情況。所以現(xiàn)有的第n次審查意見即使認(rèn)為授權(quán)前景較好，也不能選擇作為專利分割的提出時(shí)機(jī)。

筆者認(rèn)為可以參照商標(biāo)分割的提出時(shí)機(jī)，專利審查官文增加一個(gè)《專利申請部分駁回通知書》，后續(xù)流程也參照商標(biāo)分割，讓申請人自行選擇。

（2）專利分割的觸發(fā)條件：在專利審查過程中，是否與審查意見不一致且排除權(quán)利要求全部無創(chuàng)造性的情況下，就可以申請分割？筆者認(rèn)為答案是否定的，比如出現(xiàn)非權(quán)利要求書（說明書、說明書摘要、說明書附圖）的修改超范圍（不符合A33）時(shí)，此時(shí)就沒辦法進(jìn)行專利分割，對于此種情況，筆者建議通過控制審查員是否發(fā)出《專利申請部分駁回通知書》即可予以甄別和調(diào)整。

（3）費(fèi)用：目前專利分案是需要另外收費(fèi)的，相當(dāng)于又提出了一件新的專利申請，這樣規(guī)定是合理的也是必要的；否則，為了規(guī)避官費(fèi)，申請人有可能會一開始把不符合單一性的技術(shù)方案放在一件專利申請當(dāng)中，這對正常的專利審查秩序會產(chǎn)生負(fù)面影響。

專利分割則不會有這方面的擔(dān)憂，商標(biāo)分割也不產(chǎn)生官費(fèi)，專利分割也可以借鑒商標(biāo)分割，不收或者酌情少收官費(fèi)。

四、結(jié)語

中國商標(biāo)分割制度的從無到有，是商標(biāo)審查制度一大改動(dòng)，同時(shí)商標(biāo)分割制度的進(jìn)一步完善還任重道遠(yuǎn)。比如廣義的商標(biāo)分割包括兩種類型，一是商標(biāo)注冊申請的分割，二是商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后的分割。中國目前的商標(biāo)分割指的是商標(biāo)注冊申請的分割，而沒有商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后的分割，即商標(biāo)分割的類型是不完整的；同時(shí)中國商標(biāo)注冊申請的分割時(shí)機(jī)僅在商標(biāo)注冊申請被部分駁回時(shí)才有可能啟動(dòng)，適用范圍不大，未來有無進(jìn)一步改進(jìn)的空間，這是一個(gè)值得探討的問題。

對于專利審查制度，同樣需要隨著實(shí)際發(fā)展的需要而逐步改進(jìn)，筆者非常希望能看到專利分割審查制度能夠引起更多人關(guān)注并參與進(jìn)來，最終實(shí)現(xiàn)專利分割審查制度在我國率先落地。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳宏升黃磊

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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