揭秘Smart外觀專利無效、侵權背后的故事

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：畢艷紅【1】北匯律師事務所創(chuàng)始合伙人

原標題：揭秘Smart外觀專利無效、侵權背后的故事

戴姆勒Smart兩項外觀設計專利權被全部無效，這背后隱藏著怎樣的故事？你不知道的及你想知道的細節(jié)及花絮，擔綱主導無效及侵權訴訟案件的律師將為您全程揭秘案件始末。

Smart系出名門，有著洋氣的歐洲血統(tǒng)；它的老爸戴姆勒更是鼎鼎大名，乃汽車行業(yè)全球霸主之一。這幾天，知產(chǎn)圈爆出了一個大瓜——Smart兩項外觀設計專利權被宣告全部無效！這一結(jié)果與當年路虎、陸風的專利雙雙被全部無效一樣讓人錯愕。為啥車企會讓歷史重演？說實在的我們也沒想太明白。

鑒于圈內(nèi)外吃瓜群眾對此案的熱議，導演了這場好戲的北匯律所，將為大家分享一下這個案件背后的故事。

一、專利無效背后的故事

1、事出有因：緣起侵權訴訟

真的印證了圈內(nèi)網(wǎng)友的猜測，本次無效起源于戴姆勒起訴國內(nèi)某車企侵犯其外觀設計專利權。

2、證據(jù)挖掘：找準方向、挖地三尺

巧婦難為無米之炊，好食材加廚藝是饕餮盛宴必不可少的。檢索專家是大廚，辦案律師打下手，集體討論檢索方向。什么方向那是要靠檢索實踐摸索的?！瓣P鍵詞+分類號”、“圖片識別”等方式的檢索效果不佳，考慮汽車行業(yè)的特點再加上Smart的原創(chuàng)性，最終將檢索重點放在了smart車型的歷史發(fā)展、前生后世以及相關報道上，從報道上找關鍵信息，并按圖索驥，國內(nèi)外汽車網(wǎng)站、雜志翻個遍，終于成功鎖定關鍵證據(jù)。說來容易，哪有那么容易，不信你反向工程試試。

3、檢索過程中的小插曲：某專利數(shù)據(jù)庫缺失優(yōu)先權信息

這可不是兒戲，它決定了現(xiàn)有設計的起算點。開始我們還真檢到了在優(yōu)先權日與申請日之間的好用證據(jù)，真是皆大歡喜。

初步檢索的證據(jù)

看了國知局官網(wǎng)上下載的這個本專利文本，才知道是空歡喜了一場，不免有點小失落，不過每一次嘗試都向成功邁近了一小步?；叵肫饋磉€是不禁有點后怕，所以真的要時刻提醒自己，嚴謹再嚴謹！

4、證據(jù)收集與固定：多管齊下，互相印證

關鍵證據(jù)起到?jīng)Q定性作用，但有了好食材，你就能做出大餐嗎？證據(jù)運用策略及方案就好比廚藝。選用證據(jù)上，我們考慮了證據(jù)來源權威性、公開性、便于比對性及結(jié)合啟示等問題。在證據(jù)方面做了充足甚至“過頭”的準備。

（1）精心選擇網(wǎng)站?？紤]網(wǎng)站的權威性、影響力、管理及審核機制規(guī)范性、多個設計是否在一篇文章中出現(xiàn)、是否有文章評論等，選擇了騰訊網(wǎng)汽車頻道、易車網(wǎng)作為證據(jù)來源網(wǎng)站。

（2）關鍵證據(jù)兩個網(wǎng)站取證，形成相互印證，同時公證網(wǎng)友評論及評論時間。在后續(xù)的無效、侵權訴訟中，對方律師均質(zhì)疑證據(jù)公開后內(nèi)容可修改，我們從網(wǎng)站權威性、審核機制規(guī)范性、新聞報導時效性、用戶評論發(fā)表時間及兩個網(wǎng)站相互印證等方面，讓專利局采信了證據(jù)及其公開時間。這正如高手下棋，走一步看三步，不經(jīng)一番修煉哪能如此料事如神？

（3）嚴格證據(jù)公證固定流程。嚴格遵守清潔機制，使用公證處電腦，公證前清除瀏覽器歷史記錄；公證書前后頁內(nèi)容部分重疊，留下聯(lián)系點；為便于比對保留汽車原圖并等比例放大汽車圖片；對公證書的裝訂和鋼印檢查把關，以免公證書裝訂松散給對方留下口實，這樣的在先判決也是有的呀。公證程序可以說滴水不漏，如果現(xiàn)在你還不明白這樣做的必要，等看到后面侵權程序?qū)Ψ降墓C書被我們質(zhì)疑就會恍然大悟了。

5、證據(jù)運用：獨具匠心，心思縝密

（1）具有致命威脅的非專利證據(jù)沖鋒陷陣，專利文獻為左右護法的證據(jù)運用格局。

（2）在關鍵性非專利證據(jù)中，基于二門公開視圖較多的特點，以二門作為對比設計1，僅有側(cè)面視圖的四門為對比設計2。在此情況下，用對比設計1評述本專利兩門車的把握較大；對比設計1、2結(jié)合評述本專利四門車的難點就在于，從兩門到四門的啟示何在的問題，后續(xù)口審合議組的關注點也印證了這一預判。對此我們也是進行了深入的論證分析的，沒有成竹于胸，怎能輕舉妄動！神一樣存在的對比設計1、2是這個樣子的：

對比設計2視圖

6、無效請求及補充：水到渠成，一氣呵成

（1）無效請求在侵權訴訟答辯期內(nèi)提出，主要指形式缺陷，目的在于滿足侵權程序中提出中止審理請求的法定條件；

（2）無效理由及證據(jù)補充，這回才是玩真格的，主要包括以下內(nèi)容：

1）論述非專利證據(jù)三性成立，嚴密組織證據(jù)鏈條；

2）雙備份的關鍵性證據(jù)分別用于外觀設計相同、相近似的比對；

3）重點說明結(jié)合啟示的存在；

4）專利證據(jù)用于外觀設計相同、相近似的比對。

7、庭審：正面交鋒，精準領會焦點

2019年12月18日侵權訴訟開庭，12月23日無效口審開庭。由于早有預判，并且由于早了那么幾天，在侵權開庭中對方律師對關鍵證據(jù)的質(zhì)疑早已了然于胸，無效程序中自然可游刃有余的應對；對于對方律師現(xiàn)場補充的意見陳述，基于對給本專利帶來顯著性影響的設計特征的精準把握，對方所爭辯的非顯著性設計特征及局部細微差異也自然能夠應對自如。

通過口審，還精準領會到了合議組所關注的焦點，那就是側(cè)車窗玻璃上立柱間隔的有無是否是現(xiàn)有設計及兩門變四門的結(jié)合啟示。有了這個精準把握，加之對方律師當庭提交意見陳述，那必須得要一定的答復期限，以便庭后準備并提交意見陳述了，這一步的爭取也是頗見功底的。如果你說庭后無需時間提交答辯意見，那么完了，你喪失了再次補正的機會，到底會有多大影響不好說。

8、庭后意見陳述：精準補刀

（1）對于二門變四門，主張用四門車側(cè)面替換二門車側(cè)面是汽車領域中現(xiàn)有設計手法，并提交了在專利優(yōu)先權日之前的專利文獻供合議組參考：

（2）對側(cè)面車窗后部有無立柱劃分，提交了在優(yōu)先權日之前存在大量的現(xiàn)有設計供合議組參考，由于有大量專利文獻可以證明這一設計是現(xiàn)有設計，并屬于局部細微差異，就不貼圖了。

9、無效庭審小花絮：專利局喬遷朱辛莊后開庭第一案

名門之后Smart當然與眾不同，本案是專利局喬遷新址后口審的第一案，口審庭甚至還沒有完全裝修好，我們便有幸去開了第一庭，口審也恰巧被安排在了第一口審庭，煥然一新的一庭還是很氣派的。

二、侵權訴訟背后的故事

1、釜底抽薪：提無效請求

應對侵權訴訟最有效的手段是無效掉專利權，被無效的專利權法言法語叫做“視為自始不存在”。權利從沒存在過，還哪來的專利侵權。所以，專利無效基本是侵權訴訟的標配。

另外，就是提出無效的時機。原告在訴訟中并未提交專利權評價報告，那還等什么？必須在訴訟答辯期內(nèi)提交無效請求，這是請求法院中止審理的必要條件。

2、拖延：管轄權異議

雖然審理本案的法官為了提高審查效率，建議不要提出管轄權異議，但律師的天職是維護客戶利益，只要對客戶有好處，任何阻力都是沒用的。

在答辯期內(nèi)果斷提出的管轄權異議，為無效爭取到了至少三個月的寶貴時間。

3、再拖延：中止審理請求

原告并未提交專利權評價報告，那還等什么？依據(jù)侵權訴訟相關法律規(guī)定，果斷請求法院中止本案審理。

此處的排兵布陣章法是：管轄權異議之后，還有中止審理請求等著呢，以進一步拖延侵權訴訟審理，為無效進一步爭取時間。

本案的審理法官還是要提高審理效率，決定不中止本案審理。關于司法解釋中的那個“應”中止，我們內(nèi)部著實展開了一場熱烈討論。討論歸討論，尊重并配合法官是律師的基本素養(yǎng)之一。

任憑風吹浪打，勝訴閑庭信步，那不是吹牛用的，那得有底氣才行。我們的底氣在于下面要說的殺手锏：很好用的現(xiàn)有設計抗辯證據(jù)。

4、團隊作戰(zhàn)：精細化庭前準備

根據(jù)每個案件的具體特點，量身定制精細化訴訟策略與方案，主辦、輔辦加審核律師哪里夠，檢索專家、團隊其他律師一起參與討論，三個臭皮匠頂個諸葛亮。

庭前準備中對方起訴狀、證據(jù)一字一句得過，天下事就怕認真二字，真的發(fā)現(xiàn)了一些問題：

（1）對方訴請中出現(xiàn)了并非侵權責任法規(guī)定的侵權責任承擔方式

這個庭審中法官也指出了，該瑕疵對案件走向并無決定性作用，但是在開庭時的氣場、專業(yè)度、準備的認真細致程度上對對方代理人及法官必然產(chǎn)生心理影響。這是訴訟策略之一，用你的嚴謹和付出贏得同行及法官的尊重，那么你的每句話都會變得有分量并讓法官信服。贏得法官并不一定贏得官司，但要贏得官司必須贏得法官。

（2）發(fā)現(xiàn)了對方部分關鍵性公證書是在不清潔環(huán)境下做出的

對方通過網(wǎng)絡及現(xiàn)場公證的部分證據(jù)，在公證過程中均存在可質(zhì)疑的瑕疵，例如不使用公證處或其工作人員的電子設備進行照片拍攝、電子設備在拍攝前未做清潔處理等，導致公證環(huán)境不清潔。就此問題我們檢索了大量的法院判決、學術研究文章提交給法院參考。

可不要小瞧這個問題，由于公證環(huán)境不清潔，在先多份判決對證據(jù)是不采信的。在本案中由于公證環(huán)境不清潔，我們對用于制造管轄聯(lián)系點的某地區(qū)代理商是否銷售過被控侵權產(chǎn)品提出了質(zhì)疑，并質(zhì)疑了法院對本案是否有管轄權。

大膽的創(chuàng)新性工作也是一個律師難能可貴的素質(zhì)之一吧。

（3）請求法院對一百萬的賠償訴請不予支持

我們詳細分析了對方證據(jù)，原告僅證明許諾銷售，并未證明被告有銷售行為、同時還檢索了原告在國內(nèi)維權的在先判決的判賠額，其中一個外觀設計侵權的訴請同樣是法定上限一百萬，但實際判賠額十幾萬元人民幣。基于以上理由，同時考慮同類小型電動車在國內(nèi)市場售價及利潤較低、本專利是外觀設計專利等因素請求法院對原告訴請不予支持。

專利辯護雖然不同于刑事辯護，但秉持的原則是相同的，辯護優(yōu)先級應該是無罪、證據(jù)不能證明有罪、罪輕、有減輕處罰情節(jié)等等。再有把握的案件，也要做好出現(xiàn)最壞結(jié)果的準備，侵權訴訟中除了侵權不侵權的爭辯，還應高度關注賠償金額的問題，這樣才能構建全面的辯護方案。

5、侵權訴訟殺手锏：現(xiàn)有設計抗辯

“應”中止而不中止審理又有何妨？別忘了還有現(xiàn)有設計抗辯。

既然你說我的產(chǎn)品侵犯了你的專利權，既然你的專利能被我的證據(jù)無效，假設這些命題都是真的話，那么說明什么？

如果不引入現(xiàn)有設計抗辯，豈不是辜負了這么好的證據(jù)。因此，開庭過程中主要圍繞以下焦點：有禮有力有節(jié)地再三懇請法院中止審理、等待無效決定；另外，最重要的就是引入現(xiàn)有設計抗辯。你不等也沒關系，你總得先審現(xiàn)有設計抗辯吧，這是繞不過去。

一直想著提高結(jié)案效率的本案審理法官也是一直在等無效決定，并且打電話了解無效進展情況?？磥砺蓭煹膱远☉B(tài)度及充分準備對維護客戶利益真的是能起到一定甚至決定性作用的，所以我們還是有理由尊重律師和律師的工作的。

6、庭審現(xiàn)場：沉著冷靜，推進既定訴訟方案

如此充分扎實的庭前準備，庭審時隨機應變，并有條不紊的調(diào)整與推進，讓庭審在你可掌控的狀態(tài)下順利開展。庭審陳述主要點如下：

（1）公證環(huán)境不潔，導致管轄聯(lián)系點證據(jù)不具備真實性，法院對本案并無管轄權；

（2）無效概率極大，根據(jù)相關法律規(guī)定請求法院中止本案審理；

（3）隨機應變，充分質(zhì)疑對方證據(jù)

對方律師在開庭前提交了很多份證據(jù)原件，有限的質(zhì)證時間要抓重點，不要糾結(jié)于無關緊要的證據(jù)。主要核實了關鍵性證據(jù)，其中包括：核實高鐵票上的名字與公證書上公證員、公證處工作人員的名字是否一致，判斷做公證的兩名公證處人員是否真的去了某地區(qū)做現(xiàn)場公證。兩名公證處工作人員，并且其中必須至少有一名公證員，這可是公證法對現(xiàn)場公證的最低限度要求。你看看，光懂專利法哪行，公證法律法規(guī)也是要學習和掌握的。

（4）適時拋出現(xiàn)有設計抗辯，庭前早有準備并向法院提交了具體的比對表，這是本案重中之重，必須濃墨重彩。

7、趁熱打鐵：庭審后代理詞

綜合庭審情況，快馬加鞭提交庭審后代理詞，達到以下目的：完善表述，查缺補漏，進一步提交參考資料等。

以上基本完整講述了Smart無效、侵權訴訟背后的故事，這是北匯律所標準化、精細化的無效、訴訟案件代理工作取得的又一場階段性勝利。沒有運籌帷幄之中，哪來的決勝千里之外。

注釋：

【1】作者單位—北京北匯律師事務所，聚焦于專利無效及知識產(chǎn)權訴訟，標準化、精細化的案件作業(yè)流程，在專利全技術領域無效、訴訟案件處理中具有強大實力，在通信領域標準必要專利（SEP）的無效及訴訟業(yè)務中取得了卓越戰(zhàn)績，獲得通信、家電，醫(yī)療器械等行業(yè)眾多國內(nèi)外頭部企業(yè)的肯定與信賴。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：畢艷紅  北匯律師事務所創(chuàng)始合伙人

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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