面對“搶注商標(biāo)”的熱潮，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)該何去何從？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：茍紅東寶雞市知識產(chǎn)權(quán)局

原標(biāo)題：改變思維適應(yīng)新時代商標(biāo)法對代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管變化

鼠年春節(jié)期間，因為一場新冠肺炎病毒的擴(kuò)散并形成全世界范圍內(nèi)的大瘟疫，全體中國人民“窩”在家里度過了一個難忘的春年，人們每天最關(guān)心的就是疫情的擴(kuò)散情況和確診病例人數(shù)變化。各種媒體新聞鋪天蓋地而來，知識產(chǎn)權(quán)界也很熱鬧，從防控用品知識產(chǎn)權(quán)分析到治療新藥瑞德西韋專利之爭，過幾天總有一個熱點問題會在IP界微信朋友圈刷屏。

近期知識產(chǎn)權(quán)圈內(nèi)最引人注目的事件莫過于被網(wǎng)友斥責(zé)為吃人血饅頭搶注“李文亮”商標(biāo)事件。在舉國抗擊疫情的戰(zhàn)爭中，涌現(xiàn)了大量英雄人物和熱點名詞，這些英雄人物和熱點名詞被人們津津樂道和傳頌，就有一些頗有“知識產(chǎn)權(quán)意識”的人動起了歪心思，企圖將這些知名度高的名詞搶注為商標(biāo)或想在商品和服務(wù)中使用或待價而沽，僅據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的消息，新冠疫情發(fā)生后，與疫情相關(guān)的“李文亮”、“雷神山”、“火神山”等文字被搶注商標(biāo)就有1580件，國家知識產(chǎn)權(quán)局及時對這些商標(biāo)實施管控并轉(zhuǎn)交地方市場監(jiān)管部門依法查處。

目前已經(jīng)有上海、北京、廣東，浙江等近十個省市對代理這些商標(biāo)注冊的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了查處，尤以北京市朝陽市市場監(jiān)管局對惡意搶注“火神山”等涉疫情商標(biāo)的行為頂格處罰10萬元引起知識產(chǎn)權(quán)界震動，這是新商標(biāo)法實施以來監(jiān)管部門首次對商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)因禁用條款（不得注冊商標(biāo)的事項）進(jìn)行處罰，而且是定格處罰，又趕上疫情防控期間蹭熱度，該事件在知識產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)中引發(fā)了討論熱潮。

就連筆者原以為知識產(chǎn)權(quán)意識普遍不高的西部城市寶雞市，也接到了上級轉(zhuǎn)來要求查處代理“火神山”商標(biāo)注冊的文件，在約談該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人中負(fù)責(zé)人也覺得很委屈，對無意中撞了高壓線也是很后悔和迷茫。筆者在處理該案過程中研究了我國商標(biāo)法變化，結(jié)合國家商標(biāo)政策的調(diào)整，就引發(fā)該事件的深層次原因做以分析和反思，同時就商標(biāo)代理服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員如何避免違規(guī)提出一些建議。

一、引發(fā)“搶注商標(biāo)”熱潮深層次原因分析

“商標(biāo)搶注”主要是搶注以下四個方面內(nèi)容：一是搶先注冊別人未注冊的商標(biāo)；二是將別人已被公眾熟知的商標(biāo)或馳名商標(biāo)利用地域差別、商品和服務(wù)類別區(qū)分等條件進(jìn)行注冊的行為；三是將他人在先權(quán)利搶注，即將他人的著作權(quán)、專利權(quán)、肖像權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等其他在先權(quán)利作為商標(biāo)申請注冊行為；四是搶先把一些社會熱點現(xiàn)象稱謂、熱門話題詞語等進(jìn)行商標(biāo)注冊。所謂“搶”即“奪”或“硬拿”，就是本不是自己的東西占為自己的，字面看就是非法行為，但“搶注商標(biāo)”行為為什么這么普遍，人們并不覺得違法呢？我想原因大概有如下幾點：

1、原商標(biāo)注冊制度漏洞慣性使得搶注習(xí)以為常。首先是“注冊原則”導(dǎo)致?lián)屪⑷菀住?019年11月11日實施的商標(biāo)法修改以前，商標(biāo)注冊制度遵循“注冊原則”，將注冊而不是使用作為取得商標(biāo)權(quán)的途徑。不要求申請注冊的商標(biāo)已經(jīng)被實際使用或有真實的使用意圖，這就在客觀上為商標(biāo)搶注提供了可能。此外商標(biāo)使用條件過低，如法定商標(biāo)的使用包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。這種對商標(biāo)使用的過低的要求，造成搶注人只需很少的代價就能維持其注冊商標(biāo)，從而在客觀上起到了鼓勵商標(biāo)搶注的作用。另外，原商標(biāo)法對搶注行為沒有處罰條款，僅僅通過審查環(huán)節(jié)依靠在先權(quán)利人主張駁回注冊，搶注人和違規(guī)代理機(jī)構(gòu)不會受到任何處罰，缺乏應(yīng)有懲戒。

2、過去搶注商標(biāo)常常作為商標(biāo)意識高的正面事例宣傳，導(dǎo)致社會不以搶注商標(biāo)為恥。媒體上對商標(biāo)搶注津津樂道，常常作為營銷成功案例來講，如7號網(wǎng)（www.qihaoip.com）2017年12月18日報道的十大被搶注商標(biāo)的經(jīng)典案例中，“胡潤百富榜”被搶注為西服商標(biāo)、“五一節(jié)”被搶注為電動車商標(biāo)、“星光大道”被搶注為地板商標(biāo)、“微軟” 被搶注為衛(wèi)生巾商標(biāo)、“神舟五號”被搶注為農(nóng)作物園藝產(chǎn)品商標(biāo)，都是將他人在先權(quán)利或著名商標(biāo)搶注為自己的商標(biāo)，這些都是注冊成功的案例，而且給權(quán)利人帶來了較高的利益，這種借雞下蛋的做法看起來很有“智慧”，在各種媒體和領(lǐng)導(dǎo)專家講座中經(jīng)常說到搶注人獲益或被搶注人吃虧的事例，長久以往就給公眾產(chǎn)生了搶注商標(biāo)合法的誤導(dǎo)。

3、商標(biāo)搶注有利可圖。商標(biāo)搶注人大多屬于主觀惡意非常明顯的，搶注后進(jìn)行商標(biāo)倒賣，索取巨額商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費，或者以“侵權(quán)”之名投訴、起訴以詐取賠償，索要許可費。在沒有規(guī)定注冊商標(biāo)以使用為目的法律環(huán)境下，搶注商標(biāo)可以賺取豐厚的利潤。記得筆者在講座中也經(jīng)常拿山東侯姓工程師花1000元注冊“莫言醉”白酒商標(biāo)，莫言獲得諾貝爾文學(xué)獎后賣出1000萬巨款的事例鼓勵人們注冊商標(biāo)。

在長期宣傳引導(dǎo)下，大部分人不認(rèn)為搶注商標(biāo)是違法行為，而是一件光榮還可能發(fā)財?shù)氖虑?，因此在企業(yè)界和代理機(jī)構(gòu)中對搶注商標(biāo)行為處于鼓勵和放縱。雖然后來在2014年修改的商標(biāo)法中規(guī)定了他人在先權(quán)利不得作為商標(biāo)的禁用條款，但缺乏對代理機(jī)構(gòu)的處罰，所以對代理機(jī)構(gòu)而言，此禁用條款沒有約束力，是否獲權(quán)代理機(jī)構(gòu)都收取了代理費，說不定駁回還可以再代理復(fù)審獲利。我們所處理的違規(guī)代理“火神山”商標(biāo)案件負(fù)責(zé)人是一個有十幾年商標(biāo)業(yè)務(wù)的專業(yè)人員，在約談時坦陳，當(dāng)時也考慮了在先權(quán)利這一條，但總覺得值得一試，大不了駁回而已。

二、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)要改變思維，適應(yīng)新時代監(jiān)管變化

首先是我國知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略由抓數(shù)量轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣哔|(zhì)量，強(qiáng)化保護(hù)，各級政府不再將專利、商標(biāo)數(shù)量作為考評指標(biāo)，取消了對專利申請、商標(biāo)注冊的獎勵，過去那種一味追求數(shù)量的做法已經(jīng)不能再延續(xù)了。其次，新的商標(biāo)法最大變化要求注冊商標(biāo)要以使用為目的，而且要求代理機(jī)構(gòu)對禁用條款履行告知義務(wù)，并增加了處罰條款。作為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，要及時調(diào)整思維，積極適應(yīng)新時代代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管變化，除了商標(biāo)代理中以誠信第一外，還需要做到以下幾點，才能避免不被處罰。

1、提高政治敏感性，不代理危害社會公眾利益和傷害民族感情的商標(biāo)業(yè)務(wù)。

商標(biāo)代理業(yè)務(wù)雖然是一個業(yè)務(wù)性性較強(qiáng)的工作，但因為涉及社會公眾利益，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和代理人也應(yīng)該提高政治敏感新，對于法律規(guī)定的不能授予商標(biāo)權(quán)的圖案或文字，以及明顯帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的，或有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的的商標(biāo)申請，應(yīng)當(dāng)拒絕為其代理注冊。

2、提高法律意識，履行告知義務(wù)。

新修改的商標(biāo)法第十九條除了規(guī)定商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則，遵守法律、行政法規(guī)外，還規(guī)定委托人申請注冊的商標(biāo)可能存在本法規(guī)定不得注冊情形的，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)明確告知委托人，特別是增加了“商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)知道或者應(yīng)當(dāng)知道委托人申請注冊的商標(biāo)屬于不以使用為目的的惡意注冊、和商標(biāo)注冊損害他人在先權(quán)利，不得接受其委托”的禁止性規(guī)定。為了使前述規(guī)定落到實處，目前商標(biāo)法還規(guī)定對商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的前述違規(guī)行為由市場監(jiān)管部門責(zé)令限期改正，給予警告，處一萬元以上十萬元以下的罰款;對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五千元以上五萬元以下的罰款。這個處罰力度確實不輕，不僅要處罰機(jī)構(gòu)，還要處罰負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)承辦人，所以代理人一定要履行告知義務(wù)，堅決杜絕違規(guī)代理，否則為了一點蠅頭小利，不僅受罰，還會被列入失信名單，行業(yè)組織還要給予訓(xùn)誡，嚴(yán)重者還可能被國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局注銷商標(biāo)代理資格。

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