論新《商標法》中商標的“實際使用”

? 論新《商標法》中商標的“實際使用” 作者：袁博 ?上海市第二中級人民法院 IPRdaily專家導(dǎo)師團成員 ? 【小D導(dǎo)讀】

新《商標法》第六十四條第一款規(guī)定：“注冊商標專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人未使用注冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標的證據(jù)。

新《商標法》第六十四條第一款規(guī)定：“注冊商標專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人未使用注冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標的證據(jù)。注冊商標專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔賠償責任?！边@一規(guī)定是此次修改《商標法》新增的條款，該條款還原了商標保護的本意，有利于引導(dǎo)正確使用商標，減少商標搶注和囤積行為。

商標的基本功能是區(qū)別商品或服務(wù)的來源，商標只有通過持續(xù)不斷使用，才能實現(xiàn)這種功能。但是修改前的《商標法》第五十六條規(guī)定，侵犯商標專用權(quán)的賠償數(shù)額，為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利益，并沒有將商標權(quán)利人使用商標的情況與賠償數(shù)額聯(lián)系起來。不難看出，在新《商標法》中，商標的“實際使用”，成為權(quán)利人主張侵權(quán)賠償?shù)囊粋€重要依據(jù)。那么，什么是“實際使用”呢？

商標“實際使用”的主體要求 顯而易見，商標權(quán)人是商標“實際使用”最常見的主體，其對商標的經(jīng)常性維護和使用，正是《商標法》欲實現(xiàn)的目的。除了商標權(quán)人，實踐中最常見的使用人還包括得到其授權(quán)的被許可人。絕大多數(shù)國家認為，被許可人的使用應(yīng)當視同商標權(quán)人的使用，但前提是商標權(quán)人必須保持對被許可人使用商標行為的控制和監(jiān)督。顯然，作為商標權(quán)人品牌經(jīng)營主體的合理延伸，被許可人對商標的使用具有合法基礎(chǔ)，并且沒有導(dǎo)致消費者對商品來源產(chǎn)生誤認，而商標權(quán)人則通過間接方式對商品使用進行了不同程度的控制，因此應(yīng)當視同商標權(quán)人自己使用。但是，單純地將注冊商標作為交易對象許可他人使用自己的商標或轉(zhuǎn)讓商標，而被許可人或轉(zhuǎn)讓人沒有對商標進行“實際使用”的，就不能認定為“實際使用”。除被許可人外，以往的商標司法實踐表明，與商標所有人存在特殊關(guān)系（如關(guān)聯(lián)關(guān)系）的商標使用行為，也可以被認定為“實際使用”。值得注意的是，未經(jīng)商標權(quán)人許可而使用其商標的，不能認為是“實際使用”。這是因為，第三人對商標的使用所產(chǎn)生的聯(lián)系存在于第三人與其提供的商品或服務(wù)之間，這種使用不受商標權(quán)人控制，公眾通過該商標使用所獲得的信息也不是與該商標相聯(lián)系的真實內(nèi)容，因此這種情況不能認定為商標權(quán)人的“實際使用”。

商標“實際使用”的行為要求 首先，商標的“實際使用”應(yīng)當表明商品來源。表明來源要求商標的使用與特定的商品或服務(wù)相結(jié)合，同時使相關(guān)公眾得以通過該商標識別商品的來源。因此，那些不能表明商品來源的使用，不視為商標的“實際使用”。例如，向公眾散發(fā)標有商標標識的廣告，但上面沒有注明使用的商品及生廠商，就不構(gòu)成“實際使用”。

其次，商標的“實際使用”是指實質(zhì)的“商業(yè)性使用”。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，僅將商標注冊信息予以公布或者作出對某個注冊商標享有專用權(quán)的聲明，不應(yīng)視為商標法意義上的使用。

再其次，商標“實際使用”指的是“公開使用”。商品或服務(wù)僅在企業(yè)內(nèi)部流通沒有進入市場的，因為消費者沒有接觸商標的機會，所以不構(gòu)成“實際使用”。商品在內(nèi)部流通中對商標的使用包括多種形式，如將商標貼附在商品上，在經(jīng)營者內(nèi)部發(fā)行的資料上印有商標，在生產(chǎn)部門的配料單上使用商標等。

最后，以維持商標注冊為唯一目的或主要目的的使用不應(yīng)構(gòu)成“實際使用”。商標實踐中，部分經(jīng)營者為了規(guī)避《商標法》關(guān)于商標權(quán)的管理規(guī)定，出于維持商標需要進行“象征性使用”（使用頻率過低），由于有違《商標法》的立法宗旨，同樣不應(yīng)視為“實際使用”。

商標“實際使用”的法定要求 根據(jù)新《商標法》第四十九條的規(guī)定，注冊商標在使用過程中不得改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項。因此，嚴重違反注冊事項的，就不能稱為商標的“實際使用”。

改變注冊商標而使用的，不構(gòu)成“實際使用”。根據(jù)《商標法》（2001版）第四十四條的規(guī)定，自行改變注冊商標的，由商標局責令限期改正或撤銷其注冊商標。但是，筆者認為，在實際使用中對商標的非顯著性元素進行的微小“改變”，應(yīng)適當寬容。事實上，對于此種情形，《巴黎公約》以及英國、日本等國家均堅持了“微小改變不影響相同認定”的規(guī)定。在非注冊類別的商品上使用，不構(gòu)成“實際使用”。在司法實踐中，司法機關(guān)對于在核定商品或服務(wù)類別上的使用持嚴格解釋的立場，即使是在與核定類別相近的商品或服務(wù)上使用，一般也不認定為相同意義上的“實際使用”。

作者：作者：袁博 ?上海市第二中級人民法院 ?IPRdaily專家導(dǎo)師團成員 來源：中國工商報 整理：iprdaily ?周海峰 網(wǎng)站：http://globalwellnesspartner.com/

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