中美商標在注冊申請、維護和爭議解決方面的差異和應對辦法

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：汪濤晏倩嵐

原標題：中美商標在注冊申請、維護和爭議解決方面的差異和應對辦法

對于中國赴美經(jīng)商的企業(yè)和個人，有必要對美國商標注冊申請、維護和爭議解決方面的一些特殊規(guī)定和實務操作有一定了解，在布局規(guī)劃階段充分做好各方面的準備工作。本文歸納了中美商標在注冊申請、維護和爭議解決方面的八個差異和應對辦法。希望在美國商標授權、維護和維權路上的企業(yè)和個人，可以少走彎路。

美國是全球最重要的經(jīng)濟體之一，對于大多國內(nèi)出海企業(yè)，美國是海外商業(yè)布局不可或缺的重要市場。在過去幾年伴隨著跨境互聯(lián)網(wǎng)平臺的迅速發(fā)展，特別是“注冊商標”成為了開展跨國業(yè)務的“通行證”，中國企業(yè)和個人的美國商標申請數(shù)量增加了十多倍，中國目前可能已經(jīng)成為在美國商標申請數(shù)量最多的申請人來源國。因此，對于中國赴美經(jīng)商的企業(yè)和個人，有必要對美國商標注冊申請、維護和爭議解決方面的一些特殊規(guī)定和實務操作有一定了解，在布局規(guī)劃階段充分做好各方面的準備工作。筆者根據(jù)以往工作經(jīng)驗，歸納了中美商標在注冊申請、維護和爭議解決方面的八個差異和應對辦法。具體如下：

差異一：

注冊基礎是美國商標注冊的必備條件

中國商標申請基于商業(yè)需求，一般企業(yè)提交營業(yè)執(zhí)照副本，個人提交個體工商戶營業(yè)執(zhí)照副本即可，商標局審查通過之后，無第三人異議則可順利注冊，無使用證據(jù)相關要求。

而在美國聯(lián)邦商標申請時，申請階段需要選擇合適的“申請基礎”，注冊階段需要滿足合適的“注冊基礎”，商標才可以最終獲得注冊，發(fā)出《商標注冊證》。對于在美國直接提交的商標申請，在申請階段可以選擇如下四種“申請基礎”：

1、商業(yè)使用（Use in commerce basis），美國商標法Section 1 (a)，即，申請商標在提交申請日期前已經(jīng)在美國實際投入商業(yè)使用。

2、意向使用（Intent-to-use basis），美國商標法Section 1 (b)，即，申請商標在提交申請時尚未在美國實際投入商業(yè)使用，但是申請人在美國商標申請日之后具有將該商標在美國進行實際商業(yè)使用的真實意圖。

3、外國申請（Foreign application basis），美國商標法Section 44 (d)，即，申請人在相同或更大范圍的商品/服務項目上已經(jīng)提交了相同商標申請在申請人的原屬國，且該原屬國商標的申請日是在美國商標申請日之前的6個月以內(nèi)。

4、外國注冊（Foreign registration basis），美國商標法Section 44 (e)，即，申請人在其原屬國在相同或更大范圍的商品/服務項目上已經(jīng)取得在先相同注冊商標權利。

在注冊階段，只有上述第1項“商業(yè)使用（Use in commerce basis）”或第4項“外國注冊（Foreign registration basis）”可以滿足美國商標注冊要求。因此，對于首次申請美國商標的國內(nèi)企業(yè)和個人，預先做好選擇適當申請基礎和注冊基礎方面的準備，是保證后期可以順利取得商標注冊的重要方面之一。

差異二：

使用是美國商標注冊和維護的重要依據(jù)

中國商標局一般不主動要求商標權利人提供使用證據(jù)。

而美國商標，在商標注冊階段，除非申請商標基于外國注冊（Foreign registration basis）方式取得注冊，否則申請人必須在提供了合法使用聲明并提交相應使用證據(jù)前提下才能獲得美國商標注冊。

隨著《美國商標現(xiàn)代化法案》（Trademark Modernization Act）生效日期臨近，核準注冊后的美國商標將面臨來自社會公眾更加多樣的在使用證據(jù)方面的挑戰(zhàn)，例如：在實質(zhì)審查期間針對使用證據(jù)合法性方面提出的反對函程序（Letter of Protest）、在商標注冊后第3-10年之間的清除程序（Expungement）和在商標注冊后5年內(nèi)發(fā)起再審程序（Reexamination）等。

除此之外，在美國，商標所有人必須在商標注冊后第5-6年之間、第9-10之間以及每次續(xù)展期間提交相關使用聲明和使用證據(jù)，從而保持商標的有效性。因此，相比以往任何時候，申請人更應確保提供的使用證據(jù)是真實、直觀、清晰、簡潔和完整的。

差異三：

美國商標副簿注冊制度

中國商標無主輔簿制度。對于缺乏顯著性的商標，在獲得商標顯著性之前，無法獲得商標注冊保護。

而在美國，商標注冊分為主簿注冊和副簿注冊。聯(lián)邦商標主簿注冊是最常見和經(jīng)常使用的美國商標注冊方式。而對于不符合主簿注冊條件的商標，即，對申請人的商品或服務具有一定的識別功能但是本身不具有顯著性的標志，則可以考慮通過副簿注冊方式進行保護。

最常見的一類情況是，申請商標在指定商品/服務上本身缺乏固有顯著性（ inherent distinctiveness），且已經(jīng)投入美國商業(yè)實際使用或者已經(jīng)在申請人原屬國取得注冊，但是，尚未通過使用方式取得獲得顯著性（acquired distinctiveness），申請人有可能通過商標與商品/服務長期結(jié)合使用產(chǎn)生除原含義外的第二含義（secondary meaning），從而通過使用獲得顯著性的商標。

相對于未注冊商標，在美國商標副簿注冊商標的好處有：

1、所有人有權在商標上標注注冊商標標記?；

2、所有人有權在聯(lián)邦法院體系提出商標侵權訴訟；

3、副簿注冊商標可以作為在先商標，對之后申請的混淆性近似商標構成阻礙，也就是說，美國專利與商標局（USPTO）可以直接引證副簿注冊商標駁回之后申請的近似商標；

4、獲得美國商標注冊證，滿足申請人的商業(yè)使用需求；

5、在副簿注冊時間超過5年，是支持取得獲得顯著性的強有力的證據(jù)，有利于未來在主簿提交注冊申請時被接受；

6、副簿注冊商標沒有設置異議公告程序，對副簿商標注冊的正式爭議解決程序需要等待商標注冊后才能啟動。

因此，對于那些描述性商標、地理名稱、產(chǎn)品裝潢、僅包含姓氏的標識等，在無法獲得主簿注冊情況下，提前做好副簿注冊不失為一種行之有效的替代方案。

差異四：

美國商標審查程序中嚴格的形式規(guī)范要求

中國商標對于商標使用無特別要求，相應的審查意見形式較為固定，一般常見的有基于商品或服務描述不規(guī)范的補正或商標圖樣不清晰的補正，后期實質(zhì)審查一般有基于相對理由或絕對理由駁回。

而美國商標注冊中，注冊基礎要求多且要求高，審查員的自由裁量范圍較大，這使得美國商標的審查意見類型多而復雜，常見的包括：指定商品/服務描述不符合可接受的條件、商標圖樣描述不準確、商標部分要素需要放棄專有使用權、使用證據(jù)不符合要求、原屬國注冊對應性不合規(guī)、未指定美國律師代理、未提供符合要求的聯(lián)系方式等。上述這些審查意見內(nèi)容在中國商標注冊程序中并不常見，有的甚至根本不會發(fā)生，但是在美國卻是大多數(shù)申請都會遇到的情況。

因此，申請人需要在商標申請之前與美國商標律師做好充分溝通，遇到審查意見后及時咨詢美國商標律師的專業(yè)意見，這將會有效避免或者快速克服類似阻礙。需要特別留意的是，《美國商標現(xiàn)代化法案》（Trademark Modernization Act）生效后，答復審查意見的時間周期將從目前的6個月縮短至2個月。對于國內(nèi)申請人，需要盡快適應時間上的變化，確保與美國商標律師保持富有成效的溝通，及時處理官方審查意見。

差異五：

同意書在克服美國商標在先性阻礙方面具有重要作用

中國為成文法國家，商標法中未明確規(guī)定“同意書”的效用，這使得“同意書”在克服引證商標中，不確定較高，審查員或法官可能根據(jù)商標案件的具體情況，支持或不予采信同意書。

而美國作為判例法的國家，充分尊重商標的私權屬性，實質(zhì)審查程序中，當出現(xiàn)引證商標阻礙后，如果可以獲得引證商標權利人的同意書，或者雙方簽署并存協(xié)議，則將具有相當高的幾率成功克服引證商標阻礙。這種情況下，同意書或并存協(xié)議往往對注冊結(jié)果起到?jīng)Q定性作用。

當美國商標申請遇到引證商標阻礙時，在深入研究案件并對引證商標及其所有人做出充分背景調(diào)查情況下，申請人可以根據(jù)實際情況，考慮積極主動與引證商標所有人進行溝通，說明商標之間可以并存的理由，爭取并存的機會。在實務操作中，依靠同意書或并存協(xié)議直接克服官方阻礙的情況是比較常見的。

差異六：

美國獨特的商品與服務描述

美國與中國同屬《尼斯協(xié)定》成員國，但是對于可接受的商品與服務描述卻具有比較明顯差異。在中國，申請人可以參考基于《尼斯協(xié)定》制定的《類似商品和服務區(qū)分表》作為選擇商品和服務描述的依據(jù)，而美國并沒有國內(nèi)這樣的分類表，僅可以參考可以接受的商品與服務分類表述。另外，即使官方公布的那些可接受的商品和服務描述，也可能在審查中發(fā)出審查意見，認為描述不夠清晰、準確等，要求申請人進一步說明或限定保護范圍。

很多時候，對指定商品或服務做進一步說明或者限定保護范圍，不但可以克服指定項目描述性阻礙，當存在引證商標導致駁回情況下，限定往往可以實質(zhì)性區(qū)分商標之間的差異，成功克服在先性阻礙。

遇到指定項目描述方面的阻礙后，申請人無論選擇保留或者修改，都需要與美國商標代理機構或者直接與本案審查員進行溝通，說明理由，闡述觀點，盡可能獲得最符合申請人意愿且被官方接受的商品和服務描述。

差異七：

美國特有的聯(lián)邦商標注冊制度和州商標注冊制度

在中國大陸范圍內(nèi)，僅有“中國商標”。而美國基于其聯(lián)邦制的特點，有兩種并存的商標注冊制度，即，聯(lián)邦商標注冊制度和州商標注冊制度。聯(lián)邦商標由美國專利與商標局（USPTO）核準并頒發(fā)注冊證，其商標效力覆蓋美國全境，而州商標僅由各州政府承認并頒發(fā)注冊證，其效力只在所注冊的州范圍有效。

相比聯(lián)邦商標注冊數(shù)百元的注冊費用，州商標注冊的費用在15美元到70美元之間不等。各州只審查該州數(shù)據(jù)庫中存在沖突的在先商標注冊申請。在時間上，州商標比聯(lián)邦商標注冊過程快得多，有的僅需要幾天即可完成。

如前文所述，聯(lián)邦商標主簿注冊是最常見和經(jīng)常使用的美國商標注冊方式。但是，對于在聯(lián)邦范圍難以取得商標注冊的申請人，可以考慮在那些對申請人重要的州進行商標保護，這也不失成為一種退而求其次的保護策略。

差異八：

美國復雜的商標爭議解決機制

在中國，一般的商標異議和無效宣告，分為評審階段和行政訴訟階段，程序固定，由雙方答辯和質(zhì)證后，商標評審委員會做出裁定，歷時1年左右。行政訴訟遵循二審終審制度，一審為北京知識產(chǎn)權法院，二審為北京市高級人民法院，一般一至三次開庭后即可做出判決，歷時1-2年左右。

而美國在商標異議、撤銷和宣告無效程序上，其爭議解決機制相對中國更加復雜、時間更加漫長、費用也更加高昂。美國商標爭議解決程序與民事訴訟程序基本一致，以商標異議程序為例，包括異議申請、異議答辯、證據(jù)開示前會議、初次披露、證據(jù)開示、專家證人披露、原告審前披露、被告審前披露、原告反駁理由披露、庭審證據(jù)展示、雙方質(zhì)證、原告簡短陳述、被告簡短陳述、原告對被告簡短陳述的反駁、口頭審理、開庭審理、異議裁定。除了上述程序外，雙方均可以基于各種理由提出動議（motion），例如：請求暫?；蛘哐泳彴讣M展等。

通常情況下，經(jīng)歷上述全部程序可能需要3-5年時間，費用可能在數(shù)萬到數(shù)十萬美元之間。但是，絕大多數(shù)美國商標爭議案件并不會走完全部程序，一部分會通過和解方式解決爭議，例如：以限縮保護范圍換取對方撤回異議。另一種常見情況是，當一方當事人中途不再跟進相關程序后，另一方當事人向美國商標審判和訴訟委員會（TTAB）提出簡易判決動議（motion for summary judgement），請求官方做出缺席審判裁定（default），直接裁定對方敗訴。

相對于美國復雜的爭議解決機制，中國的異議、撤銷、宣告無效程序顯然簡單的多。因此，如果申請人希望避免陷入美國商標爭議解決的泥潭，最應該做的就是申請前做好充分的查詢檢索工作，洞悉各種風險，事先避免爭議發(fā)生。

事實上，中美商標保護也具有很多相似性，例如：都對申請商標的合法性、顯著性、在先性等方面進行實質(zhì)申請；均按照申請、審查、公告、核準的順序?qū)徍俗?a href='http://globalwellnesspartner.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標。

對于希望在美國獲得商標注冊和實際經(jīng)營的企業(yè)和個人，充分了解美國商標體系下的那些特殊規(guī)定至關重要，在美國商標授權、維護和維權路上少走彎路。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：汪濤晏倩嵐

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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