蜂窩無線標準必要專利（五）：實施者義務

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作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權代理有限公司

原標題：蜂窩無線標準必要專利的FRAND相關聲明：實施者義務（第五部分）

“由于‘反向劫持會嚴重危害創(chuàng)新激勵’，因此[標準發(fā)展組織（SDO）更新了未來政策]‘應當鼓勵專利持有者和實施者進行善意的雙邊許可談判，并且應當在SDO許可政策中予以考慮’”。

—美國司法部

這是對蜂窩行業(yè)中多個實體在公平、合理和無歧視（FRAND）的基礎上針對標準必要專利（SEP）許可所做聲明進行分析的系列文章中的第五篇，也是最后一篇文章。第四篇文章聚焦于SEP所有者在FRAND許可過程中的義務。本文則對實施者義務進行了思考。

FRAND過程：實施者（潛在被許可方）義務

到目前為止，本系列文章中討論的FRAND相關聲明的重點集中在SEP所有者義務并且目的在于如何滿足這些義務。但是，一些實體也提到了實施者義務。

例如，Apple的FRAND聲明提到了一些SEP被許可方義務。但是，這些義務顯然僅在SEP所有者已經(jīng)履行了其義務之后才會產(chǎn)生，根據(jù)Apple的聲明，所有者義務包括提供相關證明，證明許可是必要的并且所提供的條款和條件實際上符合FRAND要求（請參閱本系列文章中的第四篇）：

在SEP所有者滿足其披露義務后，SEP被許可方應當對善意要約做出實質性回應，包括被許可方對其之所以認為該要約不符合所有者的FRAND義務所做出的說明以及相關的事實和法律依據(jù)（如果適用）。

然而，與Apple關于透明度的觀點類似，Apple的FRAND聲明并未清楚解釋SEP被許可方“做出實質性回應”的含義。例如，這是否如Apple要求SEP所有者做的那樣，要求SEP被許可方證明自己的立場是正確的？

作為對比，InterDigital的FRAND聲明支持的觀點是：FRAND許可談判雙方都具有義務，而不要求SEP所有者先履行其義務。例如，InterDigital表示，“雙方都有進行善意談判的義務”，并且“雙方都應當善意、勤勉地工作以達成許可協(xié)議”。特別是針對潛在被許可方的義務，InterDigital表示，如果SEP所有者的要約是不可接受的，“潛在被許可方應當解釋其之所以認為要約不符合FRAND要求的原因，并及時做出善意的反要約”。此外，InterDigital表示可以利用禁令措施“對抗采取拖延戰(zhàn)術和其他反向劫持行為的非善意被許可方的搭便車行為?！?/p>

Ericsson也持有這樣的觀點，認為FRAND是一條“雙向道”，其中“許可方和被許可方都應當善意行事”。此外，Ericsson也贊同InterDigital關于禁令措施適用于非善意被許可方的觀點，并指出“求助于禁令措施通常是一種合法的補救措施，因為不這樣做的話，非善意被許可方就沒有或很少有動機達成許可（相反，這會迫使專利持有者發(fā)起訴訟）?！?/p>

但是，除了善意談判的義務之外，InterDigital和Ericsson的聲明并沒有提供太多關于實施者需要做什么的細節(jié)。原因之一可能是，迄今為止在FRAND許可中，潛在被許可方的義務受到的關注遠低于SEP所有者的義務。

Rodney Gilstrap法官支持Ericsson關于實施者在FRAND許可過程中也具有義務的觀點，拒絕駁回Ericsson主張HTC違反其作為被許可方應當進行善意談判義務的反訴，并且做出了宣告性判決，即“HTC已經(jīng)拒絕、否定和/或喪失與Ericsson的FRAND聲明相關的任何權利，并且是進行非善意談判的一方。”（意見與指示備忘錄HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc, Case No: 6:18-CV-00243-JRG (E.D. Texas, December 17, 2018)）。盡管陪審團裁決HTC違反了其進行善意談判的義務，但HTC仍然認為應做出有利于自己的判決，因為“第三方受益人不可能違反其不是當事方的合同”。但是，Gilstrap法官并未就這一論點做出裁決，因為其認為Ericsson也違反了善意談判的義務，Ericsson要求的救濟受阻于不潔之手原則（doctrine of unclean hands）而未被支持。考慮到這些調查結果是陪審團判決的結果，而且訴狀的大部分均被隱去，因此尚未完全厘清HTC和Ericsson違反各自善意談判義務的原因。

最近，Apple被認為故意侵犯了PanOptis的專利（陪審團裁決，Optis Wireless Technology, LLC, Optis Cellular Technology, LLC, Unwired Planet, LLC, Unwired Planet International Limited, and PanOptis Patent Management, LLC v. Apple Inc., Civil Action No. 2:19-cv-00066-JRG (E.D. Texas, August 11, 2020)），但陪審團對FRAND許可義務帶來的各種限制未予置評。具體而言，PanOptis認為其遵守FRAND義務以及Apple行為不當且不能再提起FRAND辯護的訴請仍處于訴訟過程之中，并且雙方在2020年9月提交了相反的“擬議事實認定和法律結論”。如本系列文章中的第四篇所述，Apple持有的觀點是不可能喪失FRAND許可權利。

日本專利局在2018年6月5日發(fā)布的《涉及標準必要專利的許可談判指南》（以下簡稱《JPO指南》）中有一個關于SEP所有者和實施者的FRAND義務的有趣觀點，其中提出了相互透明義務。對潛在被許可方（實施者）義務而言，《JPO指南》在“第II部分 許可談判方法”—“A.善意”—“2.步驟2:善意實施者獲得許可的表達”中指出，當挑戰(zhàn)侵權、有效性、必要性和可實施性的問題時，如果希望被視為善意行事，“對[實施者]有用的是提供”下列信息：

? 為實施者不侵犯涉案專利的主張?zhí)峁┮罁?jù)的文件；

? 可作為涉案專利無效依據(jù)的現(xiàn)有技術；

? 為涉案專利并非必要專利的論點提供依據(jù)的技術信息；和

? 為并未實施涉案專利的論點提供依據(jù)的文件。

《JPO指南》還指出，如果對提出的任何FRAND條款表示反對，實施者應當提供FRAND反要約，并解釋許可費應如何計算，例如，提供“可比較協(xié)議及其條款（如有，包括支付給其他公司或者從其他公司收到的相同技術的許可費、專利池許可費等）的清單”（請參閱“第II部分 許可談判方法”—“A.善意”—“4.步驟4：實施者基于FRAND條款提出的具體反要約”）。

明顯不同意相互透明義務觀點的一家實體是HTC，它盡管起訴Ericsson利用了信息不對稱（請參閱本系列文章中的第一篇），但在同一案件（保護令動議, HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc, Case No: 6:18-CV-00243-JRG （E.D. Texas, September 6, 2018））中，HTC未能成功阻止對其與Google的交易免于開示。

由于認識到“法院確定數(shù)十件乃至數(shù)百件SEP的必要性、有效性和侵權是不現(xiàn)實的”，《JPO指南》還討論了替代性爭議解決方案（Alternative Dispute Resolution，“ADR”），作為解決FRAND爭議的可能方法。但是，《JPO指南》并未說明是否有義務這樣做，也沒有就拒絕ADR所帶來的影響表明立場。相反，《JPO指南》僅指出在這些問題上存在分歧（請參閱“第II部分 許可談判方法”—“A.善意”—“5.步驟5:權利人拒絕反要約/在法院或通過ADR達成爭議和解”）。歐盟委員會在其《致歐洲議會、理事會和歐洲經(jīng)濟與社會委員會的信函：制定針對標準必要專利的歐盟方法》中也參考了ADR，指出“委員會認為替代性爭議解決方案（ADR）機制（例如調解和仲裁）可以提供更快且成本更低的爭議解決方案”，但是，與《JPO指南》一樣，委員會未對拒絕ADR的影響以及善意談判義務是否要求同意仲裁表明立場。

北京市高級人民法院的《專利侵權判定指南》（2017）（以下簡稱《北京指南》）也反映出SEP所有者和實施者在FRAND許可過程中都具有義務的觀點，并具體指出，當決定是否頒發(fā)禁令時，法院應當考慮當事方各自在談判中的過失。特別是針對實施者的義務，《北京指南》指出，即使在SEP所有者未履行其義務的情況下，如果“被訴侵權人在協(xié)商中也存在明顯過錯的”，例如“未在合理時間內積極答復的”以及“主張明顯不合理的條件”（第153條），則法院仍然會批準禁令。廣東省高級人民法院的《關于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引》中也認可這種過錯法，其中一個過錯示例就是實施者無正當理由拒絕簽訂保密協(xié)議。值得注意的是，導致Samsung在與Huawei的交叉許可談判中被認為具有更多過錯的一個因素是三星拒絕仲裁（Huawei Technologies, Co., Ltd. et al. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al. （CN, Shenzhen Ct. 2018））?！侗本┲改稀愤€指出，如果任何一方在談判中都沒有過錯并且被告已經(jīng)提供擔保的情況下，則應當拒絕頒發(fā)禁令（第152條），給實施者在商業(yè)運作中提供了有效保護，以避免在雙方均已履行FRAND義務并且侵權已經(jīng)建立的情況下頒發(fā)禁令。歐盟法院（CJEU）在Huawei v. ZTE案（Case C-170/13，EU:C:2015:477;[2015] 5 CMLR 14; [2016] PRC 4）的判決中也認可實施者在其反要約被拒絕后提供擔保的義務。根據(jù)《JPO指南》，該觀點“基于這樣的想法，即實施者宣稱愿意支付許可費，但實際上不這么做甚至仍然使用侵權產(chǎn)品的行為是矛盾且不公平的?！?/p>

最近，在2020年9月10日給IEEE的信中，美國司法部支持FRAND許可過程中雙方都具有義務的觀點，并指出標準發(fā)展組織（SDO）的未來政策更新“應當鼓勵專利持有者和實施者之間的善意雙邊許可談判”，并指出“反向劫持會嚴重危害創(chuàng)新激勵，在SDO許可政策中應予以考慮?！?/p>

歐洲CWA協(xié)議闡明分歧

行業(yè)中未能就SEP許可形成統(tǒng)一的歐洲標準化委員會專題組協(xié)議（CWA），可能最能體現(xiàn)出SEP的主要所有者/潛在許可方與SEP的實施者/潛在被許可方之間存在的分歧。相反，在2019年6月發(fā)布了兩份CWA：CWA 17431（“5G和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）（包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）標準必要專利許可的原則與指南”）和CWA 95000（“標準必要專利許可的核心原則與方法”）。

CWA 17431共17頁，列出了制定和批準該CWA的Ericsson、InterDigital、Philips、Nokia和Qualcomm等公司，闡述了與善意行事義務、合理使用保密協(xié)議、基于技術對使用者的價值給予公平合理補償以及使用第三方確認（包括仲裁）解決FRAND條款和條件方面爭議相關的幾項原則。相比之下，CWA 95000共51頁，列出了制定和批準該CWA的Apple和公平標準聯(lián)盟，以及其他34個未參與起草但仍表示支持該CWA的實體。后者包括一些對FRAND議題相對較新的聲音，例如來自汽車行業(yè)巨頭Daimler、Ford和Toyota。其中，CWA 95000支持FRAND費率基于“直接或間接侵犯SEP的最小組件”以及SEP所有者負有披露義務的觀點。但是，CWA 95000不贊同專利包許可，盡管表明“[一個]潛在被許可方應當以合理的方式行事，并且在與許可方的溝通中保持公正和坦誠”，卻未提及任何具體的實施者義務。相反，在誤導性地冠以“承擔FRAND義務的SEP善意被許可方”標題的部分中，CWA 95000指出了SEP所有者應首先履行義務：

“許可回應：除非許可方至少完成以下事項并且在許可方完成以下事項之前，被許可方很難或不可能提供FRAND反要約：（a）合理證明其SEP的必要性，并合理證明被許可方確實侵犯了許可方的SEP；（b）提出FRAND要約；（c）向被許可方提供足以評估許可方的要約是否符合“FRAND”原則及其計算方式的信息；（d）為被許可方提供足夠的時間來評估和考慮上述所有因素。”

此外，CWA 95000在這一部分中還表示，“挑戰(zhàn)任何已聲明SEP的實質性或可實施性、要求提供有關FRAND許可要約的合理支持信息和/或提出FRAND反要約不會使當事方成為非善意被許可方”。最后，CWA 95000指出，“不應強迫潛在被許可方參加全球FRAND裁判（即，為更大專利包許可設定費率的做法），例如，如果被許可方堅持行使其在各個國家法院進行訴訟的權利，則面臨禁令威脅”，并且就仲裁而言，“如果不同意這樣的程序，則試圖強迫進行專利包許可或施加處罰的行為不合適，并且違反現(xiàn)行法律和權利”。

時間會證明一切

從各個公司的FRAND聲明以及相關的法律聲明中可以看出，F(xiàn)RAND對不同的人意味著不同的事情。只有時間能證明哪種觀點將占據(jù)上風，或者標準發(fā)展組織和/或標準制定組織可能會介入以打破僵局。

 小提示  ：本系列英文原文首次已在IPWatchdog上發(fā)表，點擊“閱讀原文”查看本篇文章英文原文。

相關閱讀：

1、蜂窩無線標準必要專利：對FRAND相關聲明的調研

2、蜂窩無線標準必要專利（二）：對標準必要專利（SEP）進行許可所作的聲明

3、蜂窩無線標準必要專利（三）：FRAND許可費基準聲明和移動無線標準必要專利

4、蜂窩無線標準必要專利（四）：分析移動無線SEP的FRAND聲明

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：蜂窩無線標準必要專利（五）：實施者義務（點擊標題查看原文）

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