專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（二）

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務所

原標題：專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（二）

涉及使用環(huán)境特征的產品權利要求，如果想要獲得授權或維持有效，要求該產品本身要有“不同于現(xiàn)有產品的特征”，該“不同于現(xiàn)有產品的特征”可以通過使用環(huán)境特征來限定。

同于現(xiàn)有產品的特征”，該“不同于現(xiàn)有產品的特征”可以通過使用環(huán)境特征來限定。

一、前文回顧

在《專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）》一文中筆者梳理了使用環(huán)境特征在侵權判斷時的規(guī)則一、規(guī)則二和規(guī)則三，如下：

【規(guī)則一】：被訴侵權技術方案可以適用于產品權利要求記載的使用環(huán)境的，應當認定被訴侵權技術方案具備了權利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以被訴侵權技術方案實際使用該環(huán)境特征為前提。

【規(guī)則二】：專利文件明確限定該技術方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明被訴侵權技術方案可以適用于其他使用環(huán)境的，則被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍。

【規(guī)則三】：被訴侵權技術方案不能適用于權利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護范圍。

根據(jù)規(guī)則一、規(guī)則二和規(guī)則三，筆者構造了使用環(huán)境特征在授權確權時的規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C，如下：

【規(guī)則A】：引證現(xiàn)有技術可以適用于產品權利要求記載的使用環(huán)境的，應當認定引證現(xiàn)有技術具備了權利要求記載的使用環(huán)境特征，而不以引證現(xiàn)有技術實際使用該環(huán)境特征為前提。

【規(guī)則B】：專利文件明確限定該技術方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明引證現(xiàn)有技術可以適用于其他使用環(huán)境的，則引證現(xiàn)有技術破壞專利文件的保護范圍。

【規(guī)則C】：引證現(xiàn)有技術不能適用于權利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，應當認定引證現(xiàn)有技術破壞專利權的保護范圍。

并且，由規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C推導出一個結論：

當引證現(xiàn)有技術（如在先產品）公開了在后專利文件中的產品時，無論在后專利文件的產品權利要求限定了何種使用環(huán)境特征，該產品權利要求都無法獲得授權。

本文筆者將繼續(xù)構造使用環(huán)境特征在授權確權時的規(guī)則D。

二、從《陌上?！氛f起

首先這樣假設：

假設《陌上桑》是在后申請，羅敷是《陌上?！分猩婕暗摹爱a品”。

假設《陌上?！氛婷鑼懥_敷的內容只有“兩道眉毛，一對眼睛”。

假設《陌上?！穫让婷鑼懥_敷的“行者見羅敷，下?lián)埙陧?。少年見羅敷……”這些內容是“使用環(huán)境特征”。

在上述假設下，規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C所涉及的情況可以比喻為：

羅敷在《陌上?！分耙呀洝肮_”，例如“公開”在女人堆里，不曾見過行者等人，但羅敷已然是“現(xiàn)有技術”。此時，無法通過《陌上?！分械膫让婷鑼?，再次給羅敷以專利保護。

而即將構造的規(guī)則D所涉及的情況可以比喻為：

有一個姑娘出現(xiàn)在《陌上桑》之前，也符合《陌上?！分?的正面描寫，但是這個姑娘不符合《陌上?！分械膫让婷鑼?，即：《陌上桑》的側面描寫限定出羅敷不同于這個姑娘，限定出羅敷是首次出現(xiàn)的。此時，可以通過《陌上?！分械膫让婷鑼?，給羅敷以專利保護。

三、規(guī)則D的構造

由《專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）》可知，規(guī)則A、規(guī)則B及規(guī)則C構造的前提是“產品相同，只有使用環(huán)境特征是否適用需要討論”；由上述比喻可知，即將構造的規(guī)則D所針對的情況則是：產品是否相同，需要通過使用環(huán)境特征來判斷。

在閱讀了涉及使用環(huán)境特征的所有復審無效決定后，認為有以下復審無效決定的內容，可以用來構造規(guī)則D。

在第34153號無效決定中，合議組認為：

在判斷采用使用環(huán)境特征限定的產品權利要求的新穎性時，不僅要考慮權利要求中直接限定產品結構或組成的技術特征，同時還應當考慮使用環(huán)境特征對產品是否具備限定作用。當所述產品因適用于所述環(huán)境而需要具備與環(huán)境相適應的規(guī)格、尺寸、材質及強度等方面的要求，且沒有充分的證據(jù)表明對比文件中的類似產品能夠適用于相同環(huán)境中，解決相同的技術問題，并達到同樣的預期效果時，則無法得出相應的權利要求不具備新穎性的結論。

據(jù)此，可以構造使用環(huán)境特征在授權確權階段的規(guī)則D如下：

【規(guī)則D】

如果使用環(huán)境特征的限定，對所述產品規(guī)格、尺寸、材質及強度等方面發(fā)生影響，則使用環(huán)境特征能夠使產品權利要求具備新穎性；

如果使用環(huán)境特征的限定，不對所述產品規(guī)格、尺寸、材質及強度等方面發(fā)生影響，則使用環(huán)境特征不能使產品權利要求具備新穎性。

第34153號無效決定本身，只是對規(guī)則D第一段內容的印證。規(guī)則D第二段的內容，可以從第87170號復審決定和第42150號無效決定得到印證。

第87170號復審決定中，合議組認為：

然而，如果“用于……”的限定對所要求保護的產品或設備本身沒有帶來影響，只是對產品或設備的用途或使用方式的描述，則其對產品或設備例如是否具有新穎性、創(chuàng)造性的判斷不起作用。顯然，關于用途的限定作用，關鍵要看是否給產品本身帶來實質性的影響，合議組已經考慮了本案中涉及用途限定的特征，但由于其沒有給本發(fā)明的產品帶來任何實質影響，因此，在產品創(chuàng)造性判斷時該特征不起限定作用。

第42150號無效決定，合議組直接表述：

由于本專利的技術方案只涉及到產品上“二維碼信息”的識別判斷，未涉及產品“噴碼數(shù)據(jù)”，因此該使用環(huán)境特征對本專利要求保護的生產線結構無影響和任何限定作用。

綜上可知：

使用環(huán)境特征對保護范圍的影響，是以它是否影響到產品本身作為判斷標準，即：如果使用環(huán)境特征不能夠限定出在后申請涉及的產品不同于在前產品，則在后申請不能授權；如果使用環(huán)境特征能夠限定出在后申請涉及的產品不同于在前產品，則在后申請可能獲得授權。

最后，根據(jù)規(guī)則D，又可以對應得到一條推論：

涉及使用環(huán)境特征的產品權利要求，如果想要獲得授權或維持有效，要求該產品本身要有“不同于現(xiàn)有產品的特征”，該“不同于現(xiàn)有產品的特征”可以通過使用環(huán)境特征來限定。

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專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（一）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利使用環(huán)境特征，深挖那些找不到的規(guī)則（二）（點擊標題查看原文）

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