淺論美國審查意見之限制性/選擇

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：顏思晨  深圳中一聯合知識產權代理有限公司

原標題：淺論美國審查意見之限制性/選擇

申請人在中國申請的某些專利進入美國時會遇到美國審查員下發(fā)的限制性/選擇（Restriction/Election）通知書，而該些專利在中國申請時并未收到中國審查員下發(fā)任何有關單一性問題的審查意見，那么為什么在中國滿足單一性要求的該些專利申請在進入美國后卻不滿足美國限制性/選擇的要求呢？希望本文的簡單論述可以助力企業(yè)IPR在海外的專利布局并解決各位企業(yè)家或者涉外專利代理人對于此點的困惑。

在尋求海外專利申請的過程中，有時候會遇到讓人百思不得其解的事情，例如，申請人在中國申請的某些專利進入美國時會遇到美國審查員下發(fā)的限制性/選擇（Restriction/Election）通知書，而該些專利在中國申請時并未收到中國審查員下發(fā)任何有關單一性問題的審查意見，那么為什么在中國滿足單一性要求的該些專利申請在進入美國后卻不滿足美國限制性/選擇的要求呢？要搞懂這個問題，首先需要清楚美國專利限制性/選擇是否就是簡單的單一性要求并且需要弄清楚中國專利單一性和美國專利限制性/選擇的區(qū)別。在了解了美國專利限制性/選擇的機制后，才可以討論在即使收到美國專利限制性/選擇通知書后怎么應對。希望本文的簡單論述可以助力企業(yè)IPR在海外的專利布局并解決各位企業(yè)家或者涉外專利代理人對于此點的困惑。

為了研究以上所談論的問題，本文將從以下幾個方面來進行簡單討論：（一）中國專利單一性；（二）美國專利限制性/選擇；（三）何種情況會收到美國專利限制性/選擇通知書；（四）如何應對美國專利限制性/選擇。

（一）中國專利單一性

對于有過相關中國專利申請經驗的申請人、企業(yè)IPR以及專利代理師而言，中國專利申請中的“單一性”應該并不陌生?！吨腥A人民共和國專利法》和《中華人民共和國專利法實施細則》均對中國專利申請中的“單一性”作出了相關規(guī)定。

《中華人民共和國專利法》第31條規(guī)定：“一件發(fā)明或者實用新型專利申請應當限于一項發(fā)明或者實用新型。屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型，可以作為一件申請?zhí)岢觥薄！吨腥A人民共和國專利法實施細則》第34條規(guī)定：“可以作為一件專利申請?zhí)岢龅膶儆谝粋€總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型，應當在技術上相互關聯，包含一個或者多個相同或者相應的特定技術特征，其中特定技術特征是指每一項發(fā)明或者實用新型作為整體，對現有技術做出貢獻的技術特征”。

對于中國專利申請來說，“一項”發(fā)明或者實用新型通常是指發(fā)明或者實用新型中的“一項獨立權利要求及其從屬權利要求所要求保護的技術方案”，則根據《中華人民共和國專利法》第31條可知：當兩個或以上的獨立權利要求所要求保護的技術方案屬于一個總的發(fā)明構思時，該兩個或以上的獨立權利要求及其從屬權利要求所要求保護的技術方案可以作為一件發(fā)明專利或者一件實用新型專利而提出申請。進一步，《中華人民共和國專利法實施細則》第34條對“一個總的發(fā)明構思”進行了定義，其可以理解為：兩個或以上的獨立權利要求所要求保護的技術方案間需要具有相同或相應的特定技術特征，并且該相同或相應的特定技術特征是相對于現有技術而言具有創(chuàng)造性的技術特征。

然而，判定該相同或相應的特定技術特征是否相對于現有技術而言具有創(chuàng)造性，需要審查員對專利申請作出實質性工作之后（即進行相關現有技術的檢索工作并基于檢索到的現有技術對該專利申請的新穎性/創(chuàng)造性作出一定論述）才能夠得出，因此，中國專利申請中的單一性問題是在兩個或以上的獨立權利要求之間才會發(fā)生的，并且通常是在專利申請進入到專利實質審查工作之后才會出現而且通常伴隨著技術方案的新穎性/創(chuàng)造性問題一起出現。

由此，假設一種產品A包括裝置B，且裝置B是相對于現有技術而言具有創(chuàng)造性的，則在一件發(fā)明專利申請或者實用新型專利申請中可以包括諸多獨立權利要求。例如：

獨立權利要求1：一種裝置B，其包括……。

獨立權利要求2：一種制造裝置B的方法，其包括……。

獨立權利要求3：一種裝置B的使用方法，其包括……。

獨立權利要求4：一種產品A，其包括裝置B。

獨立權利要求5：……。

獨立權利要求6：……。

……

（二）美國專利限制性/選擇

在中國專利申請中，只要兩個或以上的發(fā)明或者實用新型之間具有相同或相應的技術特征，則中國審查員會對該兩個或以上的發(fā)明或者實用新型均進行實質審查，通過對比該兩個或以上的發(fā)明或者實用新型所要求保護的技術方案與所檢索到的現有技術來斷定該相同或相應的技術特征是否為特定技術特征，從而確定在一個專利申請中的兩個或以上的發(fā)明或者實用新型是否具有單一性問題。然而，在美國專利申請中，即使兩個或以上的發(fā)明之間具有相同或相應的技術特征，卻有時仍然會在審查員還未對專利申請進行實質性檢索工作時即下發(fā)專利限制性要求，即要求申請人從多組權利要求中選擇一組權利要求進行實質審查，或者要求申請人從一組權利要求中的多條從屬權利要求中選擇一些權利要求進行實質審查，這對于還未看到審查員檢索報告的申請人而言無疑是令人生氣且煩悶的，因為有可能隨意選擇的一組或一些權利要求在接下來的審查中被審查員認定為沒有創(chuàng)造性而遭拒絕，從而導致整個申請全軍覆沒。如果申請人后續(xù)對未選擇的那些權利要求申請分案，首先申請人也并未可知其可授權前景，其次分案新申請將導致昂貴費用。

那么，接下來，為了本文層次清晰，筆者通過討論以不同途徑申請美國專利來了解在美國專利申請中何為美國專利商標局的限制性/選擇。

1. 以PCT途徑進入美國國家階段的發(fā)明專利申請。

通過查閱《美國專利法》（Consolidated Patent Laws - 2021）可知，其第五部分《專利合作條約》的相關條款“35 U.S.C. 372 National stage: Requirements and procedure”的第（b）條第（2）款對以PCT途徑進入美國國家階段的發(fā)明專利申請的單一性作出了規(guī)定：“the Director may cause the question of unity of invention to be reexamined under section 121, within the scope of the requirements of the treaty and the Regulations”，而《美國專利法》關于專利分案申請的相關條款35 U.S.C. 121中規(guī)定了“If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions”和“The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention”。也就是說，在通常的美國發(fā)明專利申請中（例如，在美國本土申請的發(fā)明專利），美國專利審查員會限制一個申請中只能有一個發(fā)明或者多個獨立但不可區(qū)分（not distinct）的發(fā)明，據此，通過PCT途徑進入美國國家階段的申請，在該PCT國際專利申請進入美國國家階段后，美國專利審查員也可根據《專利合作條約》的有關條款對該美國國家階段申請中的兩個或以上的獨立權利要求所要求保護的技術方案之間的單一性提出質疑，并限制申請人從兩組或以上的權利要求組中選擇一組進行繼續(xù)審查，即會發(fā)下《限制性/選擇審查意見通知書》（《Restriction / Election Action》）并要求申請人選擇并修改權利要求以滿足單一性要求（Requirement for Unity of Invention）。

《PCT實施細則》（2020年6月更新版）的第13條第1款對一個申請中的多個獨立權利要求之間的“單一性”作出了詳細的定義：“The international application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept (“requirement of unity of invention”)”。即，只允許一個發(fā)明或者屬于一個總的發(fā)明構思的多個發(fā)明在一個專利中提出申請?！禤CT實施細則》第13條第2款對“一個總的發(fā)明構思”進行了進一步規(guī)定：“Where a group of inventions is claimed in one and the same international application, the requirement of unity of invention referred to in Rule 13.1 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression “special technical features” shall mean those technical features that define a contribution which each of the claimed inventions, considered as a whole, makes over the prior art.”（也可參見《美國專利實施細則》（Consolidated Patent Rules - 2021）的“UNITY OF INVENTION”部分的第1.475條（a）款），《PCT實施細則》第13條第3款還規(guī)定了“The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim.”（也可參見《美國專利實施細則》的“UNITY OF INVENTION”部分的第1.475條（e）款）。也就是說，對于以PCT途徑進入美國國家階段的發(fā)明專利申請，權利要求之間是否滿足單一性的評判依據“一個總的發(fā)明構思”與我們中國專利審查中的相類似。

《美國專利實施細則》的“UNITY OF INVENTION”部分的第1.475條（b）款還規(guī)定了當美國國家階段申請的權利要求包括不同類型的多個發(fā)明時，僅當該不同類型的多個發(fā)明為以下類型的組合之一時才會被考慮為滿足單一性要求：（1）產品及其專門生產方法；（2）產品及其使用方法；（3）產品及其專門生產方法和使用方法；（4）方法及其專門實施設備；（5）產品及其專門生產方法和該方法的專門實施設備。

換句話說，美國專利審查中也會存在單一性審查，對于以PCT途徑進入美國國家階段的專利申請，審查員有權下發(fā)與中國相類似的有關單一性問題的審查意見通知書，且該單一性審查遵循相關法條中有關“Unity of Invention”的相關條款規(guī)定。如果實際上有單一性問題審查員在審查過程中卻沒有下發(fā)有關單一性的審查意見，這在后續(xù)也并不會影響該專利申請的有效性，但審查員可以在后續(xù)審查的任何階段下發(fā)有關單一性的審查意見。對于以《巴黎公約》途徑進入美國的專利申請和直接在美國本土申請的專利申請則不遵循法條中有關“Unity of Invention”的相關審查規(guī)定。

那么，對于以《巴黎公約》途徑進入美國的專利申請和直接在美國本土申請的專利申請，是不是就不審查多個發(fā)明之間的單一性呢？筆者接著討論。

2. 以《巴黎公約》途徑進入美國的專利申請和直接在美國本土申請的專利申請。

同上所述，《美國專利法》關于專利分案申請的相關條款35 U.S.C. 121中規(guī)定了“If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions”和“The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention”。另外，《美國專利實施細則》的“JOINDER OF INVENTIONS IN ONE APPLICATION; RESTRICTION”部分對在一個美國發(fā)明專利申請中同時提出兩個或以上的發(fā)明提出了限制，具體地，第1.142條規(guī)定了：“(a) Two or more independent and distinct inventions may not be claimed in one national application, except that more than one species of an invention, not to exceed a reasonable number, may be specifically claimed in different claims in one national application, provided the application also includes an allowable claim generic to all the claimed species and all the claims to species in excess of one are written in dependent form (§ 1.75) or otherwise include all the limitations of the generic claim. (b) Where claims to all three categories, product, process of making, and process of use, are included in a national application, a three way requirement for restriction can only be made where the process of making is distinct from the product. If the process of making and the product are not distinct, the process of using may be joined with the claims directed to the product and the process of making the product even though a showing of distinctness between the product and process of using the product can be made.”。也就是說，根據《美國專利法》和《美國專利實施細則》的相關規(guī)定，對于以《巴黎公約》途徑進入美國的專利申請和直接在美國本土申請的專利申請，分為兩種情況：

一是當其中的多個權利要求所要求保護的技術方案：（1）涉及多個（兩個及以上）獨立的發(fā)明；且（2）該多個獨立權利要求所要求保護的技術方案為可區(qū)分的（distinct），則該多個權利要求所要求保護的技術方案不可以在一個專利申請中提出。對于“可區(qū)分”一詞，基于美國CPC專利分類系統及技術方案本身，具體可參見《MEPS 806 Determination of Distinctness or Independence of Claimed Inventions》。由于該可區(qū)分性，多個發(fā)明可能被分類為幾乎不同的CPC分類目錄下，對該多個獨立且可區(qū)分的發(fā)明同時進行審查會嚴重加重審查員的檢索和審查工作負擔。

示例性地，若一個發(fā)明中的權利要求為如下所示，則不滿足限制性要求：

獨立權利要求1：一種產品A，其包括B和C。

獨立權利要求2：一種產品A，其包括D和E。

示例性地，若一個發(fā)明中的權利要求為如下所示，則不滿足限制性要求（假設技術特征C相對現有技術具有創(chuàng)造性）：

獨立權利要求1：一種產品A，其包括B，其中B由C制成。

獨立權利要求2：一種產品D，其包括A，其中A包括B。

二是當其中的多個權利要求所要求保護的技術方案：（1）具有一個可授權的“總括性（generic）”的獨立權利要求；且（2）該“總括性”的獨立權利要求下的不同子類（species）從屬權利要求的條數未超過合理數量，則該多個權利要求所要求保護的技術方案可以在一個專利申請中提出?；蛘?，包括該“總括性”權利要求所有特征的獨立權利要求也可與該“總括性”權利要求在一個專利申請中提出。示例性地，若一個發(fā)明申請中的權利要求為如下所示：

獨立權利要求1：一種產品A，其包括B。

從屬權利要求2：根據權利要求1的一種產品A，其中所述B由C制成。

從屬權利要求3：根據權利要求1的一種產品A，其中所述B由D制成。

從屬權利要求4：根據權利要求1的一種產品A，其中所述B由E制成。

從屬權利要求5：根據權利要求1的一種產品A，其中所述B由F制成。

獨立權利要求6：一種產品C，其包括產品A，其中所述產品A包括B。

則上述獨立權利要求1為“總括性”獨立權利要求，而上述眾多從屬權利要求限定了完全不同的實施方式，為該“總括性”獨立權利要求的子類從屬權利要求。若該“總括性”獨立權利要求為可授權的，且審查員認為不同子類從屬權利要求的數量合理，則上述權利要求1-6均可以放在一個專利申請中提出。

那么，如果申請人將多個獨立且可區(qū)分的發(fā)明放在一個專利申請中，或者如果審查員認為“總括性”獨立權利要求無授權前景，會發(fā)生什么情況呢？

根據《美國專利實施細則》第1.142條的規(guī)定，如果審查員認為多個獨立且可區(qū)分的發(fā)明被放在了一個專利申請中，這時，審查員可能會對該專利申請下發(fā)限制性/選擇（Restriction / Election）通知書，以要求申請人從該多個獨立的發(fā)明中選擇一個/組發(fā)明進行繼續(xù)審查，從而使得該專利申請滿足限制性要求（Requirement for Restriction）的相關規(guī)定。

另外，根據《美國專利實施細則》第1.146條的規(guī)定，如果審查員認為“總括性”獨立權利要求無授權前景，而該“總括性”獨立權利要求下的多個不同子類從屬權利要求為專利性可區(qū)分（patentably distinct）的，則審查員認為這會嚴重加重其檢索和審查工作負擔，這時審查員可能會對該專利申請下發(fā)限制性/選擇（Restriction / Election）通知書，以要求申請人從該多個不同子類從屬權利要求中選擇一組子類權利要求進行繼續(xù)審查，從而使得該專利申請滿足子類選擇（Election of Species）的相關規(guī)定。

由以上可知，對于以PCT途徑進入美國國家階段的專利申請，審查員可以審查其單一性問題，且該單一性審查遵循相關法條中有關“Unity of Invention”的相關條款規(guī)定，即審查時注重多個發(fā)明是否屬于“一個總的發(fā)明構思”以及多個發(fā)明之間的類型組合。而對于以《巴黎公約》途徑進入美國的專利申請和直接在美國本土申請的專利申請，審查員有較大的自由裁量權，當其認為檢索和審查工作較繁重時，則可以對該專利申請下發(fā)限制性/選擇（Restriction / Election）通知書，包括針對多個獨立發(fā)明的限制性要求（Requirement for Restriction）審查意見，或者對針對多個不同子類從屬權利要求的子類選擇（Election of Species）審查意見，或者其結合，從而限制申請人在單個專利申請中提出過多的技術方案。如此，限制性/選擇（Restriction / Election）通知書可以在審查員并未作出任何實質性檢索工作之前就發(fā)出。

由此可以知曉中國專利單一性和美國專利限制性/選擇之間的區(qū)別，其在機制上截然不同。

（三）何種情況會收到美國專利限制性/選擇通知書

在了解了美國專利限制性/選擇的機制之后，就比較容易清楚為何會收到美國專利商標局的限制性/選擇通知書了。下面先來看幾個案例。

案例1——PCT途徑進入美國國家階段，兩組權利要求之間沒有相同的技術特征——單一性要求（Requirement for Unity of Invention）：

案例2——PCT途徑進入美國國家階段，兩組權利要求之間相同或相應的技術特征沒有創(chuàng)造性——單一性要求（Requirement for Unity of Invention）：

案例3——巴黎公約途徑進入美國國家階段，且兩組權利要求所要求保護的技術方案為可區(qū)分的（distinct）——限制性要求（Requirement for Restriction）：

案例4——巴黎公約途徑進入美國國家階段，且兩組權利要求所要求保護的技術方案為可區(qū)分的（distinct）——限制性要求（Requirement for Restriction）：

關于子類選擇的（Election of Species）案例可能生化領域居多，由于筆者為軟件通信領域，因此此處省略了子類選擇要求的示例。

由以上可知，當通過PCT途徑進入美國國家階段的專利申請不滿足單個發(fā)明構思時，或者當通過（巴黎公約途徑進入美國的）美國專利申請的多個獨立的發(fā)明之間是可區(qū)分的，或者當通過（巴黎公約途徑進入美國的）美國專利申請中獨立的發(fā)明下面的子類發(fā)明被認為數量太多時，則會收到美國專利商標局下發(fā)的限制性/選擇審查意見。

（四）如何應對美國專利限制性/選擇

在收到美國專利商標局下發(fā)的限制性/選擇審查意見時，涉外專利代理人首先要做到的是“不要慌”，要先分析一下原因，不要頭腦簡單的跟著審查員一起“斃掉”專利申請中的多個發(fā)明。畢竟美國審查員也是凡人，也有犯錯或者審查標準不一的情況發(fā)生。

在拿到限制性/選擇審查意見時，首先需要明確一下本美國專利申請是以什么途徑在美國申請專利的。

如果是以PCT途徑進入美國國家階段的，則需要看本美國專利申請中不同類型的多個發(fā)明的主題是否為以下組合之一：（1）產品及其專門生產方法；（2）產品及其使用方法；（3）產品及其專門生產方法和使用方法；（4）方法及其專門實施設備；（5）產品及其專門生產方法和該方法的專門實施設備。若是，則本美國專利申請是滿足單一性要求的；若不是，則需要觀察審查員是否是以PCT第13條的單一性標準來對本美國專利申請的單個發(fā)明構思進行審查的。

如果是以巴黎公約途徑申請美國專利的，則需要看此限制性/選擇審查意見是發(fā)明種類的限制性要求還是子類發(fā)明的子類選擇要求。如果是關于發(fā)明種類的限制性要求，則需要分析本美國專利申請中多個獨立的發(fā)明之間是否是可區(qū)分的。如果是關于子類發(fā)明的子類選擇要求，則需要看“總括性”權利要求后面的子類組數以及審查員如何評定子類組數超過合理數量。

然而，有時候有的審查員比較無賴，比如明明是PCT途徑進入的美國國家階段，在不檢索的情況下說多個獨立的發(fā)明之間相同或相應的技術特征為現有技術，因此該多個獨立的發(fā)明之間不具有單一性，其實就是審查員可能由于工作繁忙或者期限緊張不想檢索了而已。

對于上述提到的一些情況，例如：對于PCT進入美國國家階段的專利申請，審查員不按照PCT中單一性標準進行審查；對于通過巴黎公約途徑在美國申請的專利，審查員對于多個獨立的發(fā)明之間“可區(qū)分”的評述不正確等情況，申請人有權持有不同意見。但是，值得注意的是，不管是否認可審查員的限制性/選擇意見，我們都需要暫時選出一組權利要求要求進行繼續(xù)審查。并且在提交選擇時，可以對另外的一組或者幾組權利要求進行爭辯，根據現有數據，爭辯成功的幾率大概在20%左右，但這會影響后續(xù)的分案申請，因為若同時進行了爭辯后續(xù)又申請了分案申請，則若審查員考慮了我們的意見就有可能在后續(xù)出現重復授權的問題。因此，若已經決定了要做分案申請，就不要在做爭辯了。

另外，關于如何對審查員認定的多組權利要求進行有利的選擇，由于篇幅有限，本文不再展開論述。只能說專業(yè)的事情，需要交給專業(yè)的人去幫忙解決。就像這看起來簡單的美國限制性/選擇意見，也依然大有文章可做。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：顏思晨  深圳中一聯合知識產權代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺論美國審查意見之限制性/選擇（點擊標題查看原文）

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