OPPO v Sharp：中國法院對標準專利全球許可糾紛的裁判

#本文僅代表作者觀點，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載，不代表IPRdaily立場#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘俊林 企業(yè)知產(chǎn)觀察

原標題：OPPO v Sharp：中國法院對標準專利全球許可糾紛的裁判

“我們對兩家公司和平解決全球?qū)＠m紛的結(jié)果感到高興。此次交叉許可協(xié)議也再次彰顯OPPO知識產(chǎn)權(quán)的價值?！?0月8日，OPPO官網(wǎng)上發(fā)布了與Sharp達成專利許可后的新聞公告。

同一天，Sharp官網(wǎng)也發(fā)出了兩家公司達成許可的新聞，其管理執(zhí)行官認為：許可的達成提升了Sharp專利組合的價值。

從公告來看，這是一個雙贏的交叉許可。

然而，達成許可的過程并不輕松，兩家公司曾在全球范圍內(nèi)提起一系列的對抗性訴訟。

本文要討論的就是OPPO與Sharp的一系列訴訟中，OPPO針對標準專利許可談判和許可條件，在中國起訴Sharp的一起案件。

該案件之所以值得被討論，筆者認為有以下兩方面原因：

一方面，本案是中國最高法院首次針對全球?qū)＠M合的許可條件作出的裁判，肯定了這類案件在中國具有可訴性、中國法院具有管轄權(quán)，相應的裁判觀點值得研讀。

再一方面，原告的訴訟主張以及雙方的觀點，也體現(xiàn)了不同公司對標準專利許可的不同認識，相應的內(nèi)容也值得整理和分析。

因此，筆者將從以下兩個角度，分兩篇文章對這起案件進行梳理：

1. 中國法院的裁判思路和觀點

2. 當事雙方的各自主張

本篇文章主要探討中國法院的裁判思路和觀點。

01.案件概覽

根據(jù)公開的裁判文書，OPPO的訴訟請求包括下以下三點：

◆ 確認Sharp在談判中的行為，包括單方面發(fā)起訴訟的行為，違反FRAND義務；

◆ 確定Sharp相關專利組合的全球許可條件，涉及法院確定全球費率；

◆ 要求Sharp賠償違反FRAND義務而給OPPO造成的損失。

深圳中院作為一審、最高法院作為二審，在管轄權(quán)異議程序中，對本案的相關內(nèi)容作出了裁判。

圍繞OPPO提出的訴訟請求，中國法院對以下兩方面問題進行了認定：其一，對全球標準專利組合許可費的管轄權(quán)問題。其二，在不涉及專利權(quán)侵權(quán)和請求禁令的情況下，是否違反FRAND原則的確認之訴。

其中，最高法院關于中國法院可以裁判全球?qū)＠M合許可條件的觀點引起了廣泛關注；同時，法院還支持了OPPO請求裁判Sharp談判行為違反FRAND原則的訴求。相對于裁判費率，此類的請求在此之前應該并未在中國法院的案件中出現(xiàn)過。

可以說，在這個案件中，中國法院對標準專利許可糾紛的裁判展現(xiàn)了相對積極的司法態(tài)度。

02.關于全球許可費的中國裁判

全球?qū)＠M合通常包含依據(jù)多個不同國家法律而獲得授權(quán)的專利。英國法院曾率先在案件中對全球許可費作出過裁判，事后引來了不少當事人主動去英國請求裁判全球費率。

反對觀點認為，由一國法院對整個專利組合作出裁判，超出了該國法律的管轄范圍。即使存有爭議，此類訴求的存在和當事人的行為就說明其具有一定的現(xiàn)實意義。

這一次，中國最高法院在OPPO與Sharp案件中的裁判，也在不同層級上都表明了中國法院的態(tài)度：裁判全球許可費在中國是可訴、可管轄的。

盡管這是最高法院對請求裁判全球許可條件的案件首次作出裁判，但是，案件的初步結(jié)論并不令人意外。在此之前，中國的不同法院和各種學術(shù)討論已經(jīng)對類似問題作出過論證，即依據(jù)中國的法律規(guī)定，是可以對此類問題進行裁判的。

在OPPO的這一案件中，最高法院認為，雙方的談判包含了全球的許可條件，曾在中國進行過談判，專利組合中的大部分專利也為中國專利，并且實施者的實施地和收入來源也主要在中國，在中國具有可供執(zhí)行的財產(chǎn)，由此認為中國法院可對全球費率進行裁判。

在一審階段，深圳中院也給出了相似的論證，并認為中國是具有最密切聯(lián)系的地區(qū)。同時，還認為“裁判全球費率有助于整體效率提升,可以從本質(zhì)上解決原、被告之間的糾紛,有效避免雙方當事人在不同國家多次訴訟,也更符合FRAND原則的本意”。

以上關于全球許可費的論述，在更早之前的案件中也有所體現(xiàn)。

在武漢中院受理的小米與InterDigital案件，也曾涉及到關于裁判全球許可費的請求。武漢中院在禁訴令的裁定中認為，在雙方談判陷入僵局后，請求法院裁判許可條件，符合FRAND原則的初衷，而且小米公司注冊、研發(fā)和專利實施地都在中國，法院因此獲得了管轄權(quán)。

從這兩起案件中不難看出，中國法院對于裁判全球費率的態(tài)度是開放的。

03.關于確認違反FRAND原則的中國裁判

許可費是雙方談判的目的，但在談判過程中，仍需通過具體的行為，真誠善意的促進談判。除了請求法院確定許可費， OPPO還提出確認Sharp的行為違反FRAND義務并獲得賠償?shù)脑V求。正如上面所提及，此類的訴求應該在之前的案件中未出現(xiàn)過。

在提起許可費訴訟時，雙方并未達成有效的許可合同，F(xiàn)RAND原則基本是對雙方的唯一可約束。在本文看來，如何界定起訴時雙方之間的法律關系，如何理解FRAND原則，與請求確認違反FRADN原則的訴訟存在一定的關系。

關于該問題的答案，全球范圍內(nèi)不同國家的法院具有不同的理解。例如，美國法院將雙方看作一種合同關系，當事主體也可向法院提出FRAND違約之訴。中國法院此前并未對類似問題作出相對清晰的認定。

在三星起訴愛立信請求確定全球許可費率的案件中，武漢中院曾表示，當時的案件屬于涉外知識產(chǎn)權(quán)合同糾紛類案件。但是，該認定并不清晰。

此次，在OPPO與Sharp的案件中，兩審法院對于此類案件的性質(zhì)作出了基本相同的認定：深圳中院認為，該類案件既非典型合同糾紛又非典型侵權(quán)糾紛。最高院也基本認同該認定，并將其視為“一種相對更具有合同性質(zhì)的特殊類型糾紛”，兼具合同糾紛和專利侵權(quán)糾紛的特點。

在上述的認定之下，深圳中院，在裁定書中，將違反FRAND原則的談判行為定義為締約過失責任。

一審裁定認為，在達成許可之前，權(quán)利人因FRAND聲明而具有了先合同義務，談判雙方之間具有特殊信賴關系，當標準必要專利權(quán)人違反FRAND/RAND原則和誠實信用原則，給標準必要專利實施者造成經(jīng)濟損失時，原告可以請求其承擔締約過失責任。

在管轄權(quán)異議程序的二審階段，Sharp并未就此點提出針對性的上訴意見。最高法院也就沒有給出相應的論述。

由此，在未提出專利侵權(quán)的情況下，獨立請求確認法院裁判談判行為違反FRAND義務的主張，好像也具有了可訴性。

04.對法院裁判的總結(jié)

裁判全球費率是具有合理性的。畢竟，在實踐中，全球許可通常才是雙方談判的最終目的。剩下的問題，就是由哪個機構(gòu)去裁判。

既然中國的法律并不禁止，中國法院也認為可以裁判，至少為當事人提供了一種選擇。

OPPO發(fā)起該案時還是2020年。在2021年1月新實施的《民事案件案由規(guī)定》中，已經(jīng)將“標準必要專利使用費糾紛”作為獨立的案由列出了。由法院裁判標準專利的許可費，不管是屬于本國的專利組合，還是全球?qū)＠M合，從是否可裁判的邏輯上并無實質(zhì)差別。

畢竟在請求裁判的時刻，雙方都還未達成合同，而最終的合同也只是在考慮一系列商業(yè)因素后的如何確定對價的問題，既然是裁判許可條件，就無需在案件中對哪個專利可能構(gòu)成侵權(quán)進行獨立的判斷。

從商業(yè)角度來看，裁判全球費率應該是具有合理性的。

在這個案件里，法院還認定，對確認違反FRAND原則的行為可提出訴訟。畢竟，除了錢的問題之外，談判行為是否符合FRAND，體現(xiàn)的是一家公司是否在以誠實信用的態(tài)度在談判。在本案中關于此類的訴求裁判意見，肯定也會為其他公司提供相應的參考。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘俊林 企業(yè)知產(chǎn)觀察

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：OPPO v Sharp：中國法院對標準專利全球許可糾紛的裁判（點擊標題查看原文）

「關于IPRdaily」

IPRdaily是全球領先的知識產(chǎn)權(quán)綜合信息服務提供商，致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構(gòu)的全球近100萬用戶（國內(nèi)70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：“http://globalwellnesspartner.com/