基于實(shí)務(wù)視角淺析實(shí)用新型專利的保護(hù)客體

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作者：張豐豪 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：基于實(shí)務(wù)視角淺析實(shí)用新型專利的保護(hù)客體

實(shí)用新型專利因其不需要經(jīng)歷實(shí)質(zhì)審查、審查周期短、授權(quán)相對(duì)容易、花費(fèi)較少卻具有顯著的實(shí)用價(jià)值而受到申請(qǐng)人的青睞。然而，與發(fā)明專利相比，實(shí)用新型專利保護(hù)的客體卻受到一定的限制。在本文，筆者基于自身工作經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合部分案例對(duì)一些具有代表性的實(shí)用新型保護(hù)客體問(wèn)題進(jìn)行探討和梳理，以期能夠給讀者帶來(lái)些許幫助或啟發(fā)。

引言

實(shí)用新型專利因其不需要經(jīng)歷實(shí)質(zhì)審查、審查周期短、授權(quán)相對(duì)容易、花費(fèi)較少卻具有顯著的實(shí)用價(jià)值而受到申請(qǐng)人的青睞。然而，與發(fā)明專利相比，實(shí)用新型專利保護(hù)的客體卻受到一定的限制?！秾＠ā返?條第3款：“實(shí)用新型，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案”?！秾＠麑彶橹改?021》（下文簡(jiǎn)稱《專利審查指南》）在其第一部分第二章第6.1節(jié)中進(jìn)一步明確指出：“實(shí)用新型專利只保護(hù)產(chǎn)品。所述產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)方法制造的，有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的實(shí)體”，并且還指出：“一切方法以及未經(jīng)人工制造的自然存在的物品不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體”。

在實(shí)務(wù)中，對(duì)于明顯只涉及形狀、構(gòu)造或者其組合的產(chǎn)品（例如，具有確定形狀、構(gòu)造且占據(jù)一定空間的機(jī)械裝置等），一般不存在保護(hù)客體上的爭(zhēng)議。然而，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了越來(lái)越多依賴于計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)其部分或全部功能的產(chǎn)品、或者結(jié)合有機(jī)械結(jié)構(gòu)和功能模塊、方法特征、材料特征等類型的產(chǎn)品。此類產(chǎn)品是否屬于實(shí)用新型專利的保護(hù)客體往往不那么容易判斷，需要針對(duì)每個(gè)具體產(chǎn)品的具體特征基于《專利法》和《專利審查指南》的相應(yīng)規(guī)定來(lái)進(jìn)行具體分析。由于不同個(gè)體對(duì)《專利法》和《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定和每個(gè)產(chǎn)品的具體技術(shù)特征在理解上經(jīng)常存在偏差，導(dǎo)致此類產(chǎn)品的保護(hù)客體問(wèn)題在實(shí)務(wù)中存在很多爭(zhēng)議，并因此增加了分析與判斷的難度。在本文，筆者基于自身工作經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合部分案例對(duì)一些具有代表性的實(shí)用新型保護(hù)客體問(wèn)題進(jìn)行探討和梳理，以期能夠給讀者帶來(lái)些許幫助或啟發(fā)。

1.涉及方法特征的實(shí)用新型保護(hù)客體問(wèn)題

《專利審查指南》在其第一部分第二章第6.1節(jié)中明確指出：不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)客體的方法”包括產(chǎn)品的制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法、計(jì)算機(jī)程序以及將產(chǎn)品用于特定用途等”。特別地，《專利審查指南》指出：（1）權(quán)利要求中可以使用已知方法的名稱限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等；（2）如果權(quán)利要求中既包含形狀、構(gòu)造特征，又包含對(duì)方法本身提出的改進(jìn)，則不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。

1.1）關(guān)于“權(quán)利要求中可以使用已知方法的名稱限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等”

對(duì)于《專利審查指南》的該條規(guī)定，“使用已知方法的名稱限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造”通常較為容易理解，即：在權(quán)利要求中可以使用一些已知的方法名稱（例如，焊接、鉚接等）來(lái)限定產(chǎn)品的形狀和構(gòu)造。然而，如何理解“不得包含方法的步驟、工藝條件等”則可能存在爭(zhēng)議。第一種觀點(diǎn)認(rèn)為基于該規(guī)定，權(quán)利要求中不能包含任何涉及方法步驟、工藝條件等的表述，即便這些方法步驟、工藝條件等屬于公知的步驟、工藝條件也不行。第二種觀點(diǎn)則認(rèn)為“不得包含方法的步驟、工藝條件等”是針對(duì)“限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造”的限定方式而言的，即：其強(qiáng)調(diào)是“不得以包含方法的步驟、工藝條件等來(lái)限定產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造”，而不是規(guī)定實(shí)用新型的權(quán)利要求中不能出現(xiàn)方法的步驟、工藝條件等[1]。

對(duì)于上述爭(zhēng)議，筆者認(rèn)為第二種觀點(diǎn)相較于第一種觀點(diǎn)在理論上更具合理性。第二種觀點(diǎn)的持有者認(rèn)為[1]：《專利法》第2條第3款僅指明了實(shí)用新型所保護(hù)的是產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或其組合，而并未就權(quán)利要求中是否不能以方法的步驟、工藝條件等方法特征進(jìn)行限制；《專利審查指南》中就實(shí)用新型保護(hù)客體的規(guī)定是基于《專利法》第2條第3款規(guī)定的細(xì)化解讀，這種細(xì)化解讀當(dāng)然應(yīng)在《專利法》規(guī)定的范圍內(nèi)而進(jìn)行，而不應(yīng)被解讀為在《專利法》規(guī)定之外再對(duì)實(shí)用新型保護(hù)客體進(jìn)行進(jìn)一步的限制，筆者對(duì)此深表贊同。相反，如果基于第一種觀點(diǎn)對(duì)《專利審查指南》的該條規(guī)定解讀，那么相當(dāng)于在《專利法》規(guī)定之外進(jìn)一步限制了實(shí)用新型專利的保護(hù)客體范圍。

在實(shí)務(wù)中，北京市高級(jí)人民法院（2018）京行終807號(hào)行政判決[2]支持了上述第二種觀點(diǎn)。在該行政判決中涉案專利的權(quán)利要求7-8限定了如下技術(shù)特征：

“7. 如權(quán)利要求1所述的利用副產(chǎn)二氧化碳?xì)怏w對(duì)煤鎖進(jìn)行充泄壓的加煤系統(tǒng)，其特征在于，煤鎖采用壓力高于氣化爐壓力至少3bar的氣體充壓，充壓時(shí)間為120～150秒。

8. 如權(quán)利要求1所述的利用副產(chǎn)二氧化碳?xì)怏w對(duì)煤鎖進(jìn)行充泄壓的加煤系統(tǒng)，其特征在于，煤鎖的泄壓分一次泄壓和二次泄壓兩個(gè)階段進(jìn)行，一次泄壓時(shí)間為180～240秒，二次泄壓管線上設(shè)置抽射器，用低壓氮?dú)怛?qū)動(dòng)，二次泄壓時(shí)間為120～180秒”。

案件上訴人認(rèn)為權(quán)利要求7-8指向了操作方法，不屬于實(shí)用新型保護(hù)的客體。對(duì)于該問(wèn)題，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為：本專利的權(quán)利要求1是產(chǎn)品權(quán)利要求，盡管權(quán)利要求7-8中的附加技術(shù)特征含有對(duì)煤鎖壓力的具體參數(shù)和充壓時(shí)間范圍、或二次泄壓的時(shí)間范圍等工藝特征進(jìn)行的限定，但其仍是產(chǎn)品權(quán)利要求，屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

由上述判決的結(jié)論來(lái)看，在解讀《專利審查指南》中所規(guī)定的“但不得包含方法的步驟、工藝條件等”時(shí)遵循第二種觀點(diǎn)更為合適，而如果遵循第一種觀點(diǎn)“權(quán)利要求中不能包含任何涉及方法的步驟、工藝條件等表述”，那么將會(huì)縮小或限制實(shí)用新型的保護(hù)客體范圍。

1.2）關(guān)于“如果權(quán)利要求中既包含形狀、構(gòu)造特征，又包含對(duì)方法本身提出的改進(jìn)，則不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體

對(duì)于《專利審查指南》的該條規(guī)定，有一些觀點(diǎn)認(rèn)為此處對(duì)于“形狀、構(gòu)造特征”并未提及“改進(jìn)”，因此其所針對(duì)的是如下場(chǎng)景，即：權(quán)利要求中的形狀、構(gòu)造特征并非是改進(jìn)的特征，而存在改進(jìn)的特征僅僅在于方法特征。在此基礎(chǔ)上，這些觀點(diǎn)的持有者認(rèn)為該條規(guī)定僅僅是將那些以現(xiàn)有的產(chǎn)品特征為包裝、但僅具有方法特征改進(jìn)的方案排除于實(shí)用新型的保護(hù)客體之外[1]。換言之，這些觀點(diǎn)的持有者認(rèn)為，《專利審查指南》的該條規(guī)定僅排除了“結(jié)構(gòu)上無(wú)改進(jìn)、而僅對(duì)方法進(jìn)行了改進(jìn)”的技術(shù)方案，而那些“不僅對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)、同時(shí)也對(duì)方法進(jìn)行了改進(jìn)”的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)仍符合實(shí)用新型專利的保護(hù)客體。

對(duì)于上述觀點(diǎn)，筆者持懷疑態(tài)度。在目前的實(shí)務(wù)中尚未發(fā)現(xiàn)支持該觀點(diǎn)的案例，因此可以認(rèn)為該觀點(diǎn)至少在目前的實(shí)務(wù)中是不被接受的。換言之，在目前的實(shí)務(wù)中，不管權(quán)利要求中是否存在對(duì)產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其組合的改進(jìn)，只要該權(quán)利要求中存在對(duì)方法的改進(jìn)，則其通常被認(rèn)為不屬于實(shí)用新型專利的保護(hù)客體。

因此，至少在目前，實(shí)用新型的權(quán)利要求應(yīng)盡量避免包含對(duì)方法進(jìn)行改進(jìn)的特征。而且，對(duì)于權(quán)利要求中存在的方法技術(shù)特征、或者可能會(huì)被認(rèn)為是方法技術(shù)特征的特征，申請(qǐng)人在撰寫和審查過(guò)程中可能還需要主動(dòng)提供證據(jù)來(lái)證明這些技術(shù)特征屬于公知常識(shí)或其可以通過(guò)已知方法實(shí)現(xiàn)。

包含方法特征的權(quán)利要求目前在涉及電學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)品、或者涉及利用控制或處理模塊來(lái)解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題的機(jī)械產(chǎn)品的實(shí)用新型專利中尤為常見。在此，筆者結(jié)合幾個(gè)案例來(lái)粗淺地探討此類產(chǎn)品在實(shí)務(wù)中的處理。

案例1涉及一種輸液裝置，其涉及使用一些操作參數(shù)對(duì)輸液裝置進(jìn)行堵塞檢測(cè)。

其獨(dú)立權(quán)利要求1限定了：一種輸液裝置，所述輸液裝置包括：A機(jī)械部件；B機(jī)械部件；和處理裝置，所述處理裝置被構(gòu)造為分析輸液裝置測(cè)量值并確定輸液裝置測(cè)量值何時(shí)滿足預(yù)定度量。

在審查意見中，審查員認(rèn)為獨(dú)立權(quán)利要求1中的處理裝置的功能需要借助于計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)，因此，包含了對(duì)方法本身提出的改進(jìn)，不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

針對(duì)該審查意見，在答復(fù)思路上，筆者認(rèn)為可以結(jié)合說(shuō)明書記載內(nèi)容證明獨(dú)立權(quán)利要求1的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)相比存在著機(jī)械結(jié)構(gòu)上的改進(jìn)，且該機(jī)械結(jié)構(gòu)上的改進(jìn)是用于解決其技術(shù)問(wèn)題的關(guān)鍵所在；其次可以結(jié)合說(shuō)明書記載內(nèi)容來(lái)表明獨(dú)立權(quán)利要求1僅對(duì)處理裝置進(jìn)行了功能性限定，且這些功能性限定可以通過(guò)本技術(shù)領(lǐng)域公知的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)，從而證明獨(dú)立權(quán)利要求1的技術(shù)方案不涉及對(duì)方法的改進(jìn)、屬于實(shí)用新型保護(hù)的客體。

案例1涉及的是較為典型的包含了機(jī)械裝置和功能性模塊（比如，處理或控制模塊）的產(chǎn)品。隨著計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)的發(fā)展，此類產(chǎn)品越來(lái)越多地出現(xiàn)。在利用實(shí)用新型進(jìn)行保護(hù)時(shí)，由于此類產(chǎn)品的權(quán)利要求無(wú)論是主題名稱還是具體內(nèi)容都具有明顯的產(chǎn)品特征，一些申請(qǐng)人或者代理人可能會(huì)忽視權(quán)利要求中的處理或控制模塊有可能被認(rèn)定為屬于“對(duì)方法本身提出的改進(jìn)”的問(wèn)題。實(shí)際上，即便權(quán)利要求中以功能性特征來(lái)限定處理或控制模塊，其仍有很大可能被審查員認(rèn)為存在著對(duì)方法的改進(jìn)。因此，對(duì)于此類產(chǎn)品的實(shí)用新型申請(qǐng)，往往在撰寫階段就需要考慮到該問(wèn)題，并在說(shuō)明書中給予充分的論述和/或證據(jù)來(lái)表明涉及的功能性限定至少可以采用已知的方法實(shí)現(xiàn)。

在電學(xué)領(lǐng)域，一些裝置的權(quán)利要求往往只包含多個(gè)功能性模塊，每個(gè)功能性模塊均用功能性特征來(lái)限定。對(duì)于此類裝置，通常難以證明每個(gè)功能性模塊均可以采用已知的方法實(shí)現(xiàn)，因此，在實(shí)務(wù)中還可以從硬件角度入手，表明或證明每個(gè)功能性模塊至少能夠通過(guò)硬件而非軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)。下文結(jié)合案例2[3]來(lái)對(duì)此進(jìn)行說(shuō)明。

案例2涉及一種圖像寬動(dòng)態(tài)范圍壓縮裝置，其獨(dú)立權(quán)利要求1限定了：

“所述裝置包括：

計(jì)算模塊，用于接收?qǐng)D像像素，并計(jì)算所述圖像像素的原始亮度值的局域均值；

轉(zhuǎn)換函數(shù)模塊，與所述計(jì)算模塊連接，用于根據(jù)所述局域均值計(jì)算得到所述圖像像素的轉(zhuǎn)換函數(shù)；

壓縮模塊，與所述轉(zhuǎn)換函數(shù)模塊連接，用于接收輸入的所述圖像像素，并根據(jù)所述轉(zhuǎn)換函數(shù)對(duì)所述圖像像素暗區(qū)的原始亮度值進(jìn)行增強(qiáng)，對(duì)所述圖像像素亮區(qū)的原始亮度值進(jìn)行衰減，得到將所述原始亮度值進(jìn)行壓縮后的第一亮度值；

……”

可見，案例2的獨(dú)立權(quán)利要求1采用了典型的功能性模塊的撰寫方式，并因此被以不屬于實(shí)用新型專利的保護(hù)客體為由提出了無(wú)效。

在無(wú)效決定中，專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為：“權(quán)利要求1中已對(duì)所請(qǐng)求保護(hù)的裝置的組成結(jié)構(gòu)進(jìn)行了限定。而對(duì)于上述各功能模塊的實(shí)現(xiàn)，說(shuō)明書0087段明確描述了：計(jì)算模塊、轉(zhuǎn)換函數(shù)模塊、壓縮模塊等可分別采用低通濾波器、函數(shù)生成電路、函數(shù)轉(zhuǎn)換電路等來(lái)實(shí)現(xiàn)，并在圖7中示出了一具體的電路實(shí)現(xiàn)圖。同時(shí)，說(shuō)明書0005段還提出了本專利提供的是便于集成電路硬件實(shí)現(xiàn)的圖像寬動(dòng)態(tài)范圍壓縮系統(tǒng)。因此，權(quán)利要求1的方案屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體”。

基于案例2可以看到：盡管權(quán)利要求采用了功能性模塊的撰寫方式，但是通過(guò)在權(quán)利要求中限定各個(gè)功能性模塊的連接關(guān)系或組成結(jié)構(gòu)、并在說(shuō)明書中提供必要的證據(jù)來(lái)表明各個(gè)功能性模塊的功能可以通過(guò)硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)，那么其仍會(huì)被認(rèn)定為屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

2.涉及材料特征的實(shí)用新型保護(hù)客體問(wèn)題

關(guān)于材料特征，《專利審查指南》在其第一部分第二章第6.2節(jié)中指出：（1）權(quán)利要求中可以包含已知材料的名稱，即可以將現(xiàn)有技術(shù)中的已知材料應(yīng)用于具有形狀、構(gòu)造的產(chǎn)品上；（2）如果權(quán)利要求中既包含形狀、構(gòu)造特征，又包含對(duì)材料本身提出的改進(jìn)，則不屬于實(shí)用新型專利保護(hù)的客體。

對(duì)于上述兩條規(guī)定，比較明確的是可以將現(xiàn)有技術(shù)中的已知材料應(yīng)用于具有形狀、構(gòu)造的產(chǎn)品上，且權(quán)利要求中不能包含對(duì)材料本身提出的改進(jìn)。然而，在實(shí)務(wù)中，經(jīng)常會(huì)遇到權(quán)利要求中涉及比較復(fù)雜的材料特征的問(wèn)題，不同個(gè)體對(duì)于這些權(quán)利要求的技術(shù)方案是否屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體也經(jīng)常存在不同的看法。

比如，對(duì)于包含單種已知材料的權(quán)利要求通常不存在爭(zhēng)議，然而，包含多種已知材料的混合物的權(quán)利要求是否屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體呢？一種觀點(diǎn)認(rèn)為實(shí)用新型的權(quán)利要求中不應(yīng)出現(xiàn)混合物、或混合物的組分和配比，因?yàn)榛旌衔锏拇嬖谝馕吨鴮?duì)物質(zhì)組分的限定，其屬于對(duì)材料本身的改進(jìn)。在實(shí)務(wù)中，很多審查員似乎也保持著這種觀點(diǎn)、并因此發(fā)出了很多涉及混合物不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體的審查意見。

筆者傾向于認(rèn)為這種觀點(diǎn)是不妥的?！秾＠麑彶橹改稀放懦氖恰鞍瑢?duì)材料本身提出的改進(jìn)”的技術(shù)方案，因此，判斷一個(gè)技術(shù)方案是否屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體需要將重點(diǎn)放在是否對(duì)材料本身進(jìn)行了改進(jìn)上，而不是一刀切地排除所有包含混合物的技術(shù)方案。對(duì)于涉及混合物等材料特征的技術(shù)方案，如果能夠證明該混合物或者混合物的組分和配比是屬于已知的，那么該技術(shù)方案就應(yīng)當(dāng)屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。在一些情況下，由于證明混合物或混合物的組分和配比屬于已知材料較為困難，因此很多申請(qǐng)人通常會(huì)選擇刪除這些材料特征而加快審查進(jìn)度。然而，這不應(yīng)被解讀為在實(shí)用新型的權(quán)利要求中不允許出現(xiàn)混合物、或者混合物的成分和配比。

盡管如此，在實(shí)用新型申請(qǐng)中，對(duì)于包含混合物等材料特征的技術(shù)方案仍需慎重，以免出現(xiàn)難以獲得授權(quán)的情況。另一方面，相對(duì)于權(quán)利要求中明顯存在混合物的情況，在實(shí)務(wù)中還需要特別注意隱含包括混合物的情況。比如，有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)每個(gè)權(quán)利要求表面上只限定了一種由已知材料限定的技術(shù)特征，然而從屬權(quán)利要求的技術(shù)方案基于其引用關(guān)系卻隱含地包含了混合物的技術(shù)方案。對(duì)于這種情況下也需要非常慎重。案例3涉及一種裝置，其獨(dú)立權(quán)利要求1限定了在裝置的第一部件上浸漬有一種以已知材料名稱限定的化合物，從屬權(quán)利要求2限定了在裝置的第二部件上浸漬有鐵。從表面上看，權(quán)利要求1和2分別包含了一種以已知材料限定的第一部件和第二部件，似乎毫無(wú)疑義地屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。然而，結(jié)合說(shuō)明書的描述可知，設(shè)置于第一部件上的化合物在設(shè)置于第二部件上的鐵的催化作用下能夠發(fā)生反應(yīng)而釋放出氣體。因此，權(quán)利要求2實(shí)質(zhì)上隱性地包含了由化合物和鐵構(gòu)成的混合物。對(duì)于這種情況，至少需要在說(shuō)明書中澄清或者事后證明該混合物是公知的，否則權(quán)利要求2的技術(shù)方案將會(huì)被認(rèn)為包含對(duì)材料的改進(jìn)而不屬于實(shí)用新型保護(hù)的客體。而且，如果該專利的發(fā)明點(diǎn)主要集中于針對(duì)這種混合物進(jìn)行的改進(jìn)，那么在遞交前就提醒申請(qǐng)人以發(fā)明專利進(jìn)行申請(qǐng)將會(huì)是更好地選擇。

另外，在實(shí)務(wù)中有可能被忽視的另一個(gè)問(wèn)題是權(quán)利要求中可能會(huì)無(wú)意識(shí)地包含利用功能性特征限定的材料特征。比如，在權(quán)利要求中包含“某一元件由柔性材料制成”等表述。在目前的實(shí)務(wù)中，包含這種材料特征的技術(shù)方案通常也是不被允許的。案例4涉及一種用于呼吸療法的鼻件，其在權(quán)利要求中限定了第一部件的材料選自耐磨材料、肖氏硬度小于60的材料、或柔性材料。審查員在審查意見中認(rèn)為這些材料為性能參數(shù)的限定，并不確定指的是具體何種材料，因此有可能會(huì)包含非已知材料而導(dǎo)致該技術(shù)方案不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。筆者認(rèn)為審查員的該意見具備一定的合理性，因此，至少在目前的實(shí)務(wù)中應(yīng)當(dāng)在實(shí)用新型的權(quán)利要求中避免出現(xiàn)這樣的材料特征。

3.關(guān)于產(chǎn)品的形狀和/或構(gòu)造

根據(jù)《專利法》第2條第3款的規(guī)定，實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)是針對(duì)產(chǎn)品的形狀和/或構(gòu)造所提出的改進(jìn)。申請(qǐng)人或代理人一般非常清楚實(shí)用新型只能保護(hù)產(chǎn)品、也知曉實(shí)用新型的技術(shù)方案中不能包含對(duì)方法或材料的改進(jìn)，然而，一些申請(qǐng)人或代理人在實(shí)務(wù)中卻忽視了對(duì)“產(chǎn)品的形狀和/或構(gòu)造”本身進(jìn)行描述或限定，導(dǎo)致權(quán)利要求的技術(shù)方案被認(rèn)定為不是針對(duì)產(chǎn)品的形狀和/或構(gòu)造所提出的改進(jìn)、從而被認(rèn)定為不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

在最高人民法院（2019）最高法知行終138號(hào)行政判決書[4]中，涉案專利要求保護(hù)一種新型條形碼，其獨(dú)立權(quán)利要求1限定了：

“一種新型條形碼，其特征在于，包括條形碼，所述條形碼從左往右依次設(shè)有起始符（1）、左側(cè)數(shù)據(jù)區(qū)（2）、分隔符（3）、右側(cè)數(shù)據(jù)區(qū)（4）、檢驗(yàn)符（5）、中間分隔區(qū)（6）、時(shí)間數(shù)據(jù)區(qū)（7）和終止符（8）”。

在審查過(guò)程中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局認(rèn)為其權(quán)利要求限定的技術(shù)方案不屬于實(shí)用新型保護(hù)的客體而駁回了該專利申請(qǐng)。申請(qǐng)人不服該決定而一直上訴至最高人民法院。

最高人民法院在判決書中認(rèn)為：“實(shí)用新型專利所保護(hù)的產(chǎn)品，應(yīng)是具有確定形狀和構(gòu)造的實(shí)體。產(chǎn)品的形狀是指產(chǎn)品所具有的并可以從外部觀察到的確定的空間形狀。本案中，本申請(qǐng)要求保護(hù)一種新型條形碼。根據(jù)本申請(qǐng)的說(shuō)明書及其附圖內(nèi)容可知，本申請(qǐng)要求保護(hù)的條形碼由符、數(shù)據(jù)區(qū)、分割區(qū)組成，其本質(zhì)仍為通過(guò)將寬度不等的多個(gè)黑白相間的條紋，按照一定的編碼規(guī)則排列而成的平行線圖案。雖然其相對(duì)于現(xiàn)有條形碼的改進(jìn)在于加入了時(shí)間數(shù)據(jù)區(qū)，但該部分的改進(jìn)并不能使所述條形碼產(chǎn)生確定的空間形狀，因此本申請(qǐng)所涉及的條形碼不屬于專利法意義上的產(chǎn)品，不屬于專利法規(guī)定的實(shí)用新型的保護(hù)客體”。

對(duì)于該案例，筆者認(rèn)為其參考意義并不在于指導(dǎo)性地判定是否所有的“條形碼”均不屬于專利法意義上的產(chǎn)品，而在于指導(dǎo)性地判定在專利的說(shuō)明書或權(quán)利要求書中是否需要明確體現(xiàn)所要求保護(hù)的“條形碼”是具有確定空間形狀的產(chǎn)品。實(shí)際上，目前存在著大量的涉及“條形碼”的實(shí)用新型專利，且《專利審查指南》也明確指出“對(duì)產(chǎn)品形狀所提出的改進(jìn)可以是對(duì)產(chǎn)品的二維形態(tài)所提出的改進(jìn)”。而該申請(qǐng)所要求保護(hù)的“條形碼”之所以被駁回，更多是由于其在撰寫過(guò)程中存在的缺陷導(dǎo)致的。該申請(qǐng)的撰寫只關(guān)注了對(duì)條形碼的各個(gè)功能區(qū)域的描述而忽視了對(duì)承載這些功能區(qū)域的“載體”的記載，導(dǎo)致這些功能區(qū)域因脫離了“載體”而只是被認(rèn)定為“二維圖案”，從而無(wú)法被稱為產(chǎn)品，自然也就不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體。

這種在撰寫中因忽視“載體”而導(dǎo)致所要求保護(hù)的技術(shù)方案被認(rèn)定為不屬于實(shí)用新型的保護(hù)客體的情況并非個(gè)例。同樣的案例還出現(xiàn)在北京市高級(jí)人民法院（2018）京行終5541號(hào)行政判決書中[5]。該行政判決書中的涉案專利要求保護(hù)一種針對(duì)無(wú)人機(jī)提供鑒權(quán)服務(wù)的鑒權(quán)中心，其權(quán)利要求限定了：

“一種針對(duì)無(wú)人機(jī)提供鑒權(quán)服務(wù)的鑒權(quán)中心，包括鑒權(quán)中心通信單元、鑒權(quán)中心中央處理器、鑒權(quán)判決單元和鑒權(quán)中心存儲(chǔ)器，所述鑒權(quán)中心中央處理器與所述鑒權(quán)判決單元、所述鑒權(quán)中心通信單元能夠雙向通信，所述鑒權(quán)中心存儲(chǔ)器連接所述鑒權(quán)中心中央處理器和所述鑒權(quán)判決單元……”

同樣地，在審查過(guò)程中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局認(rèn)為其權(quán)利要求限定的技術(shù)方案不屬于實(shí)用新型保護(hù)的客體而駁回了該專利申請(qǐng)。申請(qǐng)人不服該決定而一直上訴至北京市高級(jí)人民法院。

北京市高級(jí)人民法院在判決書認(rèn)為：“雖然權(quán)利要求1限定了所述鑒權(quán)中心中央處理器與所述鑒權(quán)判決單元、所述鑒權(quán)中心通信單元能夠雙向通信，所述鑒權(quán)中心存儲(chǔ)器連接所述鑒權(quán)中心中央處理器和所述鑒權(quán)判決單元，且進(jìn)一步限定了……，但權(quán)利要求1所限定的技術(shù)方案并未就承載該技術(shù)方案的產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合方面作出限定，而僅是由包含計(jì)算機(jī)軟件的功能模塊構(gòu)成。無(wú)論其對(duì)各部件之間的功能作出何種限定，均未落實(shí)到具體的產(chǎn)品形狀、構(gòu)造上，當(dāng)然也沒(méi)有落實(shí)到形狀和構(gòu)造的結(jié)合上”。因此，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為涉案專利的各權(quán)利要求所保護(hù)的技術(shù)方案均不屬于實(shí)用新型專利的保護(hù)客體。

該“鑒權(quán)中心”的案例實(shí)質(zhì)上涉及的是與上文的“條形碼”案例類似的缺陷，即：不管是在說(shuō)明書還是在權(quán)利要求書中，均過(guò)于注重對(duì)產(chǎn)品的核心功能模塊的記載而忽視或拋棄了承載這些功能模塊的“載體”，從而導(dǎo)致僅由這些功能模塊構(gòu)成的技術(shù)方案無(wú)法落實(shí)到具體的產(chǎn)品形狀、構(gòu)造或其組合上。另一方面，該案例的主題名稱“鑒權(quán)中心”可能也難以被認(rèn)定為是常規(guī)意義上的具有空間形狀的產(chǎn)品，從而進(jìn)一步導(dǎo)致該申請(qǐng)難以被認(rèn)定為屬于實(shí)用新型專利的保護(hù)客體。這兩個(gè)案例提醒我們?cè)趯?shí)用新型專利（特別是電學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)品）的撰寫過(guò)程中，不能完全忽視產(chǎn)品的形狀或構(gòu)造的描述而至少要在說(shuō)明書中對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠涊d。這樣，至少在被質(zhì)疑時(shí)，能夠存在修改或爭(zhēng)辯的余地。

結(jié)語(yǔ)

本文結(jié)合具體案例對(duì)實(shí)用新型保護(hù)客體問(wèn)題中的一些難點(diǎn)或爭(zhēng)議進(jìn)行了梳理和探討。參考這些案例，可以更客觀地理解實(shí)用新型的保護(hù)客體，以避免因無(wú)意引入了不屬于實(shí)用新型保護(hù)客體的技術(shù)方案而導(dǎo)致實(shí)用新型不能獲得授權(quán)、或者因輕易放棄了本屬于實(shí)用新型保護(hù)客體的技術(shù)方案而限制了實(shí)用新型專利可進(jìn)行保護(hù)的范圍而給申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人所帶來(lái)的損失。

參考文獻(xiàn)：

[1]王寶筠，“淺談實(shí)用新型的保護(hù)客體”，https://zhuanlan.zhihu.com/p/274316246，最后訪問(wèn)時(shí)間2021年12月16日。

[2]北京市高級(jí)人民法院（2018）京行終807號(hào)行政判決書。

[3]第37153號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書。

[4]中華人民共和國(guó)最高人民法院（2019）最高法知行終138號(hào)行政判決書。

[5]北京市高級(jí)人民法院（2018）京行終5541號(hào)行政判決書中。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張豐豪 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：基于實(shí)務(wù)視角淺析實(shí)用新型專利的保護(hù)客體（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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