商標(biāo)在先使用中的“原使用范圍”應(yīng)如何理解？

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“在先使用權(quán)是法定不侵權(quán)抗辯事由，對(duì)于《商標(biāo)法》第五十九條第三款中‘原使用范圍’的運(yùn)用，應(yīng)基于在先使用人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)所獲得的商譽(yù)，使商標(biāo)標(biāo)識(shí)與商品之間建立起穩(wěn)固的聯(lián)系，在此基礎(chǔ)上，綜合在先使用人作商標(biāo)性使用的商品銷量、銷售額、銷售方式、銷售地域、消費(fèi)對(duì)象等各方面因素來考量?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋文祺

《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”。由于在先使用是對(duì)商標(biāo)權(quán)利人獨(dú)占權(quán)的排斥，可以作為商標(biāo)侵權(quán)的法定抗辯理由，雖然上述條款對(duì)商標(biāo)在先使用的抗辯做出了規(guī)定，但對(duì)“原使用范圍”并沒有細(xì)化概念，因此在實(shí)務(wù)實(shí)踐中存在明顯差異化。想要厘清這個(gè)概念，我們先來看幾個(gè)案例。

一、“玉浮梁”商標(biāo)案

案情簡(jiǎn)介：2008年6月10日，西安衛(wèi)爾康安市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)有限公司在第33酒類商品上申請(qǐng)注冊(cè)第6774197 號(hào)“玉浮梁”文字商標(biāo)，于2010年4月14日獲準(zhǔn)注冊(cè)，而后又在2011年7月4日和2013年11月26日分別提交了3件 “玉浮梁”商標(biāo)，均被核準(zhǔn)。

西安飲食股份有限公司下屬單位西安飯莊自2001年起，使用“玉浮粱”作為稠酒名稱進(jìn)行宣傳銷售；衛(wèi)爾康安公司在2013年發(fā)現(xiàn)西安飯莊銷售“玉浮梁”稠酒，委托律師事務(wù)所向西安飲食公司與西安飯莊發(fā)函要求停止侵權(quán)，西安飲食公司于2013年9月20日復(fù)函表示已經(jīng)成立小組進(jìn)行調(diào)查；隨后衛(wèi)爾康安公司名下的第6774197 號(hào)“玉浮梁”商標(biāo)被申請(qǐng)撤銷；2013年7月，西安飲食投資成立了西安大業(yè)食品有限公司，繼續(xù)開展原本的稠酒生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)；2014年6月，西安飲食向國家工商行政管理總局商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)“玉浮梁”商標(biāo)，但該申請(qǐng)被商標(biāo)局駁回。此后，印有“西安飯莊”及“玉浮粱”的稠酒依然在售，而權(quán)利人衛(wèi)爾康安公司被“玉浮梁”撤三案絆住手腳，直至2015年6月才獲得撤銷復(fù)審的勝利；2016年6月，衛(wèi)爾康安公司將西安飲食和大業(yè)公司訴至法院，而后三年多先后經(jīng)歷了一審敗訴、二審勝訴、再審維持二審判決。

一審法院認(rèn)為：在大業(yè)公司成立后，涉案侵權(quán)產(chǎn)品由大業(yè)公司統(tǒng)一生產(chǎn)，西安飲食公司作為獨(dú)立法人主體所進(jìn)行的主要是通過其下屬餐飲單位進(jìn)行產(chǎn)品銷售，同樣未超越原有使用范圍……大業(yè)公司對(duì)“玉浮梁”稠酒的生產(chǎn)行為是對(duì)其前身聯(lián)合食品公司生產(chǎn)行為的承繼，不應(yīng)視為是對(duì)“在原有范圍內(nèi)”的突破。因此二者均適用“使用在先”的免責(zé)抗辯，據(jù)此駁回了原告衛(wèi)爾康安公司的訴求。

二審法院認(rèn)為：大業(yè)公司成立于2013年，遠(yuǎn)晚于注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日，該公司并不當(dāng)然享有相應(yīng)的在先使用的權(quán)利。本案中大業(yè)公司的生產(chǎn)銷售來自于西安飯莊的授權(quán)，其于2013年7月取得西安飯莊的授權(quán)生產(chǎn)、銷售稠酒產(chǎn)品，該授權(quán)行為也晚于申請(qǐng)日。同時(shí)，如果在先使用抗辯成立，在先使用人的繼續(xù)使用行為是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的限縮，意味著對(duì)商標(biāo)排他性的限制，因此允許在先使用人在原有范圍內(nèi)使用該標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)是出于善意。但在2013年9月的回函中，西安飲食公司認(rèn)為該公司或其下屬單位西安飯莊并未生產(chǎn)或銷售“玉浮梁”稠酒，該回函對(duì)客觀事實(shí)的隱瞞，難以認(rèn)定是一種善意的行為。而被上訴人在網(wǎng)上進(jìn)行銷售的行為，亦超出了在先使用的原有范圍。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)具有即時(shí)、無界的特點(diǎn)，任何在網(wǎng)上銷售中使用商標(biāo)的行為，即時(shí)就可以被全國甚至全世界知曉，這樣會(huì)對(duì)商標(biāo)權(quán)人的排他權(quán)的范圍造成沖擊，進(jìn)而影響商標(biāo)權(quán)注冊(cè)制度……

二審結(jié)果：撤銷原審判決，要求西安飲食和大業(yè)公司立即停止侵權(quán)，并賠償衛(wèi)爾康安公司經(jīng)濟(jì)損失20萬元及合理支出105940.9元。

再審法院認(rèn)為：西安飲食公司、大業(yè)公司主張?jiān)谙仁褂玫淖C據(jù)，除少量海報(bào)宣傳及自制的耗用匯總表外，主要是玉浮梁稠酒酒盒、包裝的定制證據(jù)及玉浮梁酒2001年獲獎(jiǎng)證明。二審法院多次要求西安飲食公司、大業(yè)公司提供玉浮梁酒的銷售數(shù)量和銷售方式的證據(jù)，西安飲食公司、大業(yè)公司均未提供。在此情況下，依據(jù)酒盒定制的數(shù)量，部分宣傳證據(jù)等，無法確定玉浮梁稠酒的實(shí)際生產(chǎn)銷售狀況和使用范圍，難以證明“玉浮梁”商標(biāo)持續(xù)使用時(shí)間，亦無法認(rèn)定“玉浮梁”商標(biāo)商譽(yù)所及范圍。西安飲食公司、大業(yè)公司以西安飯莊具有較高知名度為由，主張其在先使用“玉浮梁”商標(biāo)的商譽(yù)及于全國范圍，事實(shí)依據(jù)不足。此外，大業(yè)公司成立于涉案商標(biāo)申請(qǐng)日之后，西安飲食公司、大業(yè)公司雖然主張大業(yè)公司承繼了原聯(lián)合食品公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，但對(duì)該項(xiàng)主張并未提交證據(jù)予以證明，西安飲食公司授權(quán)大業(yè)公司生產(chǎn)玉浮梁稠酒超出了原有的使用范圍。西安飲食公司、大業(yè)公司提交的相關(guān)使用證據(jù)不涉及網(wǎng)絡(luò)銷售，在涉案商標(biāo)申請(qǐng)日后西安飲食公司、大業(yè)公司在網(wǎng)上銷售玉浮梁稠酒，亦屬于擴(kuò)大了原有銷售范圍……故駁回西安飲食股份有限公司、西安大業(yè)食品有限公司的再審申請(qǐng)。

至此，歷盡風(fēng)波的“玉浮梁”商標(biāo)案終于塵埃落定，衛(wèi)爾康安公司最早申請(qǐng)的“玉浮梁”商標(biāo)也已走過第一個(gè)十年，成功辦理了續(xù)展。

注：“玉浮梁”出自宋代《清異錄》“舊聞李太白好飲玉浮梁”。

二、“Vacake”訴“21cake”侵權(quán)案

（被告“21cake”廿一客網(wǎng)紅蛋糕店官網(wǎng)主頁）

案件經(jīng)過：2011年，于某在西安市開設(shè)“維也納西餅店”；2012年6月15日提交了第30類商品上的 “Viennacake及蛋糕”商標(biāo)申請(qǐng)，被商標(biāo)局駁回；2013年9月16日，又申請(qǐng)了“Vacake及蛋糕”商標(biāo)，于2015年6月7日被核準(zhǔn)?；谠撋虡?biāo)的專用權(quán)，于某對(duì)廿一客11個(gè)公司提起訴訟，要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失10萬元等。

（圖為原告于某申請(qǐng)的 “Viennacake及蛋糕”、“Vacake及蛋糕”商標(biāo)）

一審法院認(rèn)為，“21cake”品牌于2005年創(chuàng)立，結(jié)合其使用區(qū)域、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、廣告宣傳、所獲榮譽(yù)等事實(shí)，可以認(rèn)定在于某注冊(cè)“Vacake及蛋糕”商標(biāo)前，被訴商標(biāo)早已由廿一客在先使用，且在行業(yè)內(nèi)具有一定影響。另外，于某作為廿一客的同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者，存在接觸被訴商標(biāo)的可能，其應(yīng)當(dāng)知道被訴商標(biāo)的存在，原告商標(biāo)與被訴商標(biāo)中的蛋糕圖形完全相同，雙方分別獨(dú)立設(shè)計(jì)的可能性較低，綜合于某抄襲廿一客宣傳文案等行為，判斷于某存在利用被訴商標(biāo)商譽(yù)的惡意，其行為構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)商標(biāo)。因此駁回了于某的訴訟請(qǐng)求。

二審法院認(rèn)為，對(duì)原有范圍的界定，商標(biāo)法強(qiáng)調(diào)的是使用范圍而非使用規(guī)模。因此，判斷被訴商標(biāo)的使用是否仍在原有范圍內(nèi)應(yīng)結(jié)合個(gè)案的實(shí)際情況，從使用方式、使用主體之間的關(guān)系和經(jīng)營(yíng)模式的特點(diǎn)等方面進(jìn)行考量。從使用方式來看，各被上訴人始終在蛋糕等商品、相應(yīng)經(jīng)營(yíng)物料及宣傳中使用被訴商標(biāo)，使用過程中沒有改變?cè)虡?biāo)的圖形或圖文組合樣式，即其商標(biāo)圖樣及使用類別均在原有范圍內(nèi)。從使用主體之間的關(guān)系和經(jīng)營(yíng)模式的特點(diǎn)來看，本案涉及各被上訴人的使用行為，其中被上訴人北京廿一客公司、上海廿一客公司成立和使用被訴商標(biāo)的時(shí)間比上訴人于某申請(qǐng)涉案注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)間早4年多，其余各被上訴人有的雖成立時(shí)間晚于涉案注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日，但均為由姚磊擔(dān)任法定代表人，且股東或間接股東均有被上訴人北京廿一客公司的關(guān)聯(lián)公司；由于被上訴人廿一客公司各關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)營(yíng)模式一直是以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷為主，其“www.21cake.com”網(wǎng)站和“21cake”手機(jī)App統(tǒng)一以被上訴人北京廿一客公司名義經(jīng)營(yíng)，其余各被上訴人分別負(fù)責(zé)上述網(wǎng)站及App上可供選擇的不同城市的產(chǎn)品配送。由此可見，在涉案注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之后成立的被上訴人主要為了便利各個(gè)城市產(chǎn)品的配送，故為擴(kuò)大配送范圍而成立的具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的主體對(duì)被訴商標(biāo)在同一類別上的后續(xù)使用行為，均屬于在原有范圍內(nèi)的使用。基于以上分析，上訴人認(rèn)為各被上訴人的被訴行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的主張應(yīng)予以駁回，一審判決結(jié)果并無不當(dāng)，本院予以維持。

再審法院認(rèn)為，根據(jù)本案證據(jù)，廿一客在使用被訴商標(biāo)時(shí)，并未超越于某在涉案注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日時(shí)原有的蛋糕等商品銷售和相關(guān)宣傳使用等范圍。原審法院認(rèn)定的事實(shí)和法律適用等并無不妥，故駁回了于某的再審申請(qǐng)。

本案是典型的惡意訴訟，于某搶注的第13247755號(hào)“Vacake及蛋糕”商標(biāo)也在經(jīng)歷了無效裁定予以維持、行政訴訟判決撤銷原裁定后重新做出裁定，最終被予以無效宣告【詳見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2020）京73行初789號(hào)行政判決書、北京市高級(jí)人民法院（2021）京行終10199號(hào)行政判決書、商評(píng)字[2019]第0000276037號(hào)重審第0000002126號(hào)無效宣告請(qǐng)求裁定書】。

三、“理想空間”案

案件經(jīng)過：案外人朱某某于2002年11月19日申請(qǐng)第3374814號(hào)商標(biāo)注冊(cè)，于2004年8月28日被核準(zhǔn)，本案原告林某某于2008年10月7日核準(zhǔn)受讓了該商標(biāo)，又于2009年9月25日向商標(biāo)局申請(qǐng)第7724167號(hào)“理想空間”商標(biāo)，2012年5月21日被核準(zhǔn)注冊(cè)，核準(zhǔn)使用在第20類家具商品上。被告成都武侯區(qū)富運(yùn)家具經(jīng)營(yíng)部在名片、店招等多處使用涉案標(biāo)志，原告遂起訴被告侵犯其商標(biāo)權(quán)專用權(quán)。

一審法院肯定了案外人富運(yùn)公司在原告商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)前已經(jīng)在先使用“理想空間”標(biāo)識(shí)、“I&D理想空間”標(biāo)志，并在特定地區(qū)有一定影響力，但認(rèn)為被告富運(yùn)經(jīng)營(yíng)部并沒有在原告商標(biāo)申請(qǐng)前使用被訴侵權(quán)商標(biāo)；富運(yùn)經(jīng)營(yíng)部并沒有按合同的授權(quán)使用理想空間品牌；案外人富運(yùn)公司在涉案商標(biāo)注冊(cè)前地域使用范圍為東莞地區(qū)，因此原使用范圍為東莞地區(qū)，而不是本案發(fā)生的成都地區(qū)，因此涉案商標(biāo)注冊(cè)后，富運(yùn)公司無權(quán)授權(quán)他人在除東莞以外的其他地方使用涉案商標(biāo)；另一被告美凱龍公司作為市場(chǎng)管理方，未盡合理審查義務(wù)和監(jiān)管責(zé)任。

二審法院認(rèn)為案外人富運(yùn)公司對(duì)訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)使用在先，并具一定影響力，在其已附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)的情形下，林某某無權(quán)禁止其在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用；富運(yùn)經(jīng)營(yíng)部從富運(yùn)公司處獲得授權(quán)使用涉案標(biāo)志，與原告商標(biāo)不相同，無惡意攀附、無混淆誤認(rèn)，二被告均不構(gòu)成侵權(quán)。

再審法院不認(rèn)為富運(yùn)公司的在先使用達(dá)到了一定影響，無論富運(yùn)經(jīng)營(yíng)部或吳錫東是否獲得了富運(yùn)公司的授權(quán)，均不能得出富運(yùn)經(jīng)營(yíng)部基于商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定而可以提出不侵權(quán)抗辯的結(jié)論；撤銷了二審判決，維持了一審的侵權(quán)認(rèn)定。

以上案例中均對(duì)商標(biāo)在先使用的“原使用范圍”進(jìn)行了討論，概括出以下幾個(gè)要點(diǎn)：

第一，對(duì)于“原使用范圍”的運(yùn)用不能脫離先用權(quán)抗辯的時(shí)間要件，也就是在先使用人對(duì)相關(guān)標(biāo)志的使用，應(yīng)當(dāng)早于注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人申請(qǐng)和使用商標(biāo)的時(shí)間。

第二，在先使用人經(jīng)過持續(xù)的使用形成良好的商譽(yù)，達(dá)到了“一定影響”。需要注意的是，在先使用人在相關(guān)商標(biāo)申請(qǐng)日之后繼續(xù)使用該標(biāo)識(shí)的證據(jù)不應(yīng)作為“一定影響”的考量因素。

第三，地域范圍是“原使用范圍”的主要衡量因素。這里指的地域包括地理區(qū)域范圍，例如上述“理想空間”案中，富運(yùn)公司原使用范圍限于東莞地區(qū)，涉案標(biāo)識(shí)在成都門店使用時(shí)，就顯然超出了原有范圍；這種地域范圍也包括了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，在“玉浮梁”案中西安飲食就因從實(shí)體飯店擴(kuò)大至在淘寶上營(yíng)銷，而被認(rèn)定超出了原使用范圍，而在“21cake”案中，由于廿一客原本就通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行營(yíng)銷配送，多年來也保持一貫的使用方式，因網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的復(fù)雜性即使增加了配送的城市和門店，也不會(huì)因此被認(rèn)定超出原有使用范圍。所以在先使用人對(duì)于商品流通范圍的控制是極為重要的。

最高人民法院在（2018）最高法民再43號(hào)判決中解釋：商標(biāo)法強(qiáng)調(diào)的是使用范圍而非使用規(guī)模，因此，在確定原有范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)主要考量商標(biāo)使用的地域范圍和使用方式。一般而言，在先僅通過實(shí)體店鋪銷售商品或者提供服務(wù)的，在商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)或使用該商標(biāo)后，又在原實(shí)體店鋪影響范圍之外的地域新設(shè)店鋪或者拓展到互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中銷售商品、提供服務(wù)，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為超出了原有范圍。此外，使用該商標(biāo)的商品產(chǎn)能、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等也可以在個(gè)案中作為考量因素予以考量。

第四，“原使用范圍”中“在先使用人”的限定為在先使用人本人，也即是除了在先使用人外的其他人，無論是否獲得該在先使用人的許可，均無權(quán)提出在先使用權(quán)抗辯。在“玉浮梁”案中，大業(yè)公司始終主張其前身是西安飲食的分公司，無論其提出的證據(jù)是否足以證明該主張，都不應(yīng)當(dāng)然獲得在先使用權(quán)。例外情況是，若在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前就已經(jīng)獲得了在先使用人的許可或受讓，那么應(yīng)當(dāng)被納入“在先使用人”。

總的來說，在先使用權(quán)是法定不侵權(quán)抗辯事由，對(duì)于《商標(biāo)法》第五十九條第三款中“原使用范圍”的運(yùn)用，應(yīng)基于在先使用人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)所獲得的商譽(yù)，使商標(biāo)標(biāo)識(shí)與商品之間建立起穩(wěn)固的聯(lián)系，在此基礎(chǔ)上，綜合在先使用人作商標(biāo)性使用的商品銷量、銷售額、銷售方式、銷售地域、消費(fèi)對(duì)象等各方面因素來考量。近年來互聯(lián)網(wǎng)和電商的發(fā)展在一定程度上突破了商標(biāo)原有的地域性限制，商家在使用商業(yè)標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)的進(jìn)行商標(biāo)布局，盡早爭(zhēng)取到商標(biāo)的專用權(quán)，才能盡可能的避免未知的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

本文參見：
1. 西安市中級(jí)人民法院（2016）陜01民初953號(hào)一審民事判決書
2. 陜西省高級(jí)人民法院（2017）陜民終119號(hào)二審民事判決書
3. 最高人民法院（2019）最高法民申3064號(hào)再審民事裁定書
4. 上海市浦東新區(qū)人民法院(2019)滬0115民初39516號(hào)一審民事判決書
5. 上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2020）滬73民終81號(hào)二審民事判決書
6. 上海市高級(jí)人民法院（2020）滬民申2672號(hào)再審民事裁定書
7. 四川省成都市中級(jí)人民法院( 2015 )成知民初字第661號(hào)一審民事判決
8. 四川省高級(jí)人民法院（2016）川民終315號(hào)二審民事判決
9. 最高人民法院（2018）最高法民再43號(hào)再審民事判決書

（原標(biāo)題：商標(biāo)在先使用中的“原使用范圍”應(yīng)如何理解）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋文祺

編輯：IPRdaily趙甄          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)在先使用中的“原使用范圍”應(yīng)如何理解？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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