外觀設(shè)計法律和實踐中的新穎性寬限期

【小D導(dǎo)讀】

2005年，世界知識產(chǎn)權(quán)組織商標(biāo)、工業(yè)品外觀設(shè)計和地理標(biāo)志法律常設(shè)委員會（SCT，以下簡稱“常設(shè)委員會”）第15屆會議上，相當(dāng)數(shù)量的代表團對工業(yè)品外觀設(shè)計（以下簡稱“外觀設(shè)計”）注冊程序的國際協(xié)調(diào)和簡化工作表示出興趣。

各方認為，這一工作將使得申請人在其本國和外國的申請簡易、經(jīng)濟和方便，也將使得各國注冊機構(gòu)的審查工作將更簡便、高效和節(jié)約，并會使各國主管機關(guān)的收入因申請量的增加而上漲。為此，常設(shè)委員會及其秘書處分別在第16至27屆會議上進行了調(diào)研和磋商，形成了《外觀設(shè)計法律和實踐——條文草案》（SCT/28/2，以下簡稱《條文草案》）和《外觀設(shè)計法律和實踐——實施細則草案》（SCT /28/3，以下簡稱《實施細則草案》）兩個最新文件。盡管該條約主要針對外觀設(shè)計授予程序，但仍有個別條款涉及外觀設(shè)計實體法制度，其中最重要的就是其第6條關(guān)于外觀設(shè)計新穎性寬限期制度的規(guī)定。本文即對《條文草案》（SCT/28/2）第6條的起草背景、比較法上的差異及其對中國相關(guān)制度的影響進行了分析，并提出了對策建議。 一、比較法上的新穎性寬限期 在絕大多數(shù)國家，外觀設(shè)計的授予條件之一是具有新穎性1，但各國一般都規(guī)定在申請日前一定期限內(nèi)在某些情形下的公開不導(dǎo)致新穎性的喪失，這就是所謂的寬限期。寬限期可以使設(shè)計者得以通過市場使用情況來決定是否申請外觀設(shè)計。2但問題在于，某些國家沒有規(guī)定寬限期，而在存在該制度的各國，寬限期的長短和不破壞新穎性的公開情形又存在較大差異。可能使申請人因缺乏應(yīng)有預(yù)期而無法在國外獲得工業(yè)品外觀設(shè)計保護，因此，對寬限期加以協(xié)調(diào)，并就給予何種公開寬限期達成一致，將使申請人免于遭受此種風(fēng)險?！稐l文草案》第6條擬定了協(xié)調(diào)性方案。根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織所做的調(diào)查問卷3，收回的42個國家的回復(fù)中，36個國家規(guī)定了寬限期，明確表示沒有寬限期制度的國家有6個。在存在寬限期制度的國家中，13個國家規(guī)定該期限為6個月，23個國家規(guī)定該期限為12個月。在公開的主體方面，36個國家規(guī)定寬限期適用于設(shè)計者和經(jīng)其許可的人所做的公開；24個國家規(guī)定寬限期也適用于未經(jīng)許可的公開（惡意或無意的）。在適用寬限期的展覽公開方面，21個國家規(guī)定其適用于國際展覽；34個國家規(guī)定其適用于國內(nèi)展覽。

從對上述調(diào)查結(jié)果的分析來看，各國在寬限期方面存在兩個較強的一致性：一是寬限期制度在絕大多數(shù)國家都存在，二是寬限期適用于設(shè)計者和經(jīng)其許可的人所做的公開。4但在寬限期的長短及其是否適用于未經(jīng)許可的公開問題上，各國仍存在較大分歧，尤其是該期限的長短（6個月還是12個月）直接影響該制度國際協(xié)調(diào)的效果?；谏鲜稣{(diào)查結(jié)果，SCT秘書處起草的文件（含條文草案）中將寬限期列為各國存在共同趨勢（common trend or identifiable tendency）的條款類型，而非各國存在一致性（convergency）的條款。這意味著SCT承認在這一方面的協(xié)調(diào)草案并沒有得到各國目前立法和實踐的壓倒性多數(shù)支持。

從比較法上的整體情況看，寬限期分為廣義寬限期和狹義寬限期，前者涵蓋外觀設(shè)計申請日前12月內(nèi)設(shè)計者本人及從其處得知設(shè)計信息的人所做的公開和第三人違反保密協(xié)議所做的公開，后者僅包括申請日前6個月內(nèi)設(shè)計者本人或經(jīng)其授權(quán)的人在官方指定或承認的展會、展覽中的公開及第三人未經(jīng)權(quán)利許可的公開[1]。美國屬于前者，而且在實行先發(fā)明制度的國家，廣義寬限期很有必要[2]；歐盟國家曾經(jīng)的外觀設(shè)計法屬于后者，但98/71號歐盟外觀設(shè)計指令采用了美國式的廣義寬限期，從而使得歐盟各國國內(nèi)法均采用了廣義的寬限期。

98/71號歐盟外觀設(shè)計指令第6條第2段規(guī)定，在對成員國外觀設(shè)計申請的新穎性和自體特征進行審查時，滿足以下條件的公開不予考慮：設(shè)計者、其權(quán)利繼承人，或因信息提供或其他行為而從設(shè)計者或其權(quán)利繼承人那里得知設(shè)計的第三人，申請日前的12個月內(nèi)的公開，有優(yōu)先權(quán)的申請，則是優(yōu)先權(quán)日前的12月內(nèi)的公開。第6條第3段規(guī)定，第2段也適用于因?qū)υO(shè)計者或其權(quán)利繼承人的權(quán)利濫用而導(dǎo)致的公開。日本2011年修改專利法時，將狹義寬限期改為廣義寬限期，但仍是申請日前的6個月為限。在適用上，只要首次公開符合條件，源于首次公開的再次公開不導(dǎo)致寬限期的喪失。[3]另外，加拿大也采用了廣義寬限期。

但在發(fā)明專利領(lǐng)域，歐洲專利公約和成員國國內(nèi)專利法均采用狹義寬限期。歐盟各國對于狹義寬限期的規(guī)定源于1963年的斯特拉斯堡公約，比如，根據(jù)法國知識產(chǎn)權(quán)法典第L.611-13條，在新穎性的評價中，專利申請日前6個月內(nèi)直接或間接因以下原因?qū)е碌墓_：對于發(fā)明者或其權(quán)利繼承人的明顯權(quán)利濫用；發(fā)明者或其權(quán)利繼承人在1928年巴黎國際展覽公約意義上的官方展覽或官方承認的展覽中公開。這一規(guī)定的適用范圍很窄，因為1928年巴黎公約所認可的展覽必須符合多項條件，包括展期3周到6個月，需為通過外交渠道的參展邀請，排除純科學(xué)的展覽等。 二、《條文草案》的規(guī)定 根據(jù)《條文草案》第6條，工業(yè)品外觀設(shè)計在申請?zhí)峤恢栈騼?yōu)先權(quán)日前的6或12個月內(nèi)公開的，有下列情形之一者，不影響工業(yè)品外觀設(shè)計的新穎性和/或原創(chuàng)性：

(i) 由設(shè)計人或其權(quán)利繼受人公開；(ii) 由知悉工業(yè)品外觀設(shè)計且經(jīng)設(shè)計人或其權(quán)利繼受人授權(quán)的人將之公開的人公開；或者(iii) 因與設(shè)計人或其權(quán)利繼受人有關(guān)的濫用行為被公開。

SCT 第二十五屆和第二十六屆會議上，一些代表團表示，寬限期應(yīng)為自工業(yè)品外觀設(shè)計公開之日起6 個月，而不是12 個月。因此，本條修改版提出兩種方案供討論，即寬限期為自公開之日起“12 個月”或“至少6 個月”。關(guān)于第二種方案應(yīng)指出，一些用戶組織在第二十六屆會議上表示，這種方案不是最佳方案，因為它讓人感覺似乎該規(guī)定存在法律確定性，但“至少6個月”的規(guī)定使得這種法律確定性在現(xiàn)實中并不存在，因為各國的差異仍會存在。

關(guān)于第二種公開的情形，由于要求該另一個人必須被設(shè)計人或其權(quán)利繼承人授權(quán)而公開外觀設(shè)計的，在第二十六屆會議上，一個代表團和一個用戶協(xié)會的代表認為這一要求可能限制寬限期給設(shè)計人帶來的好處。另有一個代表團建議增加第四種可能引發(fā)寬限期的公開情況，即第三方從設(shè)計人或其權(quán)利繼承人處直接或間接取得了關(guān)于工業(yè)品外觀設(shè)計的信息。這種情況可以與第(ii)項中提到的情況合二為一，但條件是按一個代表團建議的那樣，刪除第三人應(yīng)當(dāng)被設(shè)計人或其權(quán)利繼承人授權(quán)公開的要求。

本條設(shè)置的寬限期還包括針對設(shè)計人或其權(quán)利繼受人的濫用行為而導(dǎo)致的公開。濫用性公開的一個例子是：未經(jīng)設(shè)計人或其權(quán)利繼受人授權(quán)，某人將獲知的處于保密條件下工業(yè)品外觀設(shè)計進行了公開。在SCT 第二十六屆會議上，一個代表團建議刪除第(iii)項，而另一個代表團認為該項中所描述的情況將構(gòu)成一種不公平競爭，為保護申請人的權(quán)利，為之規(guī)定寬限期將很有益。第三項的規(guī)定應(yīng)予保留，因為這有利于申請人權(quán)益的保護，否則，因此導(dǎo)致的喪失外觀設(shè)計權(quán)的后果將無法彌補。 三、中國的法律和實踐 中國專利法的第二十四條規(guī)定： 申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性： （一）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的； 　?。ǘ┰谝?guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的； 　?。ㄈ┧宋唇?jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。 中國法實際上采用的是狹義寬限期，從公開的主體、公開的場合和寬限期的時限三個方面規(guī)定了寬限期的適用范圍。在公開的主體方面，展會公開和會議公開是申請人自己或經(jīng)其授權(quán)的人所做的公開，而未經(jīng)許可的公開則是第三人所做的公開，這符合條文草案目前的規(guī)定。在第三人未經(jīng)許可的公開的情形上，各國尚未達成一致，但無論是否達成一致，都對中國法沒有實質(zhì)的影響。在公開的方式上，條文草案沒有做出規(guī)定。世界知識產(chǎn)權(quán)組織的調(diào)查問卷卻明確對國際展會公開和國內(nèi)展會公開的情形進行了調(diào)查，這表明，在公開方式上，條文草案選擇了不做規(guī)定。對這一不做規(guī)定的做法可以做兩種解釋，一種是由各國自行規(guī)定。這樣做的原因就是，如前所述，各國在國內(nèi)公開和國際公開方面不存在一致性或共同趨勢，另一種是認為草案采用了廣義寬限期，從而涵蓋任何形式的公開。從廣義和狹義寬限期的區(qū)別和美日歐的一直做法來看，草案應(yīng)是傾向于廣義寬限期，因此，后一種解釋的可能性更大。 四、對策建議 在外觀設(shè)計專利的新穎性寬限期方面，美日歐均采用了廣義的寬限期，這一趨勢將或早或晚的推進到其他國家。支持廣義寬限期的觀點主要是從設(shè)計人的利益出發(fā)，它使得設(shè)計人得以避免因嚴格新穎性條件的適用而失去專利的風(fēng)險，也使得設(shè)計人得以在申請專利之前對設(shè)計產(chǎn)品進行市場檢驗以決定是否需要申請專利；反對廣義寬限期的觀點則側(cè)重公共利益的保護，認為申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的公知技術(shù)應(yīng)為任何人均可以實施，新穎性寬限期將給公眾帶來很大的法律風(fēng)險。我國如果對外觀設(shè)計采用廣義寬限期，則可以對發(fā)明專利仍采用狹義寬限期，如同歐盟國家的做法。廣義寬限期將進一步有利于外觀設(shè)計人降低權(quán)利喪失的風(fēng)險，并為其提供申請專利之前的市場考察，但將給社會公眾的實施自由帶來限制，因為直接或間接來源于權(quán)利人的任何形式的公開都將為權(quán)利人保留12個月之內(nèi)取得專用權(quán)的可能。因此，從公共利益的角度考慮，應(yīng)抵制廣義寬限期的采納。但從國際趨勢的來看，廣義寬限期的推廣也只是個時間問題。另一方面，即便最終草案采用狹義寬限期，我國法律的規(guī)定仍有需要調(diào)整的地方：一是草案中的公開的方式將不再限于官方舉辦或承認的展會或會議；二是寬限期的適用范圍將涵蓋直接或間接源于權(quán)利人或權(quán)利繼承者的首次公開之后的再次公開，但寬限期只能從首次公開起算。參考文獻： [1] 尹新天.關(guān)于新穎性寬限期的問題[J].知識產(chǎn)權(quán)，2002（1）：14-19. [2] Michael S.Moore.A general period of grace in a first to file world: key issue[J].Intellectual property quarterly，2002（1）：75-96. [3] 曲燕，等.日本新穎性寬限期制度研究[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2012（10）：12-17.

作者：馬燕，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會；馮術(shù)杰，清華大學(xué)法學(xué)院來源：《中國發(fā)明與專利》雜志整理：IPRdaily趙珍網(wǎng)站：IPRdaily.com

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