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“在先權利人該如何采取法律措施盡快禁止在后注冊商標權人使用其注冊商標呢？”
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：褚福海 中國貿促會專利商標事務所
我國《商標法》第三十一條規(guī)定，兩個或者兩個以上的商標注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請注冊的，初步審定并公告申請在先的商標;同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告。一般情況下，相同商品上不會出現與已經在先注冊的商標相近似的注冊商標。即使出現了，根據《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第二款的規(guī)定，原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據民事訴訟法第一百二十四條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。眾所周知，向行政主管機關申請解決注冊商標之間的沖突，一般可以通過提出無效宣告、提出三年不使用撤銷申請進行解決。但，即使行政機關將在后的注冊商標予以無效宣告或因三年不使用予以撤銷，在后的注冊商標所有人仍可以提起行政訴訟，經過行政訴訟一審、二審甚至再審，整個程序下來，所需要的時間可能長達3-5年，甚至更長。而一般的商品熱賣期一般來說也不過1年左右。如果被控侵權商品正處于熱賣期或網紅期，不及時制止在后注冊商標權人使用其注冊商標，將會給在先權利人帶來難以彌補的巨大損失。
那么，在相同商品上當兩個注冊商標專用權發(fā)生沖突時，為了維護在先權利人的合法權益，除了通過行政程序提出無效宣告申請或三年不使用撤銷申請外，在先權利人該如何采取法律措施盡快禁止在后注冊商標權人使用其注冊商標呢？
日前，筆者代理了原告馬斯特·扎格米斯特歐洲公司（Mast-J?germeister SE，以下簡稱德國野格公司）與被告圣羅拉（青島）酒業(yè)有限公司（以下簡稱圣羅拉公司）、唱洪勝、合肥葡園商貿有限公司（以下簡稱葡園公司）侵害商標權及不正當競爭糾紛一案（以下簡稱該案），該案或許能夠對上述問題給出答案。
在該案中原告德國野格公司在利口酒商品上使用的“野格”注冊商標被被告同樣使用在利口酒商品上的“野格哈古雷斯”注冊商標所摹仿。
原告德國野格公司（Mast-J?germeister SE）是世界知名的野格（J?GERMEISTER）利口酒的制造商和銷售商。原告德國野格公司始于1878年，距今有140多年的歷史，1935年 “J?GERMEISTER”利口酒首次在德國進入市場銷售，之后在80多年的時間里“J?GERMEISTER”利口酒享譽全世界，在世界上150個國家和地區(qū)進行銷售。僅2019年一年全球就銷售了“J?GERMEISTER”(野格)利口酒1億瓶（每瓶700毫升），這個銷售量是非常可觀的，也可見野格利口酒在全世界的暢銷程度。
原告德國野格公司是33類第5614224號“野格”、第992806號“J?GERMEISTER”、第31207063號“野格圣鹿”、第G663995號“Ja?germeister”、第G795174號“
”、第G1287599號“
”、第G1291858號“
”注冊商標的注冊人和所有人。第G1311081號“
”、第G1287599號“
”、第G663995號“Ja?germeister”商標同時在第32類上獲得注冊。上述商標均處于有效期內，根據《中華人民共和國商標法》第三條的規(guī)定，原告對上述商標享有注冊商標專用權，依法應予以保護。
被告圣羅拉公司、唱洪勝、葡園公司未經許可，生產、銷售、宣傳“野格哈古雷斯”利口酒，在相同的利口酒商品上使用“野格哈古雷斯”注冊商標，同時還使用“野格”、“野格守獵者”、“野格狩獵者”、“鹿頭圖形”、“YEGO HUNTER”、“YEGE”、“Jagermeister”標識，涉嫌侵犯原告的商標專用權，構成商標侵權。同時，被告還有混淆行為、虛假宣傳等不正當競爭行為。
原告主張被告未經許可，生產、銷售、宣傳“野格哈古雷斯”利口酒，在相同的利口酒商品上使用“野格哈古雷斯”商標侵犯了原告“野格”馳名商標專用權，構成對原告馳名商標侵害。
為了證明被告對原告“野格”馳名商標的侵害行為，原告從以下三個方面進行了論證。
首先，該案有必要對原告第5614224號“野格”商標構成馳名作出認定。
被告一圣羅拉公司和被告三葡園公司使用的第31027236號“野格哈古雷斯”，由被告二唱洪勝于2018年5月21日申請，2019年4月14日公告注冊，2020年4月30日許可給被告一圣羅拉公司使用，經原告對該注冊商標提交無效宣告申請，2021年8月27日被國家知識產權予以無效宣告。被告三葡園公司作為被告一圣羅拉公司的授權經銷商，在京東店鋪上銷售野格哈古雷斯利口酒。
《商標法》第十三條第一款和第三款規(guī)定，為相關公眾所熟知的商標，持有人認為其權利受到侵害時，可以依照本法規(guī)定請求馳名商標保護。就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。
《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第二條第（一）項規(guī)定，在下列民事糾紛案件中，當事人以商標馳名作為事實根據，人民法院根據案件具體情況，認為確有必要的，對所涉商標是否馳名作出認定：（一）以違反商標法第十三條的規(guī)定為由，提起的侵犯商標權訴訟。
雖然商標法第十三條第三款規(guī)定的字面解釋是對在中國已經注冊的馳名商標給予不相同或不相類似商品上的保護，但是根據法律規(guī)定的“舉重以明輕”的原則，以及北京市高級人民法院在先判例，顯然與已經注冊的馳名商標核定使用商品構成相同或者類似商品的近似商標，亦應當納入到馳名商標保護的范疇中。
北京市高級人民法院在先的生效判決書[1]亦明確釋明：“一般情況下，在相同或者類似商品上已經能夠予以保護的情況下，基于馳名商標“按需認定”的原則，已無直接予以認定的必要。然而，商標法第十三條第三款規(guī)定中均明確載明了在他人注冊商標構成馳名的情況下，其他主體不得注冊并禁止使用。特別在侵害商標權民事糾紛中，對于上述法律所規(guī)定的“禁止使用”在相同或者類似商品的民事糾紛，至少存在二種適用情形，均為產生民事權利沖突時所啟動：第一種情形為當被控侵權主體使用的商標系經依法核準注冊，并在其核定使用商品范圍內規(guī)范進行的使用，即注冊商標專用權之間產生的權利沖突，此時因上述法律中已經存在具體禁止性規(guī)定，基于誠實信用的商業(yè)經營道德，即使他人使用的為已經獲準注冊的商標，但是由于馳名商標更高、更強、更寬保護范圍與程度的考量，此時只要不超過商標法所規(guī)定請求宣告無效期限及被控侵權人的注冊商標申請時，在先要求保護的商標已經構成馳名，此時人民法院可以據此解決不同注冊商標之間的權利沖突問題，并根據在案情況認定是否構成馳名；第二種情形為當被控侵權主體將他人馳名商標通過復制、摹仿、翻譯的形式，作為企業(yè)名稱中的字號予以使用，但并不屬突出使用的，此時為了解決商標專用權與企業(yè)名稱權益之間產生的權利沖突，從規(guī)制有序、公平市場競爭秩序的視角，根據反不正當競爭法及商標法關于認定馳名商標的基本要件，對在先商標是否構成馳名予以認定?！?br/>
該案中，被告使用的 “野格哈古雷斯”注冊商標在第33類利口酒商品上已經于2019年4月14日獲準注冊，因此，原告主張被告在利口酒上使用“野格哈古雷斯”商標的侵權行為，實際是“野格哈古雷斯”與原告“野格”商標之間的注冊商標專用權的權利沖突問題。加之原告主張被告使用的“野格哈古雷斯”商標是對原告“野格”馳名商標的復制、摹仿，彼此構成近似，因此對被告在利口酒上使用“野格哈古雷斯”商標是否構成侵權進行認定時，必然要涉及對“野格”商標是否馳名作出認定。即，該被訴侵犯商標權或不正當競爭行為的成立以原告的“野格”商標馳名為事實依據。
故，該案有必要對原告“野格”商標構成馳名作出認定。
其次，原告提供了大量證據證明其“野格”商標構成馳名。
《商標法》第十四條規(guī)定，馳名商標應當根據當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。認定馳名商標應當考慮下列因素：（一）相關公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續(xù)時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標馳名的其他因素。在商標民事、行政案件審理過程中，當事人依照本法第十三條規(guī)定主張權利的，最高人民法院指定的人民法院根據審理案件的需要，可以對商標馳名情況作出認定。
《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定，當事人主張商標馳名的，應當根據案件具體情況，提供下列證據，證明被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為發(fā)生時，其商標已屬馳名：（一）使用該商標的商品的市場份額、銷售區(qū)域、利稅等；（二）該商標的持續(xù)使用時間；（三）該商標的宣傳或者促銷活動的方式、持續(xù)時間、程度、資金投入和地域范圍；（四）該商標曾被作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標享有的市場聲譽；（六）證明該商標已屬馳名的其他事實。前款所涉及的商標使用的時間、范圍、方式等，包括其核準注冊前持續(xù)使用的情形。對于商標使用時間長短、行業(yè)排名、市場調查報告、市場價值評估報告、是否曾被認定為著名商標等證據，人民法院應當結合認定商標馳名的其他證據，客觀、全面地進行審查。” 該司法解釋第十一條規(guī)定，被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規(guī)定，復制、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構成侵犯商標權的，人民法院應當根據原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標，但被告的注冊商標有下列情形之一的，人民法院對原告的請求不予支持：（一）已經超過商標法第四十五條第一款規(guī)定的請求宣告無效期限的；（二）被告提出注冊申請時，原告的商標并不馳名的。
原告根據《商標法》第十四條、《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條、第十一條的規(guī)定提交了大量的證據，從相關公眾的知曉程度，野格利口酒的市場份額、銷售區(qū)域、利稅等，野格商標的持續(xù)使用時間，野格商標的宣傳或者促銷活動的方式、持續(xù)時間、程度、資金投入和地域范圍，野格商標受保護的記錄，享有的市場聲譽等各方面，證明了原告第5614224號“野格”注冊商標在第31027236號“野格哈古雷斯”商標申請注冊日即2018年5月21日之前已構成馳名商標。
最后，原告證明被告使用的第31027236號“野格哈古雷斯”注冊商標構成了對原告第5614224號“野格”注冊商標的摹仿。
被告二的 “野格哈古雷斯”注冊商標完整包含了原告“野格”商標，且被告二的“野格哈古雷斯”注冊商標亦未形成明顯區(qū)別“野格”商標的新含義，雙方商標在文字構成、呼叫上相近。故，被告“野格哈古雷斯”商標已構成對“野格”商標的復制、摹仿?！耙案窆爬姿埂鄙虡撕汀耙案瘛鄙虡送瑫r使用在利口酒上，易使消費者對商品來源產生混淆誤認。在后注冊的“野格哈古雷斯”商標依法應予禁止使用。
《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第九條規(guī)定，足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬于商標法第十三條第三款規(guī)定的“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”。
被告的行為足以使相關公眾認為“野格哈古雷斯”商標與“野格”馳名商標具有相當程度的聯(lián)系，而減弱“野格”馳名商標的顯著性、貶損“野格”馳名商標的市場聲譽，不正當利用馳名商標的市場聲譽，屬于商標法第十三條第三款規(guī)定的“誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”。
另外，被告在利口酒、網頁、宣傳資料上還使用“野格狩獵者”、“野格守獵者”、“YEGO HUNTER”、鹿頭圖形、“YEGE”、“野格”、“Jagermeister”標識，構成在相同的商品上使用與原告“野格”、“J?GERMEISTER”、“
”、 “
”注冊商標相同或近似的商標，容易導致混淆，構成侵犯原告“野格”、 “J?GERMEISTER”、“J?germeister”、“
”、“
”注冊商標專用權的行為。
同時，被告一圣羅拉公司和被告三葡園公司還有不正當競爭行為。該案中，被告一圣羅拉公司稱野格哈古雷斯利口酒“產地為德國、品牌是野格”，自稱是“野格酒廠家”。被告一圣羅拉公司和被告三葡園公司使用的方瓶子和瓶蓋上的紅絲帶是原告特有的包裝裝潢，構成擅自使用與原告有一定影響的包裝裝潢相同或近似的標識。被告一圣羅拉公司將原告“野格”和“野格圣鹿”注冊商標作為“德國野格圣鹿集團有限公司”的企業(yè)字號使用，并在展會上公開使用該名稱，根據《商標法》第五十八條、《反不正當競爭法》第六條第（四）項、第八條，構成其他足以誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系的不正當競爭行為，同時構成虛假宣傳的不正當競爭行為。被告三葡園公司還有將原告野格利口酒與被控侵權商品野格哈古雷斯利口酒混合在一起宣傳展示，進行混搭銷售的行為。
鑒于以上情況，2022年11月18日，北京知識產權法院作出一審判決[2]，在認定原告的第5614224號“野格”商標在利口酒上構成馳名商標的基礎上，判令被告一圣羅拉公司、被告二唱洪勝、被告三葡園公司于一審判決生效之日起立即停止涉案侵害原告德國野格公司馳名商標和注冊商標專用權的行為，判令被告一圣羅拉公司、被告三葡園公司于一審判決生效之日起立即停止涉案不正當競爭行為。同時判令三被告刊登聲明消除影響，并賠償原告經濟損失1010萬元人民幣，以及維權合理支出59446元人民幣。2023年6月29日，北京市高級人民法院作出二審判決[3]，駁回被告一圣羅拉公司和被告三葡園公司的上訴，維持原判。目前該案一審民事判決已經發(fā)生法律效力。
綜上，雖然現行《商標法》并未就相同或者相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用的情形作出相關規(guī)定，但是，根據法律規(guī)定的“舉重以明輕”的原則，以及北京市高級人民法院的在先判例，顯然與已經注冊的馳名商標核定使用商品構成相同或者類似商品的近似商標，亦應當納入到馳名商標保護的范疇中。在該案中，在相同的利口酒商品上“野格”注冊商標被“野格哈古雷斯”商標摹仿，兩個注冊商標之間發(fā)生了沖突，法院通過認定在先的注冊商標“野格”為馳名商標的方式，禁止被告使用在后的注冊商標“野格哈古雷斯”。
從該案亦可以得出結論，在相同商品上當兩個注冊商標專用權發(fā)生沖突時，為了盡快制止在后商標注冊人使用其注冊商標，維護在先權利人的合法權益，除了通過行政程序提出無效宣告申請或三年不使用撤銷申請外，在先權利人可以通過提起民事訴訟認定其在先注冊商標為馳名商標的方法，盡快禁止在后注冊商標權人使用其注冊商標。
注釋：
[1]北京市高級人民法院（2017）京民終413號民事判決書。
[2]北京知識產權法院（2021）京73民初468號民事判決書。
[3]北京市高級人民法院（2023）京民終246號民事判決書。
（原標題：如何在相同的商品上禁止他人使用已注冊的近似商標——以利口酒商品上“野格”商標被“野格哈古雷斯”商標摹仿為例）
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：褚福海 中國貿促會專利商標事務所
編輯：IPRdaily趙甄 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：褚福海：如何禁止在后注冊商標權人在相同商品上使用已注冊的近似商標？（點擊標題查看原文）
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