專利法實施細則修改對專利實務(wù)工作的十大影響

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“本文主要解讀2023年專利法實施細則修改之后，對專利實務(wù)工作可能帶來的十大潛在影響?！?/span>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘聰 北京高文律師事務(wù)所

2023年12月21日國務(wù)院第769號令公布了《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國專利法實施細則〉的決定》，修改后的專利法實施細則將于2024年1月20日起施行。本次修改的時間點距離2020年10月17日修改通過的《中華人民共和國專利法》已有三年多。專利法實施細則的修改完善，對專利實務(wù)工作的意義重大，本文將從業(yè)務(wù)常見度的角度依次解讀其可能帶來的十大影響。

PART01

誠信原則的廣泛適用可能增加專利復審、無效和行政訴訟業(yè)務(wù)

本次專利法實施細則的修改，將誠實信用原則引入到初審、實審、復審、無效的各個環(huán)節(jié)，這對于打擊非正常專利申請、鼓勵真實創(chuàng)新活動具有重大意義。

但實務(wù)中，也存在被非正常專利申請誤擊的可能性。目前在非正常專利申請的實操環(huán)節(jié)，允許專利申請人提交材料來進行解釋，某些案件有可能會通過抗辯而進入正常的審理環(huán)節(jié)。

在以上場景之中，若初審、實審環(huán)節(jié)存在駁回案件的情況，則勢必會增加專利復審、乃至行政訴訟案件的數(shù)量。而一旦訴訟雙方各不相讓，法院對此如何看待，也有待觀察。

在專利無效中，可以預(yù)見選擇細則第十一條作為無效理由，可能會變得更為常見，由此也會帶來行政訴訟的業(yè)務(wù)機會。實際上，在2020年《專利法》修改之后，實務(wù)中已經(jīng)有主動適用第二十條第一款“誠實信用原則”作為無效理由的案件出現(xiàn)。本次專利法實施細則主動將細則第十一條作為新增的無效理由，實際上更加強化了該無效理由的適用可能性。

PART02

明顯創(chuàng)造性的審查可能會降低實用新型和外觀設(shè)計的授權(quán)率

傳統(tǒng)認知中實用新型和外觀設(shè)計授權(quán)非常容易，由于僅進行初步審查，因此授權(quán)概率極高。但由于目前我國每年、以及累計的專利申請量已經(jīng)達到非常可觀的規(guī)模量級，因此近年來專利管理部門已經(jīng)越來越鼓勵提質(zhì)增效。

不過，由于專利申請的慣性、以及企業(yè)對快速獲權(quán)的需求，實用新型和外觀設(shè)計專利申請的數(shù)量短期內(nèi)還無法扭轉(zhuǎn)。這種情況之下，引入明顯創(chuàng)造性的審查，對于提高實用新型和外觀設(shè)計專利的質(zhì)量，具有現(xiàn)實價值。

明顯創(chuàng)造性的審查一方面可能會降低實用新型和外觀設(shè)計的授權(quán)率，另一方面也可能會帶來潛在的爭議。

例如，“明顯創(chuàng)造性”的尺度如何把握？根據(jù)2023版《專利審查指南》第一部分第二章第11節(jié)的規(guī)定，“有關(guān)創(chuàng)造性的審查參照本指南第四部分第六章第4節(jié)的規(guī)定”。也即，明顯創(chuàng)造性的審查尺度應(yīng)當參照無效宣告程序中實用新型專利的審查尺度，特別是在現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域、數(shù)量方面，相對于發(fā)明專利而言，應(yīng)更加嚴格。但實際案件的審查中，可能難以對此進行客觀評價，容易導致產(chǎn)生糾紛。需要避免的情況是，單純?yōu)榱私档蛯嵱眯滦秃屯庥^設(shè)計的授權(quán)率，而強行刻意適用明顯創(chuàng)造性來駁回案件，這對于創(chuàng)新活動并不有利。

PART03

惡意提起專利權(quán)屬訴訟企圖辦理中止程序的行為將予以規(guī)制

原告提起專利權(quán)屬訴訟（包括專利權(quán)和專利申請權(quán)），為了防止意外，通常都會向國知局提起中止程序，以便中止與涉案專利相關(guān)的所有行政程序。這種情況比較常見，但如何防止惡意提起專利權(quán)屬訴訟的情況，在以往規(guī)則下難以解決。

特別是在專利侵權(quán)或?qū)＠麩o效過程中，極有可能會伴隨發(fā)生專利權(quán)屬訴訟，而法院或者行政裁決機關(guān)通常會等待專利無效的審理結(jié)果，才會做出最終的侵權(quán)判定。但若此時伴隨發(fā)生專利權(quán)屬訴訟，又會中止專利無效程序，從而可能會帶來意料不到的局面。

例如，原告若大量維權(quán)，則可能會在侵權(quán)訴訟期間，通過虛假的專利權(quán)屬訴訟來中止被告提起的專利無效程序，導致專利無效結(jié)果無法及時做出，從而使得原告可以利用延遲時間空檔來獲取維權(quán)利益。而被告同樣可以在侵權(quán)訴訟中，利用以上的制度漏洞，中止自己提出的無效程序，從而延緩專利侵權(quán)程序。

本次細則第一百零三條增加了“國務(wù)院專利行政部門認為當事人提出的中止理由明顯不能成立的，可以不中止有關(guān)程序”。以上內(nèi)容賦予了國知局自行判斷的權(quán)利，無論是原告，還是被告，當發(fā)現(xiàn)對方有惡意提起專利權(quán)屬訴訟企圖辦理中止程序時，可以利用以上新增條款內(nèi)容并提供相應(yīng)證據(jù)來維護自身合法權(quán)益。

PART04

職務(wù)發(fā)明的獎勵報酬有所提高并將參照促進科技成果轉(zhuǎn)化法

本次細則修改第九十三條將發(fā)明專利的獎金提至不少于4000元，將實用新型或外觀設(shè)計專利的獎金提升至不少于1500元。因此，對于職務(wù)發(fā)明的獎勵金額，實際上有所增加。

細則第九十四條則修改了職務(wù)發(fā)明報酬的確定方式，即在無約定的情況下，應(yīng)依照《中華人民共和國促進科技成果轉(zhuǎn)化法》給予合理的報酬。

而2015年修訂并現(xiàn)行有效的《促進科技成果轉(zhuǎn)化法》面向的是“科技成果”，其內(nèi)涵更為寬泛，其中第四十五條提到：

“科技成果完成單位未規(guī)定、也未與科技人員約定獎勵和報酬的方式和數(shù)額的，按照下列標準對完成、轉(zhuǎn)化職務(wù)科技成果做出重要貢獻的人員給予獎勵和報酬：

（一）將該項職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)讓、許可給他人實施的，從該項科技成果轉(zhuǎn)讓凈收入或者許可凈收入中提取不低于百分之五十的比例；

（二）利用該項職務(wù)科技成果作價投資的，從該項科技成果形成的股份或者出資比例中提取不低于百分之五十的比例；

（三）將該項職務(wù)科技成果自行實施或者與他人合作實施的，應(yīng)當在實施轉(zhuǎn)化成功投產(chǎn)后連續(xù)三至五年，每年從實施該項科技成果的營業(yè)利潤中提取不低于百分之五的比例。

國家設(shè)立的研究開發(fā)機構(gòu)、高等院校規(guī)定或者與科技人員約定獎勵和報酬的方式和數(shù)額應(yīng)當符合前款第一項至第三項規(guī)定的標準。

國有企業(yè)、事業(yè)單位依照本法規(guī)定對完成、轉(zhuǎn)化職務(wù)科技成果做出重要貢獻的人員給予獎勵和報酬的支出計入當年本單位工資總額，但不受當年本單位工資總額限制、不納入本單位工資總額基數(shù)?！?/span>

由此可見，《促進科技成果轉(zhuǎn)化法》實際上比修改之前的專利法實施細則在技術(shù)成果報酬方面的支持力度更大。目前修改后的專利法實施細則通過直接參照適用的方式，引入《促進科技成果轉(zhuǎn)化法》作為報酬的計算依據(jù)，在后續(xù)有關(guān)職務(wù)發(fā)明獎勵報酬訴訟中具有重要價值。

PART05

開放許可的聲明規(guī)則和備案制度更為細化并應(yīng)注意禁忌情形

《專利法》2020年修改之后在第五十條和第五十一條增加了開放許可制度，本次細則的修改，新增第八十五條規(guī)定了專利權(quán)人提出開放許可聲明的時間（即應(yīng)當在公告授予專利權(quán)后提出）以及開放許可聲明應(yīng)寫明的事項（例如開放許可聲明內(nèi)容應(yīng)當準確、清楚，不得出現(xiàn)商業(yè)性宣傳用語）。

需要特別注意的是開放許可的禁忌情形，也即細則第八十六條提到：“專利權(quán)有下列情形之一的，專利權(quán)人不得對其實行開放許可：

（一）專利權(quán)處于獨占或者排他許可有效期限內(nèi)的；

（二）屬于本細則第一百零三條、第一百零四條規(guī)定的中止情形的（筆者注：權(quán)屬中止、保全中止）；

（三）沒有按照規(guī)定繳納年費的；

（四）專利權(quán)被質(zhì)押，未經(jīng)質(zhì)權(quán)人同意的；

（五）其他妨礙專利權(quán)有效實施的情形?！?/span>

此外，本次細則同時新增第八十七條，其中提到開放許可一旦達成，應(yīng)注意向國知局備案，即“通過開放許可達成專利實施許可的，專利權(quán)人或者被許可人應(yīng)當憑能夠證明達成許可的書面文件向國務(wù)院專利行政部門備案?！?/span>

PART06

專利權(quán)期限補償制度將導致專利保護期限計算更為復雜化

2020年新《專利法》第四十二條規(guī)定了兩種專利權(quán)期限補償?shù)那樾?，即審查延遲的期限補償（實務(wù)中較為少見）、以及藥品專利的期限補償制度。本次實施細則新增“第五章 專利權(quán)期限補償”對這兩種期限補償情形進行了詳細規(guī)定。

在審查延遲的期限補償（Patent Term Adjustment，PTA）方面，本次細則第七十七條提到“依照專利法第四十二條第二款的規(guī)定請求給予專利權(quán)期限補償?shù)?，專利?quán)人應(yīng)當自公告授予專利權(quán)之日起3個月內(nèi)向國務(wù)院專利行政部門提出?！?第七十八條和第七十九條提到期限補償?shù)挠嬎惴椒ㄒ约安贿m用期限補償?shù)那樾巍?/span>

特別注意，第七十八條提到“合理延遲：（一）依照本細則第六十六條的規(guī)定修改專利申請文件后被授予專利權(quán)的，因復審程序引起的延遲；（二）因本細則第一百零三條、第一百零四條規(guī)定情形引起的延遲（筆者注：權(quán)屬中止、保全中止）；（三）其他合理情形引起的延遲?！?nbsp; 第七十九條提到“由申請人引起的不合理延遲包括以下情形：（一）未在指定期限內(nèi)答復國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的通知；（二）申請延遲審查；（三）因本細則第四十五條規(guī)定情形引起的延遲（筆者注：錯誤提交文件導致援引加入）；（四）其他由申請人引起的不合理延遲?！贝送?，同日申請發(fā)明和實用新型，由于一案雙申規(guī)則，在實用新型專利授權(quán)的情況下，發(fā)明專利本身就應(yīng)延遲審查，因此發(fā)明專利的保護期限不適用補償。

在藥品專利期限補償（Patent Term Extension，PTE）方面，本次細則第八十條至第八十四條，細化了藥品專利期限補償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定。其中，第八十條提到“專利法第四十二條第三款所稱新藥相關(guān)發(fā)明專利是指符合規(guī)定的新藥產(chǎn)品專利、制備方法專利、醫(yī)藥用途專利。” 

第八十一條規(guī)定“依照專利法第四十二條第三款的規(guī)定請求給予新藥相關(guān)發(fā)明專利權(quán)期限補償?shù)?，?yīng)當符合下列要求，自該新藥在中國獲得上市許可之日起3個月內(nèi)向國務(wù)院專利行政部門提出：

（一）該新藥同時存在多項專利的，專利權(quán)人只能請求對其中一項專利給予專利權(quán)期限補償；

（二）一項專利同時涉及多個新藥的，只能對一個新藥就該專利提出專利權(quán)期限補償請求；

（三）該專利在有效期內(nèi)，且尚未獲得過新藥相關(guān)發(fā)明專利權(quán)期限補償?！?/span>

第八十二條提到“依照專利法第四十二條第三款的規(guī)定給予專利權(quán)期限補償?shù)模a償期限按照該專利申請日至該新藥在中國獲得上市許可之日的間隔天數(shù)減去5年，在符合專利法第四十二條第三款規(guī)定的基礎(chǔ)上確定?！?/span>

第八十三條提到“新藥相關(guān)發(fā)明專利在專利權(quán)期限補償期間，該專利的保護范圍限于該新藥及其經(jīng)批準的適應(yīng)癥相關(guān)技術(shù)方案；在保護范圍內(nèi)，專利權(quán)人享有的權(quán)利和承擔的義務(wù)與專利權(quán)期限補償前相同?！?/span>

以上，由于我國普通技術(shù)領(lǐng)域的專利審查周期較短，因此審查延遲的期限補償（PTA）在實務(wù)中可能比較少見。但是，藥品專利期限補償（PTE）由于其制度的特殊性，可能會比較常見，配合藥品專利鏈接制度，這對于我國藥品相關(guān)專利的保護具有重要意義。但是，客觀上，專利權(quán)期限補償制度，又會使得專利保護期限計算更為復雜化，特別是在藥品領(lǐng)域，值得關(guān)注。

PART07

被控侵權(quán)人可以作為專利權(quán)評價報告的請求主體

本次細則第六十二條提到“授予實用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)的決定公告后，專利法第六十第六十六條規(guī)定的專利權(quán)人或者、利害關(guān)系人、被控侵權(quán)人可以請求國務(wù)院專利行政部門作出專利權(quán)評價報告。申請人可以在辦理專利權(quán)登記手續(xù)時請求國務(wù)院專利行政部門作出專利權(quán)評價報告。”

也即，從今往后，被控侵權(quán)人亦可以作為專利權(quán)評價報告的請求主體，在此之前僅限于專利權(quán)人與利害關(guān)系人。

由于在實用新型和外觀設(shè)計專利的訴訟程序中，通常都會要求提供專利權(quán)評價報告作為立案的基礎(chǔ)材料（電商平臺投訴的要求類似），因此在侵權(quán)訴訟案件中被控侵權(quán)人主動請求國知局做出專利權(quán)評價報告的現(xiàn)象比較少見。

但實務(wù)中亦有可能出現(xiàn)專利權(quán)人通過律師函或者其他方式對侵權(quán)人做出警告，此種情況之下，被控侵權(quán)人既可以提起確認專利不侵權(quán)之訴，亦可以通過向國知局請求作出專利權(quán)評價報告的方式來維護自身權(quán)益。一旦專利權(quán)評價報告是負面的，則也可以作為確認不侵權(quán)之訴中的重要證據(jù)，提供給法院。

PART08

局部外觀設(shè)計正式啟動審查并且申請量將持續(xù)增漲

2020年《專利法》修改的亮點之一即是引入了局部外觀設(shè)計制度，這既是響應(yīng)創(chuàng)新主體的需求，也是為加入海牙協(xié)定鋪平道路。

本次細則修改第三十條提到“申請局部外觀設(shè)計專利的，應(yīng)當提交整體產(chǎn)品的視圖，并用虛線與實線相結(jié)合或者其他方式表明所需要保護部分的內(nèi)容?！边@為實務(wù)中的局部外觀設(shè)計的視圖繪制提供了指引。

由于前期《專利法》修改之后，已經(jīng)允許企業(yè)申請局部外觀設(shè)計專利，但因為專利法實施細則和配套的審查指南遲遲無法落地，因此大量的局部外觀設(shè)計專利盡管已經(jīng)提交但都處于停滯狀態(tài)。目前細則和審查指南同時發(fā)布，勢必會使得大量的局部外觀設(shè)計專利正式啟動審查，我們也將看到大量的局部外觀設(shè)計獲得專利授權(quán)，勢必也會引起行業(yè)的廣泛關(guān)注，申請量可以預(yù)見將持續(xù)增漲。

在具體操作環(huán)節(jié)，局部外觀設(shè)計到底如何審理，相信可以通過實際的案例更加明晰審查標準。而相應(yīng)地，后續(xù)的行政訴訟以及侵權(quán)訴訟的審理標準，也會逐步完善。

PART09

發(fā)明或者實用新型專利可以作為外觀設(shè)計的本國優(yōu)先權(quán)文本

實務(wù)中，在做專利布局時，通常建議企業(yè)在對同一技術(shù)主題申請專利時，盡量同日申請。因此，發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計應(yīng)盡量同日遞交，防止出現(xiàn)抵觸申請的情況，導致專利有新創(chuàng)性的風險。

但本次細則第三十五條提到“外觀設(shè)計專利申請人要求本國優(yōu)先權(quán)，在先申請是發(fā)明或者實用新型專利申請的，可以就附圖顯示的設(shè)計提出相同主題的外觀設(shè)計專利申請……申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?，但外觀設(shè)計專利申請人要求以發(fā)明或者實用新型專利申請作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的除外?！?/span>

這一規(guī)則，使得發(fā)明或者實用新型專利也可以作為外觀設(shè)計的本國優(yōu)先權(quán)文本，從而為先提交發(fā)明或?qū)嵱眯滦?、再追加外觀設(shè)計專利成為可能的專利申請途徑。

但由于外觀設(shè)計專利對視圖的要求比較高，因此若在先的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麩o法顯示外觀設(shè)計的各種視圖，則后續(xù)申請的外觀設(shè)計是否能成功授權(quán)，也存在疑問，需要后續(xù)案例來觀察。目前仍然建議企業(yè)同日申請，或者盡量在發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠刑峁┍M量多的不同角度視圖，以規(guī)避潛在的風險。

PART10

復審程序中前置審查和依職權(quán)審查的規(guī)則有所改變

本次細則修改刪除了原六十二條中關(guān)于前置審查的相關(guān)規(guī)定。在以往的前置審查程序中，通常是由原審查員來做出前置審查意見。如果申請人在復審程序中并未做出任何權(quán)項修改或修改不大，則前置撤駁的概率一般并不太高，使得前置程序流于形式。本次刪除之后，為前置程序的制度完善提供了一定的空間。

而在復審程序的依職權(quán)審查方面，本次細則第六十七條提到“專利復審委員會國務(wù)院專利行政部門進行復審后，認為復審請求不符合專利法和本細則有關(guān)規(guī)定或者專利申請存在其他明顯違反專利法和本細則有關(guān)規(guī)定情形的，應(yīng)當通知復審請求人，要求其在指定期限內(nèi)陳述意見。期滿未答復的，該復審請求視為撤回；經(jīng)陳述意見或者進行修改后，專利復審委員會國務(wù)院專利行政部門認為仍不符合專利法和本細則有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當作出維持原駁回決定駁回復審請求的復審決定?！?/span>

這里，本次細則第六十七條增加了“專利申請存在其他明顯違反專利法和本細則有關(guān)規(guī)定情形”，使得國知局在復審程序中依職權(quán)審查的權(quán)限可能有所擴大。雖然“請求原則”和“依職權(quán)審查原則”都是《專利審查指南》中有關(guān)復審和無效案件審理的基本原則，但實務(wù)中，依職權(quán)審查的情形并不常見。本次修改之后，是否會突破目前實務(wù)中的處理方式，以及后續(xù)的行政訴訟如何看待這樣的問題，有待觀察。

綜上，本文主要解讀了2023年專利法實施細則修改之后，對專利實務(wù)工作可能帶來的十大潛在影響。限于篇幅，本文并未討論實務(wù)中較少見的問題，例如優(yōu)先權(quán)出現(xiàn)問題導致申請恢復優(yōu)先權(quán)或增加改正優(yōu)先權(quán)（細則第三十六條、第三十七條）、遺漏/交錯專利申請文件導致援引加入（細則第四十五條）、電子申請取消15天郵政日（實務(wù)中應(yīng)盡量避免計算郵政日，否則將導致絕限日期陷入爭議）、錯過復審請求期限導致申請恢復（管理規(guī)范的代理機構(gòu)不會出現(xiàn)這樣的重大紕漏）、新穎性寬限期（擴大學術(shù)會議的范疇），等等。本文是筆者根據(jù)當前研究撰寫而成，文中觀點僅代表筆者觀點，不當之處，敬請同行批評指正。

（原標題：專利法實施細則修改對專利實務(wù)工作的十大影響）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘聰 北京高文律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利法實施細則修改對專利實務(wù)工作的十大影響（點擊標題查看原文）

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