最高法“鷹眼”識(shí)別并遏制權(quán)利人行使專利權(quán)時(shí)的不誠信行為

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“最高法‘鷹眼’識(shí)別并遏制權(quán)利人行使專利權(quán)時(shí)的不誠信行為，有助于引導(dǎo)專利權(quán)人誠信實(shí)施專利，以司法裁判引導(dǎo)企業(yè)踐行誠實(shí)守信的社會(huì)主義核心價(jià)值觀。”

圖為涉案專利說明書

導(dǎo)讀

專利保護(hù)，本來是為了鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造、促進(jìn)科技進(jìn)步的?，F(xiàn)實(shí)中，有人卻利用專利權(quán)的排他性，不誠信維權(quán)，企圖獲取不正當(dāng)?shù)睦?。福建某單位建設(shè)工程施工項(xiàng)目的代建單位及施工單位就遇上了這樣的糟心事。經(jīng)最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭二審，認(rèn)定專利權(quán)人主動(dòng)提供施工專利技術(shù)但未披露其擁有專利權(quán)，直至實(shí)施完畢方才請(qǐng)求權(quán)利救濟(jì)的行為，構(gòu)成專利默示許可。本案的終審判決，對(duì)于審理同類案件具有重要的借鑒意義。同時(shí)，最高法“鷹眼”識(shí)別并遏制權(quán)利人行使專利權(quán)時(shí)的不誠信行為，有助于引導(dǎo)專利權(quán)人誠信實(shí)施專利，以司法裁判引導(dǎo)企業(yè)踐行誠實(shí)守信的社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

主動(dòng)設(shè)計(jì)出謀劃策 故意隱瞞專利事實(shí)

2013年12月，福建某單位委托某設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)其場所改造項(xiàng)目，設(shè)計(jì)費(fèi)用為621.35萬元。雙方簽訂的設(shè)計(jì)合同特別約定“設(shè)計(jì)費(fèi)已包含了該項(xiàng)目所有設(shè)計(jì)內(nèi)容的相關(guān)費(fèi)用”。

2015年1月，福建某單位將涉案工程委托給廈門某工程技術(shù)公司代建，雙方簽訂合同約定代建單位應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)及概算控制投資。

隨后不久，江蘇一家生產(chǎn)、銷售圍欄的企業(yè)江蘇某圍欄公司的工作人員主動(dòng)與某設(shè)計(jì)公司接洽，為該項(xiàng)目的圍欄設(shè)計(jì)提供設(shè)計(jì)方案，其通過電子郵件向某設(shè)計(jì)公司發(fā)送多份標(biāo)題為“福建省某單位隔離網(wǎng)部分圖紙”的郵件，郵件所涉設(shè)計(jì)圖包含了該公司擁有的一項(xiàng)圍欄系統(tǒng)的發(fā)明專利。經(jīng)雙方持續(xù)溝通，江蘇某圍欄公司又進(jìn)一步對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)進(jìn)行了修訂、完善，最終確定的設(shè)計(jì)圖明確標(biāo)注有防護(hù)圍欄的長寬尺寸、材質(zhì)規(guī)格、樣式參數(shù)等技術(shù)要求。

2016年2月，廈門某工程技術(shù)公司就涉案工程項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，中標(biāo)的施工單位為廈門某建設(shè)公司。施工過程中，該建設(shè)公司使用的施工圖系某設(shè)計(jì)公司提供，包含有防護(hù)圍欄的設(shè)計(jì)方案。廈門某建設(shè)公司按照?qǐng)D紙進(jìn)行施工作業(yè)，并于2020年11月通過竣工驗(yàn)收。

其間，上述圍欄系統(tǒng)發(fā)明專利的權(quán)利人江蘇某圍欄公司從未向工程的業(yè)主單位、代建單位以及施工單位披露施工圖涉及專利技術(shù)的事實(shí)，直至涉案工程即將竣工之際，其才向業(yè)主單位發(fā)送告知提醒函。

施工圖紙惹爭議 是否許可扯不清

幾番協(xié)商未果后，江蘇某圍欄公司一紙?jiān)V狀，將廈門某工程技術(shù)公司、廈門某建設(shè)公司告到了法院，請(qǐng)求法院判令兩公司停止侵權(quán)，并連帶賠償其經(jīng)濟(jì)損失300萬元。

該案中，江蘇某圍欄公司以涉案專利權(quán)利要求1、18作為其主張的專利權(quán)保護(hù)范圍，確認(rèn)其許可某設(shè)計(jì)公司在涉案工程中使用涉案專利，并明確不向該公司主張權(quán)利。

一審法院經(jīng)審理查明，被訴侵權(quán)產(chǎn)品為防護(hù)圍欄，其具有多個(gè)圍欄單元，各圍欄單元均包括兩根圍欄柱，介于兩根圍欄柱之間為沿縱向及橫向兩個(gè)方向延伸的圍護(hù)用的網(wǎng)片等。經(jīng)比對(duì)，一審法院認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備與涉案專利權(quán)利要求1、18相同的技術(shù)特征。

一審法院審理后認(rèn)為，雖然可以認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，但江蘇某圍欄公司作為涉案專利的專利權(quán)人，其明知某設(shè)計(jì)公司為涉案工程的設(shè)計(jì)單位，主動(dòng)與該公司接洽并提供含有專利技術(shù)的設(shè)計(jì)方案，應(yīng)視為其許可在涉案工程中使用涉案專利。據(jù)此，一審法院判決駁回江蘇某圍欄公司的訴訟請(qǐng)求。

江蘇某圍欄公司不服，向最高人民法院提起上訴。

“我們從未表示涉案工程可以免費(fèi)使用涉案專利，只是向某設(shè)計(jì)公司推薦涉案專利技術(shù)方案而已，只有等到防護(hù)圍欄安裝完畢后才可能發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為，才能主張權(quán)利?！苯K某圍欄公司在庭審中主張。

“江蘇某圍欄公司向某設(shè)計(jì)公司提供包含專利技術(shù)的設(shè)計(jì)圖紙，一審中也明確許可設(shè)計(jì)公司使用該專利，在此情況下，再主張代建單位和施工單位專利侵權(quán)，簡直毫無道理。而且，業(yè)主單位也實(shí)際支付了設(shè)計(jì)費(fèi)，專利權(quán)已用盡?！睆B門某工程技術(shù)公司與廈門某建設(shè)公司反駁道。

至此，雙方“過招亮劍”，互不相讓。

二審厘清來龍去脈 層層剖析一招妙解

最高法知產(chǎn)法庭合議庭根據(jù)施工圖紙記載的防護(hù)圍欄的正視圖、中間柱截面圖、中間柱網(wǎng)片連接示意圖，以及技術(shù)要求，確認(rèn)涉案工程防護(hù)圍欄的施工圖采用了涉案專利技術(shù)方案。

那么，案件的關(guān)鍵問題在于廈門某工程技術(shù)公司、廈門某建設(shè)公司實(shí)施涉案專利的行為是否經(jīng)過權(quán)利人的許可，其行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)。

在認(rèn)真梳理全案證據(jù)的基礎(chǔ)上，二審合議庭認(rèn)為，江蘇某圍欄公司與某設(shè)計(jì)公司往來郵件的標(biāo)題及相關(guān)內(nèi)容均標(biāo)注有涉案工程的名稱，可見，江蘇某圍欄公司知曉其提供的設(shè)計(jì)方案將用于涉案工程，而且江蘇某圍欄公司的種種行為表明，其深度參與了該工程的設(shè)計(jì)。代建合同、施工合同均明確約定了該設(shè)計(jì)方案不得隨意變更，在涉案工程防護(hù)圍欄的設(shè)計(jì)方案包含專利技術(shù)方案的情況下，廈門某工程技術(shù)公司、廈門某建設(shè)公司嚴(yán)格履行相關(guān)合同、按圖施工必然會(huì)導(dǎo)致實(shí)施涉案專利的結(jié)果。江蘇某圍欄公司故意隱瞞上述關(guān)鍵事實(shí)，在工程竣工前半年左右才發(fā)出告知提醒函，意圖收取專利許可使用費(fèi)，此種做法不符合誠實(shí)信用原則。據(jù)此，可以認(rèn)定江蘇某圍欄公司默示許可相關(guān)主體在涉案工程中實(shí)施涉案專利。關(guān)于專利許可費(fèi)，鑒于江蘇某圍欄公司實(shí)際深度參與了該工程設(shè)計(jì)，涉案專利技術(shù)的價(jià)值已體現(xiàn)在設(shè)計(jì)方案上，而設(shè)計(jì)合同明確約定“設(shè)計(jì)費(fèi)已包含了該項(xiàng)目所有設(shè)計(jì)內(nèi)容的相關(guān)費(fèi)用”，在業(yè)主單位實(shí)際支付了設(shè)計(jì)費(fèi)的情況下，作為權(quán)利人的江蘇某圍欄公司不應(yīng)再向代建單位和施工單位主張專利許可使用費(fèi)。

最終，最高法二審判決駁回江蘇某圍欄公司的上訴請(qǐng)求，維持原判。

裁判解析

專利默示許可的認(rèn)定

專利侵權(quán)判定的關(guān)鍵在于實(shí)施專利是否獲得專利權(quán)人的許可。如果獲得了專利權(quán)人的明示許可，行為人實(shí)施專利的行為自然不屬于專利法第十一條所規(guī)定的侵害專利權(quán)的行為；如果行為人實(shí)施專利雖未獲得專利權(quán)人明示許可，但結(jié)合具體案情，根據(jù)專利權(quán)人的主觀狀態(tài)和具體行為可以推斷其具有默示許可的意思表示，則也可以認(rèn)定行為人實(shí)施專利的行為不構(gòu)成侵害專利權(quán)。

專利默示許可有其嚴(yán)格的適用條件。本案中，最高人民法院結(jié)合案件事實(shí)，對(duì)專利默示許可的相關(guān)考量因素進(jìn)行了具體闡述。

第一，關(guān)于專利權(quán)人的主觀狀態(tài)。專利法第二十條第一款規(guī)定：“申請(qǐng)專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益?！闭\實(shí)信用原則是民事主體從事民事活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，該原則要求人們在市場活動(dòng)中應(yīng)該秉持誠實(shí)、講究信用、善意不欺，在不損害他人合法權(quán)益、社會(huì)公共利益和市場競爭秩序的前提下追求自己的利益。專利權(quán)人在行使專利權(quán)的過程中也要遵循誠實(shí)信用原則，應(yīng)以善意、合理的方式行使權(quán)利。本案中，福建某單位與某設(shè)計(jì)公司簽訂設(shè)計(jì)合同的時(shí)間明顯早于江蘇某圍欄公司與某設(shè)計(jì)公司接洽的時(shí)間，江蘇某圍欄公司與某設(shè)計(jì)公司之間的往來郵件明確指向了涉案工程，據(jù)此可認(rèn)定作為專利權(quán)人的江蘇某圍欄公司對(duì)其提供的設(shè)計(jì)方案將用于涉案工程屬于完全知曉的狀態(tài)，其主動(dòng)參與設(shè)計(jì)的目的并非其宣稱的商業(yè)推廣，而是意圖將專利技術(shù)納入工程設(shè)計(jì)圖，從而為其后期收取專利許可費(fèi)作準(zhǔn)備。

第二，關(guān)于專利權(quán)人的具體行為。一方面，涉案工程施工前，江蘇某圍欄公司刻意隱瞞了設(shè)計(jì)方案中包含專利技術(shù)，未將相關(guān)情況告知相關(guān)方，使福建某單位喪失了要求某設(shè)計(jì)公司更改設(shè)計(jì)方案，或與某設(shè)計(jì)公司就設(shè)計(jì)費(fèi)重新進(jìn)行協(xié)商議價(jià)的機(jī)會(huì)，導(dǎo)致被納入設(shè)計(jì)圖的專利技術(shù)方案因工程的實(shí)際施工已成為了不可替代之方案。另一方面，涉案工程建設(shè)期間，江蘇某圍欄公司亦從未提出相關(guān)權(quán)利主張，直至工程即將竣工“木已成舟”之際才向代建單位和施工單位索要專利許可使用費(fèi)，導(dǎo)致糾紛產(chǎn)生。

第三，關(guān)于默示許可的許可使用費(fèi)。需要明確的是，默示許可并非免費(fèi)許可，通常而言，在認(rèn)定專利默示許可成立的情況下被許可人仍需支付專利許可使用費(fèi)。然而，本案中江蘇某圍欄公司表示許可某設(shè)計(jì)公司使用涉案專利，涉案專利的價(jià)值已體現(xiàn)在某設(shè)計(jì)公司提供的設(shè)計(jì)方案上，而作為涉案工程發(fā)包方和使用方的福建某單位就該設(shè)計(jì)方案實(shí)際支付了621.35萬元的對(duì)價(jià)，在此情況下，權(quán)利人再向代建單位和施工單位主張專利許可使用費(fèi)，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。

專家點(diǎn)評(píng)

專利權(quán)的行使應(yīng)以誠實(shí)信用原則作為價(jià)值導(dǎo)向
江蘇省高級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭原庭長、全國審判業(yè)務(wù)專家 宋 健

我國專利法的立法目的是保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但是近些年來，有一些權(quán)利人將專利異化成一種工具，利用專利權(quán)的排他性惡意發(fā)起訴訟，獲取不正當(dāng)?shù)睦?。因此，專利法?020年第四次修改時(shí)引入了誠實(shí)信用原則，規(guī)定申請(qǐng)專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則，不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益。有人將誠實(shí)信用原則稱為專利法的“打神鞭”，引入誠實(shí)信用原則能更好地平衡權(quán)利人的合法權(quán)益和公眾利益。

就本案而言，權(quán)利人參與福建某單位項(xiàng)目時(shí)，理應(yīng)基于正常的市場交易秩序和利益相關(guān)方的合理信賴，向項(xiàng)目中實(shí)施該技術(shù)的相關(guān)方披露所涉專利權(quán)的情況，但我們看到的是，其不僅沒有如實(shí)相告，還抱有“放長線，釣大魚”的心態(tài)，通過與工程中標(biāo)設(shè)計(jì)單位“合作”的方式，將專利技術(shù)方案悄無聲息地納入施工圖，致使施工單位喪失了選擇其他施工方案的機(jī)會(huì)。鑒于權(quán)利人行使專利權(quán)嚴(yán)重違背誠實(shí)信用原則，而工程發(fā)包方已實(shí)際支付了“所有設(shè)計(jì)內(nèi)容的相關(guān)費(fèi)用”，在本案情形下，法院對(duì)于權(quán)利人向施工單位索要專利費(fèi)的維權(quán)方式予以否定性評(píng)價(jià)，體現(xiàn)了人民法院在加強(qiáng)保護(hù)、嚴(yán)格保護(hù)的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)權(quán)利人應(yīng)誠信維權(quán)的基本裁判導(dǎo)向。

需要特別強(qiáng)調(diào)的是，本案確定的裁判尺度，僅適用于類似本案這種特殊情形，不能簡單擴(kuò)大到類似通訊領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)必要專利實(shí)施的相關(guān)爭議中。正是因?yàn)橥ㄓ嶎I(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)必要專利的不可避讓性和公共屬性，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人事先已經(jīng)向國際標(biāo)準(zhǔn)組織承諾履行FRAND義務(wù)，因此專利權(quán)人與實(shí)施者之間應(yīng)就實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)必要專利及許可費(fèi)的確定，在公平、合理、無歧視原則的指導(dǎo)下進(jìn)行善意談判，而這與本案情形顯然有較大的差異。

（原標(biāo)題：最高法知產(chǎn)法庭“鷹眼”識(shí)別不誠信維權(quán)不講誠信構(gòu)成專利默示許可）

來源：人民法院報(bào)

作者：王品

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：最高法“鷹眼”識(shí)別并遏制權(quán)利人行使專利權(quán)時(shí)的不誠信行為（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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