合并審理的專利無(wú)效案中對(duì)修改時(shí)機(jī)審查的忽視正對(duì)專利制度形成挑戰(zhàn)

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“合并審理的多個(gè)無(wú)效宣告請(qǐng)求案中，若專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求的修改不滿足某一無(wú)效宣告請(qǐng)求案的修改時(shí)機(jī)，則該修改不應(yīng)作為該無(wú)效宣告請(qǐng)求案的審查基礎(chǔ)?！?br/>

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮尚杰

對(duì)于一件授權(quán)的專利來(lái)說(shuō)，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)多件無(wú)效宣告請(qǐng)求案同時(shí)處于待決狀態(tài)的情況。此時(shí)，為了提高審查效率和減少當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審和無(wú)效審理部通常會(huì)對(duì)這些案件合并審理。如果專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求作出修改，在審查基礎(chǔ)的確定過(guò)程中，筆者發(fā)現(xiàn)對(duì)修改時(shí)機(jī)的審查欠缺，這為專利權(quán)人通過(guò)不當(dāng)手段利用合并審理的程序達(dá)到超期修改權(quán)利要求的不法目的打開了通道，應(yīng)當(dāng)引起主管部門的足夠重視。

PART 01問(wèn)題的提出

如果有已經(jīng)合并審理的先后兩件無(wú)效宣告請(qǐng)求案（在先的請(qǐng)求①和在后的請(qǐng)求②），專利權(quán)人在請(qǐng)求①的指定期限內(nèi)沒(méi)有修改權(quán)利要求，但在請(qǐng)求②的指定期限內(nèi)對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了刪除以外的方式的修改，而該修改作出的時(shí)間已經(jīng)超出了請(qǐng)求①的相應(yīng)期限。此時(shí)，請(qǐng)求①的審查基礎(chǔ)應(yīng)該是下列選項(xiàng)的哪個(gè)？

A、原始權(quán)利要求

B、針對(duì)請(qǐng)求②修改后的權(quán)利要求

PART 02有關(guān)規(guī)定

2.1 關(guān)于無(wú)效程序中修改時(shí)機(jī)

我國(guó)對(duì)專利權(quán)人在無(wú)效宣告程序中對(duì)權(quán)利要求的修改的時(shí)機(jī)和方式都有嚴(yán)格的限制。關(guān)于修改時(shí)機(jī)，《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.3節(jié)規(guī)定：僅在下列三種情形的答復(fù)期限內(nèi)，專利權(quán)人可以以刪除以外的方式修改權(quán)利要求書：（1）針對(duì)無(wú)效宣告請(qǐng)求書。（2）針對(duì)請(qǐng)求人增加的無(wú)效宣告理由或者補(bǔ)充的證據(jù)。（3）針對(duì)合議組引入的請(qǐng)求人未提及的無(wú)效宣告理由或者證據(jù)。

也就是說(shuō)，專利權(quán)人如果想較為自由的修改權(quán)利要求，必須在指定期限內(nèi)完成修改（例如收到轉(zhuǎn)送的無(wú)效宣告請(qǐng)求書后的一個(gè)月內(nèi)），否則相應(yīng)修改將不被接受。前述題目中，如果僅考慮請(qǐng)求①，那么專利權(quán)人的修改已經(jīng)超出了相應(yīng)的期限，其審查基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)是授權(quán)文本里的原始權(quán)利要求。

2.2 關(guān)于案件的合并審理

《專利審查指南》第四部分第三章第4.5節(jié)對(duì)案件的合并審理作出了規(guī)定。具體地，

“為了提高審查效率和減少當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，復(fù)審和無(wú)效審理部可以對(duì)案件合并審理。合并審理的情形通常包括：

（1）針對(duì)一項(xiàng)專利權(quán)的多個(gè)無(wú)效宣告案件，盡可能合并口頭審理。
（2）針對(duì)不同專利權(quán)的無(wú)效宣告案件，部分或者全部當(dāng)事人相同且案件事實(shí)相互關(guān)聯(lián)的，可以依據(jù)當(dāng)事人書面請(qǐng)求或者自行決定合并口頭審理。
合并審理的各無(wú)效宣告案件的證據(jù)不得相互組合使用?！?/span>

從上述規(guī)定來(lái)看，合并審理僅限于口頭審理這樣的程序性工作的合并，并沒(méi)有涉及到諸如審查基礎(chǔ)等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是否也能合并的問(wèn)題。同時(shí)，審查指南明確規(guī)定不同案件的證據(jù)不得相互組合使用，這也反應(yīng)了對(duì)于合并審理中的不同無(wú)效宣告請(qǐng)求案件，審查指南強(qiáng)調(diào)了彼此之間的獨(dú)立性，對(duì)于可能對(duì)最終無(wú)效審查決定產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響的內(nèi)容的合并做了保留。無(wú)論如何，從《專利審查指南》中無(wú)法找到合并審理的多個(gè)無(wú)效宣告請(qǐng)求時(shí)，在不滿足修改時(shí)機(jī)的前提下，可以將一套針對(duì)一個(gè)無(wú)效宣告請(qǐng)求案件修改的權(quán)利要求作為另一個(gè)無(wú)效宣告請(qǐng)求案的審查基礎(chǔ)的依據(jù)。

那么現(xiàn)在實(shí)務(wù)中具體怎么處理的呢？我們看幾個(gè)案例。

PART 03案例

案例一-B型案例

第15502號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書涉及到第一請(qǐng)求人于2007年6月29日提交的第一次無(wú)效宣告請(qǐng)求（請(qǐng)求一）及第二請(qǐng)求人提交的于2009年8月14日立案的第二次無(wú)效宣告請(qǐng)求（請(qǐng)求二），專利權(quán)人于2009年9月28日針對(duì)請(qǐng)求二修改了權(quán)利要求書。復(fù)審委對(duì)請(qǐng)求一和請(qǐng)求二合并審理，并于2010年6月3日向第一請(qǐng)求人轉(zhuǎn)發(fā)了專利權(quán)人2009年9月28日提交的權(quán)利要求書，要求第一請(qǐng)求人在指定期限內(nèi)對(duì)專利權(quán)人提交的修改后的權(quán)利要求書發(fā)表意見。

第一請(qǐng)求人對(duì)專利權(quán)人于2009年9月28日提交的權(quán)利要求書的修改方式和時(shí)機(jī)提出異議，認(rèn)為本次無(wú)效宣告請(qǐng)求審查應(yīng)以本專利授權(quán)公告的文本作為審查基礎(chǔ)。但合議組認(rèn)為：專利權(quán)人針對(duì)第一無(wú)效宣告請(qǐng)求的最后一次修改存在超期問(wèn)題，而專利權(quán)人針對(duì)第二無(wú)效宣告請(qǐng)求的修改方式和修改時(shí)機(jī)均符合審查指南的規(guī)定……。專利復(fù)審委員會(huì)已經(jīng)將專利權(quán)人針對(duì)第二無(wú)效宣告請(qǐng)求所作的修改文本轉(zhuǎn)發(fā)給第一請(qǐng)求人，同時(shí)要求第一請(qǐng)求人可以在指定的答復(fù)期限內(nèi)補(bǔ)充理由和證據(jù)。故，本無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定以專利權(quán)人于2009年9月28日提交的權(quán)利要求書為審查基礎(chǔ)。

值得關(guān)注的是，請(qǐng)求二只對(duì)修改前的權(quán)利要求1發(fā)起無(wú)效宣告請(qǐng)求，且在指定期限內(nèi)第二請(qǐng)求人沒(méi)有增加新的理由和證據(jù)，專利權(quán)人的修改導(dǎo)致請(qǐng)求二沒(méi)了審查基礎(chǔ)而直接結(jié)束審理。該案看起來(lái)更像是利用合并審理程序，通過(guò)無(wú)關(guān)緊要的請(qǐng)求二實(shí)現(xiàn)了超時(shí)限修改權(quán)利要求的目的。

案例二-B型案例

第35492號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書涉及到第一請(qǐng)求人于2017年8月28日提交的第一次無(wú)效宣告請(qǐng)求（請(qǐng)求一）及第二請(qǐng)求人提交的于2017年12月4日立案的第二次無(wú)效宣告請(qǐng)求（請(qǐng)求二），專利權(quán)人于2018年1月9日針對(duì)請(qǐng)求二修改了權(quán)利要求書，同樣于2018年1月18日針對(duì)請(qǐng)求一修改了權(quán)利要求書，其修改方式與專利權(quán)人在請(qǐng)求二中對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行的修改相同。復(fù)審委對(duì)請(qǐng)求一和請(qǐng)求二合并審理，并于2018年1月26日向第一請(qǐng)求人轉(zhuǎn)發(fā)了專利權(quán)人修改的權(quán)利要求書，要求第一請(qǐng)求人在指定期限內(nèi)陳述意見。

第一請(qǐng)求人于2018年2月26日對(duì)權(quán)利要求的修改時(shí)機(jī)等提出了質(zhì)疑，但合議組認(rèn)為：

雖然專利權(quán)人在無(wú)效宣告請(qǐng)求一中對(duì)權(quán)利要求的修改時(shí)機(jī)超出了答復(fù)期限，但其修改方式與專利權(quán)人在無(wú)效宣告請(qǐng)求二中對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行的修改完全相同，為避免針對(duì)同一專利權(quán)作出完全不同的審查決定，基于在合并審理的案件中確定一致的審理基礎(chǔ)的需要，合議組將接受專利權(quán)人在無(wú)效宣告請(qǐng)求一中對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行的修改，并將針對(duì)無(wú)效宣告請(qǐng)求一和無(wú)效宣告請(qǐng)求二，以專利權(quán)人于2018年01月09日和2018年01月18日提交的權(quán)利要求書作為審查基礎(chǔ)合并作出審查決定。

案例三-B型案例

第562453號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書涉及到第一請(qǐng)求人于2021年12月27日提交的第一次無(wú)效宣告請(qǐng)求（請(qǐng)求一）及第二請(qǐng)求人提交的于2022年8月18日立案的第二次無(wú)效宣告請(qǐng)求（請(qǐng)求二）。專利權(quán)人于2022年9月30日針對(duì)請(qǐng)求二修改了權(quán)利要求書，同樣于2022年4月29日針對(duì)請(qǐng)求一修改了權(quán)利要求書。復(fù)審委對(duì)請(qǐng)求一和請(qǐng)求二合并審理，專利權(quán)人先后提交多個(gè)修改文本，以專利權(quán)人最后一次（2022年9月30日）提交的符合指南規(guī)定的修改文本為準(zhǔn)。

案例四-B型案例

第57392號(hào)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定書涉及到第一請(qǐng)求人于2021年8月30日提交的第一次無(wú)效宣告請(qǐng)求（請(qǐng)求一）及第二請(qǐng)求人提交的于2021年11月26日立案的第二次無(wú)效宣告請(qǐng)求（請(qǐng)求二）。專利權(quán)人于2022年1月10日針對(duì)請(qǐng)求二修改了權(quán)利要求書，同樣于2021年10月29日針對(duì)請(qǐng)求一修改了權(quán)利要求書。復(fù)審委對(duì)請(qǐng)求一和請(qǐng)求二合并審理，以專利權(quán)人最后一次（2022年1月10日）提交的修改文本為準(zhǔn)，第一請(qǐng)求人也沒(méi)有提出異議。

PART 04討論-何時(shí)才能看到A型案例

從前述幾個(gè)B型案例可以看出，目前復(fù)審委對(duì)不同無(wú)效宣告請(qǐng)求案件進(jìn)行合并審理時(shí)，不僅限于口頭審理的合并，還包括審查基礎(chǔ)的合并。筆者認(rèn)為：

第一，審查基礎(chǔ)的合并明顯缺乏法律依據(jù)。如前文所述，《專利審查指南》并未明確規(guī)定合并審理時(shí)可以綜合考慮審查基礎(chǔ)，僅僅是為了便利的需求可以合并口頭審理而已。

第二，審查基礎(chǔ)的合并將使得專利權(quán)人不當(dāng)?shù)美?/strong>前面四個(gè)案例中，每個(gè)案例中在先的請(qǐng)求一都給了專利權(quán)人充分的答辯和修改的時(shí)間窗口，專利權(quán)人未作出最終被認(rèn)定為審查基礎(chǔ)的權(quán)利要求修改，意味著其已經(jīng)明確知曉針對(duì)請(qǐng)求一的證據(jù)和理由不作出這樣修改的利弊并作出了選擇，專利權(quán)人理應(yīng)承擔(dān)不修改權(quán)利要求可能的后果（即不修改的權(quán)利要求基于請(qǐng)求一的證據(jù)和理由有可能被宣告無(wú)效）。如果將基于在后的請(qǐng)求二作出的修改作為在先的請(qǐng)求一的審查基礎(chǔ)，則實(shí)質(zhì)上延長(zhǎng)了專利權(quán)人的修改權(quán)利要求的窗口，避免了專利權(quán)人承擔(dān)前述后果，進(jìn)而不當(dāng)?shù)美?br/>

例如案例一中，由于視為結(jié)案的請(qǐng)求二的存在，最終決定僅針對(duì)請(qǐng)求一，更加凸顯了客觀上專利權(quán)人實(shí)現(xiàn)了針對(duì)請(qǐng)求一的超期修改權(quán)利要求的事實(shí)，不得不提請(qǐng)主管部門重視。

第三，審查基礎(chǔ)的合并將對(duì)現(xiàn)有的專利制度產(chǎn)生挑戰(zhàn)。專利權(quán)人若錯(cuò)過(guò)修改權(quán)利要求期限，其可以通過(guò)以稻草人的身份發(fā)起新的無(wú)效宣告請(qǐng)求以利用復(fù)審委合并審理的程序達(dá)到修改權(quán)利要求的目的。這將嚴(yán)重挑戰(zhàn)目前建立的專利無(wú)效制度，使得關(guān)于專利權(quán)人在無(wú)效程序中對(duì)權(quán)利要求修改時(shí)機(jī)的相關(guān)規(guī)定形同虛設(shè)，專利無(wú)效制度和大眾利益受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)，屆時(shí)必然對(duì)復(fù)審委的審查資源造成更大規(guī)模的不法侵占。

第四，審查基礎(chǔ)不合并不會(huì)造成矛盾的審查決定。前述幾個(gè)案例中，除了便利性的需求之外，復(fù)審委都以不得出彼此矛盾的審查決定作為合并審查基礎(chǔ)的理由之一。但實(shí)質(zhì)上，不合并審查基礎(chǔ)并不會(huì)產(chǎn)生彼此矛盾的審查決定的情況發(fā)生。事實(shí)上，前述幾個(gè)案例中，請(qǐng)求一和請(qǐng)求二屬于彼此獨(dú)立的無(wú)效宣告請(qǐng)求案件，特別是針對(duì)請(qǐng)求一中未做修改的案件，專利權(quán)人在請(qǐng)求二中的修改能否被接受，是建立在請(qǐng)求一的審查結(jié)論的基礎(chǔ)上的。這種情況下，只有經(jīng)過(guò)審查后確定原始權(quán)利要求相對(duì)于請(qǐng)求一的證據(jù)和理由是否依然有效才能確定針對(duì)請(qǐng)求二的權(quán)利要求修改是否還有修改基礎(chǔ)。如果修改基礎(chǔ)仍然有效，再詳述修改后的權(quán)利要求針對(duì)請(qǐng)求二中的證據(jù)和理由的無(wú)效結(jié)論即可。否則，可以不再審查請(qǐng)求二的事實(shí)和理由，或者應(yīng)當(dāng)由于缺乏修改基礎(chǔ)而拒絕專利權(quán)人針對(duì)請(qǐng)求二的修改【參考第23652號(hào)無(wú)效決定及(2017)京行終5622號(hào)行政裁定書，其將一個(gè)無(wú)效請(qǐng)求的結(jié)論直接應(yīng)用于另一個(gè)無(wú)效請(qǐng)求中，“此種做法既未違反請(qǐng)求原則，又提高了審查效率，促進(jìn)了審查一致性”】。

第五，審查基礎(chǔ)合并將削弱專利文件的公示價(jià)值，損害第一請(qǐng)求人的權(quán)益。前述幾個(gè)案例中，合議組都給予第一請(qǐng)求人一定期限針對(duì)修改后的權(quán)利要求作意見陳述，看似與專利權(quán)人針對(duì)請(qǐng)求一在指定期限內(nèi)直接作出相應(yīng)修改相比第一請(qǐng)求人在可操作空間上沒(méi)有區(qū)別，但卻忽略了時(shí)間和不確定性對(duì)第一請(qǐng)求人權(quán)益造成的損害。

眾所周知，無(wú)效宣告請(qǐng)求通常都伴隨著專利侵權(quán)糾紛，每個(gè)無(wú)效宣告請(qǐng)求人都是結(jié)合自身產(chǎn)品、市場(chǎng)及相關(guān)訴訟情況針對(duì)相應(yīng)專利發(fā)起極具針對(duì)性的挑戰(zhàn)。如果專利權(quán)人在相應(yīng)的法定期限內(nèi)未對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，那么請(qǐng)求人將會(huì)對(duì)其發(fā)起的無(wú)效宣告請(qǐng)求的結(jié)果、專利文件的保護(hù)范圍產(chǎn)生非常明確的預(yù)期，進(jìn)而影響自身產(chǎn)品和市場(chǎng)的決策。因無(wú)關(guān)第三人的獨(dú)立程序，導(dǎo)致自身的無(wú)效宣告請(qǐng)求案件被實(shí)質(zhì)性影響，將對(duì)其已經(jīng)作出的決策產(chǎn)生嚴(yán)重影響。如果再疊加時(shí)間因素，那么這種影響將可能是致命的。

例如在案例一中，由于種種原因，請(qǐng)求一的無(wú)效請(qǐng)求日（2007年6月29日）和第一請(qǐng)求人收到專利權(quán)人修改權(quán)利要求的日期（2010年6月3日）之間間隔了近3年之久，這個(gè)時(shí)間已經(jīng)足夠一個(gè)像手機(jī)這樣的產(chǎn)品做三次重大升級(jí)，其影響將是難以估量的。

第六，期待A型案例早日出現(xiàn)。回到文章開頭的選擇題，相信您心里都有了自己的答案。雖未能發(fā)現(xiàn)有A型案例，但筆者認(rèn)為不同的無(wú)效宣告請(qǐng)求本質(zhì)上都是相互獨(dú)立的案件，理應(yīng)獨(dú)立審查，不能為了程序便利性而忽視實(shí)質(zhì)內(nèi)容的審查。在《專利審查指南》第四部分第三章9.2及9.3節(jié)涉及藥品專利糾紛早期解決機(jī)制的無(wú)效宣告請(qǐng)求案件相關(guān)規(guī)定中，審查順序和審查基礎(chǔ)的內(nèi)容可供借鑒：如果在先作出的審查決定系在專利權(quán)人提交的修改文本基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效，針對(duì)在后受理的無(wú)效宣告請(qǐng)求，可以以上述修改文本為基礎(chǔ)繼續(xù)審查。針對(duì)同一專利權(quán)的多個(gè)涉及藥品專利糾紛早期解決機(jī)制的無(wú)效宣告請(qǐng)求，按照提出無(wú)效宣告請(qǐng)求之日先后排序【參考第59257號(hào)決定（2022-10-13），其在稍早作出的第56057號(hào)決定（2022-05-18）的基礎(chǔ)上作出審查結(jié)論，且第56057號(hào)決定在作出的時(shí)候第59257號(hào)決定相關(guān)的無(wú)效宣告請(qǐng)求也處于待決狀態(tài)】。

期待主管部門能夠加強(qiáng)對(duì)合并審理的多個(gè)無(wú)效宣告請(qǐng)求案中的修改時(shí)機(jī)的審查，堵上專利權(quán)人通過(guò)不當(dāng)手段利用復(fù)審委合并審理的程序達(dá)到超期修改權(quán)利要求的不法目的的漏洞，A型案例能夠早日出現(xiàn)。

馮尚杰作者專欄

USPTO擬發(fā)布期末放棄（Terminal Disclaimer）新規(guī)，將顯著影響美國(guó)專利申請(qǐng)和保護(hù)策略

（原標(biāo)題：合并審理的專利無(wú)效案中對(duì)修改時(shí)機(jī)審查的忽視正對(duì)專利制度形成挑戰(zhàn)）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮尚杰

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：合并審理的專利無(wú)效案中對(duì)修改時(shí)機(jī)審查的忽視正對(duì)專利制度形成挑戰(zhàn)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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