為商標被動使用行為正名

【小D導讀】

商標，就像自然人的姓名，由權利人享有卻供他人使用，供他人借以指代商標權人提供的產(chǎn)品或服務。那么，社會公眾對商標的使用行為，是否構成商標法意義上的商標使用行為？它能產(chǎn)生何等法律效果？

我國法律未明確規(guī)定，理論上無人研究。該問題在理論層面涉及商標使用制度的體系化、商標使用與商標以及商標權的關系等重大問題，在實踐層面可能直接影響案件的處理結果。例如，近年來發(fā)生的“索愛”商標案[1]、“偉哥”商標案[2]和“陸虎”商標案[3]等，因為對媒體和社會公眾宣傳、報道和評論商標之行為的定性不同，導致對相似問題的認識不一，甚至截然相反。

為論述方便，本文遵照傳統(tǒng)習慣，將商標權人的商標使用行為稱為商標（主動）使用行為，與此相對應，將社會公眾對商標的使用行為稱為商標被動使用行為。商標被動使用行為主要體現(xiàn)在媒體和社會公眾對商標的宣傳、報道、評論等方面。目前，我國立法和司法實務界的觀點是，商標被動使用行為不具有獨立的法律地位。本文的基本觀點是：商標被動使用行為是商標使用行為，而且在商標使用體系中居于絕對的核心地位。商標被動使用行為能夠產(chǎn)生將商標與特定經(jīng)營者相聯(lián)系的事實效果，也能夠產(chǎn)生商標使用的法律效力。一句話，本文試圖為商標被動使用行為正名。

?一、我國立法和司法對商標被動使用行為的否定態(tài)度 我國商標法律制度未提及商標被動使用行為，對相關法律規(guī)定進行解釋，基本得出否定商標被動使用行為法律地位的結論。以“索愛”商標案、“偉哥”商標案和“陸虎”商標案為研究案例，[4]可以看出我國司法實務界要么認為商標被動使用行為只有轉(zhuǎn)化為商標主動使用行為才有法律意義，要么認為商標被動使用行為不能產(chǎn)生商標使用的結果，兩種思路都未承認商標被動使用具有獨立的法律地位。

（一）商標法律制度中關于商標被動使用行為的觀點 在涉及商標使用主體的相關法律條文中，有些明確規(guī)定商標使用的主體為經(jīng)營者。例如，《商標法》第31條規(guī)定“不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”，由于“已經(jīng)使用”和“商標”的主體都是同一個“他人”，因此，該條規(guī)定的商標是指“他人在生產(chǎn)經(jīng)營活動中實際使用過的商標”，[5]商標使用者就應當是商標被搶注入，從而排除了商標被動使用行為適用的空間。再如，《商標法實施條例》第3條規(guī)定：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”，該條雖未規(guī)定商標使用的內(nèi)涵，但在所有列舉的商標使用方式中，無一不是經(jīng)營者對商標的使用行為，它雖未明確排除商標被動使用行為，但也未給商標被動使用行為以名分。

《商標法》一些條文規(guī)定相對模糊，為商標被動使用行為留下了想象空間。例如，《商標法》第14條規(guī)定認定馳名商標應當考慮的因素包括“該商標使用的持續(xù)時間”、“該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍”，這些考量因素中均未規(guī)定行為主體，為承認商標被動使用行為的法律地位留下了些許可能?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》（法發(fā)[2010]12號）（以下簡稱為《意見》）對商標實際使用作了原則性規(guī)定，第20條第2款規(guī)定：“商標權人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標權人意志的使用，均可認定屬于實際使用的行為?！痹摗兑庖姟穼⑸虡藱嗳说膶嶋H使用擴大到“不違背商標權人意志的使用”。按該規(guī)定，如果商標被動使用不違反商標權人的意志，可將其視為商標使用行為。該規(guī)定雖然間接承認了商標被動使用行為，但它需要轉(zhuǎn)化為商標主動使用行為，反過來也就意味著商標被動使用行為并無獨立的法律地位。

（二）我國司法實務界對商標被動使用行為的認識 在“索愛”商標案、“偉哥”商標案和“陸虎”商標案中，媒體和社會公眾將索尼愛立信公司的“索尼愛立信”牌手機簡稱為“索愛”，將美國輝瑞公司治療陽痿的藥品“viagra”譯為“偉哥”，將著名越野車品牌“LAND ROVER”譯為“陸虎”，這些商標別稱經(jīng)廣泛的宣傳報道后為世人熟知?！八鲪邸薄ⅰ皞ジ纭焙汀瓣懟ⅰ北凰藫屜茸詾樯虡撕?，經(jīng)營者以搶注行為構成《商標法》第31條規(guī)定的“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”為由[6]，請求撤銷注冊商標。[7]

“索愛”案、“偉哥”案和“陸虎”案之間可能存在一些細微的差別，“細節(jié)決定成敗”，這些差異可能直接左右案件的結果。[8]因篇幅限制，本文僅探討具有共性的核心問題，即經(jīng)營者未實際使用甚至明確表示不接受的商標別稱[9]，經(jīng)社會公眾和媒體的廣泛使用，已與該經(jīng)營者形成固定的對應關系，具有了商品來源的指示作用，該別稱能否構成《商標法》第31條規(guī)定的具有一定影響的在先使用商標？對于該問題，有“行為主義”和“結果主義”兩種完全不同的思考路徑?！八鲪邸卑附K審判決和“偉哥”案，可劃歸“行為主義”行列，“索愛”案和“陸虎”案一審判決，可列入“結果主義”的陣營。

“索愛”商標案和“陸虎”商標案的一審判決，都堅持從商標使用結果的角度出發(fā)，將社會公眾對商標的使用視為經(jīng)營者對商標的使用行為?！八鲪邸卑敢粚徟袥Q認為：“‘索愛’已被廣大消費者和媒體認可并使用，具有了區(qū)分不同商品來源、標示產(chǎn)品質(zhì)量的作用，這些實際使用效果、影響自然及于索尼愛立信公司和索尼愛立信（中國）公司，其實質(zhì)即等同于他們的使用。因此，盡管索尼愛立信（中國）公司認可其沒有將‘索愛’作為其未注冊商標進行宣傳，但消費者的認可和媒體的宣傳共同作用，已經(jīng)達到了索尼愛立信（中國）公司自己使用‘索愛’商標的實際效果，故‘索愛’實質(zhì)上已經(jīng)成為該公司在中國使用的商標。”[10]“陸虎”商標案一審判決思路基本相同：“‘陸虎’作為英文‘LAND ROVER’的中文稱呼已經(jīng)被中國相關公眾廣泛認同，與‘LAND ROVER’當時的權利人寶馬公司形成了唯一的對應關系。中文‘陸虎’已被廣大消費者和媒體予以認可，具有了區(qū)分商品來源、標志產(chǎn)品質(zhì)量的作用，實際上已經(jīng)成為“‘LAND ROVER’在中國的使用標識。[11]

“偉哥”商標案的相關裁決書和“索愛”商標案的終審判決書，都認為根據(jù)《商標法》第31條的規(guī)定，被搶注的商標應當由被搶注入自己在商業(yè)活動中予以了使用，社會公眾對商標的使用行為不是經(jīng)營者對商標的使用行為，不能因此而適用《商標法》第31條的規(guī)定。在“偉哥”案中，法院認為，“媒體的報道中雖然多將‘偉哥’與‘Viagra’相對應，但因上述報道均系媒體所為而并非輝瑞公司等所為，并非輝瑞公司等對自己商標的宣傳。輝瑞制藥公司也明確聲明‘萬艾可’為其正式商品名，并承認其在中國內(nèi)地未使用過‘偉哥’商標。故媒體在宣傳中將‘Viagra’稱為‘偉哥’，亦不能確定為反映了輝瑞公司等當時將‘偉哥’作為商標的真實意思。故所提供的證據(jù)不足以證明‘偉哥’為其未注冊商標”。[12]“索愛”商標案二審判決撤銷了一審判決，二審法院認為“被搶注的商標應當由被搶注入自己在商業(yè)活動中予以了使用”，“這些報道、評論均非索尼愛立信（中國）公司所為。索尼愛立信（中國）公司未進行任何有關‘索愛’產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及宣傳等商業(yè)活動”，“索尼愛立信（中國）公司并不認同‘索愛’是其公司簡稱或者是其手機及電子產(chǎn)品的簡稱”。因此，索尼愛立信未將“索愛”作為商標進行商業(yè)性的使用，一審判決將相關公眾和媒體對“索愛”的使用，等同于索尼愛立信的使用，缺乏法律依據(jù)。[13]

綜觀“索愛”、“偉哥”和“陸虎”案，采取“行為主義”的“索愛”案終審判決和“偉哥”案更符合形式正義，而采取“結果主義”的“索愛”案和“陸虎”案一審判決則更符合實質(zhì)正義。因為在消費者心中，在相同或類似商品上使用商標別稱，極有可能引起混淆，惡意注冊他人商標的別稱，借用商標商譽的惡意不言自明。[14]“結果主義”的判決尊重了商標俗稱與特定經(jīng)營者之間形成固有的對應關系之客觀事實，力圖避免通過注冊他人商標俗稱以混淆消費者視聽和盜取他人商譽行為的出現(xiàn)，從而維護公平有序的市場競爭秩序。但“結果主義”的判決為了追求實質(zhì)正義，將經(jīng)營者未參與的商標被動使用行為，解釋為經(jīng)營者自己的使用行為，邏輯上難謂妥當。然而，誠如霍姆斯所言，“法律的生命不在于邏輯，而在于經(jīng)驗”，邏輯嚴謹?shù)摹靶袨橹髁x”判決表面看來符合《商標法》第31條對商標使用主體的規(guī)定，卻可能丟失了更為重要的實質(zhì)正義。

導致對商標被動使用行為采取“結果主義”還是“行為主義”思路左右為難的根源，在于《商標法》第31條規(guī)定。那么，該規(guī)定的目的是什么？將商標使用人限于被搶注人是否與立法目的相沖突？如果進一步追問，是否只有經(jīng)營者實際使用的才能構成商標？保護商標權是因為經(jīng)營者通過“勞動”建立了商標與經(jīng)營者之間的聯(lián)系，還是因為這種聯(lián)系背后代表了經(jīng)營者的商譽？這些問題的研討可能涉及到商標和商標權的本質(zhì)、商標權的取得、商標保護的目的、商標法的立法宗旨等較為深層次的問題，下文嘗試從這些角度對商標被動使用的法律地位和法律效力進行探討。

?二、商標被動使用行為應有的法律地位 筆者認為，從商標使用過程看，商標被動使用行為是商標使用行為，而且在整個商標使用體系中，居于絕對的核心地位：它不僅能夠使特定標志轉(zhuǎn)化為商標，而且是特定標志轉(zhuǎn)化為商標的必經(jīng)途徑；它不僅不需要轉(zhuǎn)化為商標主動使用行為，相反，商標主動行為需要依賴商標被動使用行為才能發(fā)揮作用；它既可能符合商標權人的內(nèi)在意思，也可以違背其意志而獨立成立。

（一）商標被動使用行為在商標使用體系中的核心地位 商標是識別性符號，其精髓在于特定標識與經(jīng)營者之間的聯(lián)系。只有以消費者為核心的社會公眾，將特定標志視為識別特定經(jīng)營者商品或服務的標記，該標志才真正成為商標。這種結果只有通過商標被動使用行為才能達至，商標被動使用行為因此成為商標使用體系中的核心。

商標被動使用行為的核心地位，與消費者在商標法中的重要地位不無關系。首先，創(chuàng)設商標制度的目的，就是為了讓消費者為代表的社會公眾使用商標。商標制度的價值，就在于用商標來指代特定經(jīng)營者提供的特定商品和服務，就像使用姓名而非對人的描述來指稱個人一樣，其極大的減少了交流成本，節(jié)約了消費者的搜索成本，提高了市場效率。[15]商標的主要功能，不是為了給經(jīng)營者提供一項可資宣傳廣告的對象，而是讓消費者借以識別不同經(jīng)營者提供的商品或服務。換言之，以消費者為代表的社會公眾才是商標制度預設的使用主體。

其次，以消費者為代表的社會公眾是商標的決定者、評判者和締造者。由于商標的核心價值，在于讓消費者借以識別商標權人提供的商品或服務，以消費者為代表的社會公眾就取代了商標權人，成為了商標法的主角：能否注冊為商標的判斷標準是消費者是否將其視為識別商品來源的符號，商標價值的大小取決于消費者對商標的知悉程度和認同水平，是否構成商標侵權以相關消費者是否容易發(fā)生混淆和誤認為試金石。消費者成為商標的直接使用者、商標意義的確定者、商標價值的決定者和商標侵權的評判者。正因為如此，商標由于消費者的作用而變得有價值。[16]有學者甚至大膽提出，不管商業(yè)標識對其所有人而言多么具有價值，它在事實上都不是由其所有人獨立“創(chuàng)造”的，更不可能由他“所有”，商標的含義和形象，不在于其所有人的詮釋，而在于消費者的解讀，社會公眾才是商標的締造者。[17]

商標的一切都圍繞以消費者為代表的社會公眾而展開，社會公眾對商標的使用行為，當然應在整個商標使用體系中居核心地位。

（二）商標被動使用行為與商標主動使用行為的關系 在商標使用行為中，經(jīng)營者的商標使用行為固然重要，而社會公眾對商標的使用和理解才最為關鍵。因為經(jīng)營者的商標使用行為，只是引導和教育消費者將它與自己聯(lián)系，社會公眾認同了這種聯(lián)系，并約定俗成地將它視為商品來源出處的標記，它才能成為商標。商標權人的商標使用與社會公眾對商標的理解，是手段與目的、過程與結果的關系，即商標權人對商標的使用是手段和過程，社會公眾對商標的理解才是目的和結果。手段和過程只有通過目的和結果才能產(chǎn)生價值，而不是相反。正因為如此，商標法關注的不是經(jīng)營者在商標使用和廣告宣傳方面的努力（effort），而是這些行為在改變該標記于消費者心目中含義的效果(effect)。[18]概言之，不管商標權人如何使用商標，其行為都需假借社會公眾的使用和理解才能發(fā)生作用，換言之，商標被動使用不僅獨立于商標主動使用行為，而且它在商標使用體系中居于主導地位，商標主動使用行為需要依賴它才能發(fā)生法律效力。

商標被動使用行為的主導地位，還體現(xiàn)在它可以違背商標權人的意志而獨立存在。正如社會公眾將2008年“5·12大地震”中丟下了學生一個人跑出教室的范美忠稱為“范跑跑”[19]一樣，“范跑跑”這一稱謂的使用絕不可能符合范美忠的意志，但社會公眾已經(jīng)將“范跑跑”與他相聯(lián)系。商標法關注的是使用的效果，并不關心誰導致這種結果，更不考慮這種結果是否符合商標權人的意志。因此，在“索愛”案中，即便索尼愛立信不認可“索愛”，但消費者已經(jīng)將它視為索尼愛立信手機的商標，這是任何人都不可能否認的客觀事實，客觀事實不以任何人的意志為轉(zhuǎn)移。再如，在商標退化為商品通用名稱過程中，即便商標權人采取萬般努力，但只要消費者不再視其為標示商品來源出處的標志，而是作為商品通用名稱看待，它就不再具備作為商標的基本條件。[20]

商標被動使用行為在商標使用體系中居主導地位，與《意見》第20條第2款將“不違背商標權人意志的使用”視為商標實際使用行為，并不矛盾。后者解決的是哪些情形屬于商標權利人的實際使用，它只涉及商標主動使用行為，未涉及商標被動使用行為，因此不是整個商標使用行為的界定標準。

（三）承認商標被動使用行為法律地位的意義 明確商標被動使用行為是商標使用行為，而且在商標使用體系中居核心地位，對商標使用制度乃至整個商標法都具有重要的意義。

承認商標被動使用行為是商標使用行為，將真正最重要的商標使用主體，即以消費者為代表的社會公眾，納入商標使用制度領域，使商標使用制度由單純的商標權人商標使用行為，發(fā)展成為由商標被動使用行為和商標主動使用行為共同構成的完整體系。認可商標被動使用行為在商標使用體系中居于核心地位，就承認了商標不是一般意義上的財產(chǎn)，而是識別性符號，是一種純粹的商業(yè)性言論，[21]就承認了消費者在商標法中的重要地位，有助于商標法從單純強調(diào)商標權人利益，向協(xié)調(diào)商標權人、消費者和其他經(jīng)營者之間的利益回歸。

?三、商標被動使用行為的法律效力及其正當性 商標被動使用行為的法律地位，決定了它應當具有商標使用相關的法律效力。不管商標被動使用行為是否符合經(jīng)營者的主觀意志，只要社會公眾將被使用的商標與特定的經(jīng)營者形成了穩(wěn)定的對應關系，該商標在一定程度上蓄積了經(jīng)營者的商譽，就應該設定一套在商譽具體化的限度內(nèi)給予保護的法律制度。[22]具體而言，可將被使用的商標認定為具有一定影響的在先使用商標，甚至被認定為未注冊馳名商標。商標被動使用行為的這種法律效力，符合取得商標權的基本原理和保護商標權的基本理念，也契合商標法的立法宗旨。

（一）從商標權勞動取得理論看商標被動使用行為法律效力的合理性 否定商標被動使用行為法律效力的最有力的理由，是它不符合商標權取得的基本原理。學理上認為，使用和注冊都可以取得商標權，[23]商標所有人在商標使用中投入的勞動及其價值增量是商標保護的正當性源泉。[24]但所有論及商標權勞動取得的學者，都將“使用”定位為商標權人的使用[25]。由此可能得出結論：在商標被動使用行為中，經(jīng)營者沒有付出勞動，卻將媒體和社會公眾對該商標的使用結果“撥歸私有”，屬于“不勞而獲”，違反了商標權取得的基本原理。

這種否定說貌似有理，但未真正把握商標權使用取得學說的精髓。商標之所以有價值，在于它代表了經(jīng)營者的商譽，“商標是他（商標權人）最可信的圖章，商標權人通過它來保證附著該商標的商品，它傳遞著商標權人或好或壞的名聲”，“名聲就像臉一樣，是其擁有者及其信譽的象征”。[26]保護商標權，就是保護商標背后的商業(yè)信譽，“只有從商標權人繼續(xù)享有該商標的良好商業(yè)名聲和商譽，并免受他人不正當干涉這個角度來說，商標權是一項財產(chǎn)權”。[27]商標權人通過使用獲得商標權，符合勞動學說，是因為通過“勞動”積累了該商標背后所代表的商業(yè)信譽。也就是說，商標權使用取得學說強調(diào)的是商標權人通過勞動獲得了商標背后的商業(yè)信譽，而不是通過勞動建立商標與經(jīng)營者之間的聯(lián)系。

在商標被動使用行為中，雖然特定商標與經(jīng)營者之間的聯(lián)系并不是經(jīng)營者通過自己的勞動建立的，但商標背后所體現(xiàn)經(jīng)營者的商業(yè)信譽，則是經(jīng)營者自己辛勤勞動的結果。因此，經(jīng)營者因商標被動使用行為而享有相應的權益，完全符合商標權勞動學說理論。

如果《商標法》第31條的主旨，與第13條對未注冊馳名商標的保護一樣，是為了防止以商標注冊為“合法”手段，達到“圈占”他人商標并“掠奪”他人商譽之“非法”目的，那么，能否適用該條的標準，就應當看該商標是否與經(jīng)營者建立了聯(lián)系且代表了其商譽，而不是這種聯(lián)系是否由經(jīng)營者建立[28]。第31條將商標使用的主體限于被搶注者，顯然“詞不達意”，背離了其立法目的。

（二）從商標權保護理念談商標被動使用行為法律效力的合法性 承認商標被動使用行為的法律效力，符合商標權保護的基本理念。雖然我國《商標法》以“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標”作為商標侵權的判斷標準，但該規(guī)定僅僅保護商標標識本身，根本不關心商標背后所代表的商業(yè)信譽，商標法因此蛻化為“符號崇拜”的法律。[29]世界各國《商標法》和《TRIPS協(xié)議》等國際條約，都是以消費者發(fā)生混淆的可能性作為商標侵權的判斷標準。[30]因為商標法的根本目的，在于防止侵權者通過使用他人的商標而將自己的商品偽裝成他人的產(chǎn)品，欺騙公眾，[31]因此，“（商標）救濟永遠取決于這種觀念，即任何人不得誤導公眾認為其產(chǎn)品是原告的，除非原告證明該行為將有可能導致這種結果，否則不能獲得救濟。”[32]

通過商標被動使用行為在商標與特定經(jīng)營者之間建立了聯(lián)系，使得該商標已經(jīng)成為經(jīng)營者商譽的象征。如果不賦予經(jīng)營者對這種聯(lián)系一定的排他性權利，任由其他人對該商標加以利用，將可能導致消費者發(fā)生混淆和誤認。反過來，如果承認經(jīng)營者對商標被動使用行為所建立的穩(wěn)定聯(lián)系享有相應的權益，則有助于制止可能導致消費者發(fā)生混淆的商標使用行為，與商標權保護的基本原理一脈相承。

我國主流觀點將商標權劃分為“使用權”和“禁用權”，[33]有學者因此認為，商標權人可以禁止他人使用商標俗稱，但對俗稱不享有獨占使用權。[34]筆者認為，商標權不是支配權而是排他權，商標權的范圍不在于劃定權利人能夠行使的區(qū)間，而在于明確排除他人使用的區(qū)域，《TRIPS協(xié)議》和歐美等國家商標法無不從禁止他人使用商標的角度規(guī)定商標權的范圍。我國《商標法》第51條對商標專用權的范圍的規(guī)定毫無意義。另外，并非只有獲準注冊的商標才能成為財產(chǎn)權[35]，經(jīng)營者能夠禁止他人使用其商標，本身就是一種商標（獨占性）權利，雖然它未披上注冊商標的外衣。

（三）從商標法立法宗旨論商標被動使用行為法律效力的正統(tǒng)性 立法宗旨是法律的靈魂和精神，所有具體制度都是其具體化體現(xiàn)。商標法立法宗旨，可以成為商標被動使用行為法律效力的試金石。我國《商標法》堅持以“加強商標管理”作為商標法第一宗旨，這是計劃經(jīng)濟時代的產(chǎn)物。我國已經(jīng)從計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)向社會主義市場經(jīng)濟，這決定了我國《商標法》應當從計劃經(jīng)濟時期的“商標管理法”，改革成符合市場經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)代商標法。[36]對商標法立法宗旨而言，應棄“加強商標管理”之規(guī)定，采“維護消費者利益”、“保護商標權人利益”和“維護市場公平競爭”為商標法立法宗旨。[37]

如果在商標被動使用情形下，社會公眾已將特定標志視為特定經(jīng)營者提供的商品或者服務的識別性符號，不承認商標被動使用行為的法律效力，任由他人使用或搶先注冊，將導致消費者混淆或誤導，誤以為使用該標志的產(chǎn)品源于該經(jīng)營者，其后果與商標法所要制止的假冒行為并無二致：消費者被混淆和誤導，其利益受到損害；社會公眾認可的經(jīng)營者之合法權益（商業(yè)信譽），被他人通過使用該商標的方式“合法”掠奪；市場上鉆空子、搭便車之不正風氣日盛，與商標法追求的公平競爭之目標南轅北轍。制止這種惡意搶注的行為，有助于維護市場的基本道德，有助于實現(xiàn)商標法中的法律與道德的平衡[38]。反之，如果承認商標被動使用行為的法律效力，賦予經(jīng)營者對該商標享有排他性的權益，禁止他人導致消費者可能發(fā)生混淆的商標使用行為和商標注冊行為，則完全體現(xiàn)了商標法的立法宗旨：可防止消費者被誤導和欺騙，維護了消費者的利益；防止商標權人的商業(yè)信譽被他人不正當?shù)睦茫Ｗo了其正當權益；制止“不勞而獲”的搭便車行為，維護了市場公平競爭的秩序。

?四、對商標被動使用行為相關法條的重新解讀 如果認可商標被動使用行為是商標使用行為，它能產(chǎn)生商標使用相關的事實效果和相應的法律效力，那么，就有必要對與之相關的法條作重新解讀。

第一，《商標法實施條例》第3條對“商標的使用”之規(guī)定，僅僅列舉了商標使用的部分情形，未概括商標使用的內(nèi)涵，也未劃清商標使用的外延，建議將該條修改為“商標法和本條例所稱商標的使用，是指將特定標志作為區(qū)別不同經(jīng)營者提供的商品或服務的標志使用行為，它包括但不限于將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”。在修改法條前可按這種方式來解讀，至少不應將該條解釋為商標使用僅限于商標權人的主動使用行為。

第二，《商標法》第14條規(guī)定的認定馳名商標應當考慮的因素中，“該商標使用的持續(xù)時間”中的“商標使用”，既包括了商標權人自己使用，也囊括了商標被動使用情形；“該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍”中的“宣傳工作”包括了商標權人和社會公眾對該商標的宣傳報道。

第三，《商標法》第31條規(guī)定中的“他人已經(jīng)使用”應當作擴大性解釋，以包括商標被動使用情形。

第四，《意見》第20條第2款規(guī)定：“商標權人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標權人意志的使用，均可認定屬于實際使用的行為”。應明確它是對商標權人實際使用行為的解釋，不能以違反商標權人意志為由否定商標被動使用行為。

【注釋】 [1] 商標評審委員會（2007）商評字第11295號裁定書，北京市第一中級人民法院（2008）一中行初字第196號行政判決書，北京市高級人民法院（2008）高行終字第717號行政判決書。 [2] 北京市第一中級人民法院(2005)一中民初字第11354號判決書，北京市高級人民法院（2007）高民終字第1684號判決書，最高人民法院（2009）民申字第312號裁定書。 [3] 商標評審委員會商評字（2010）第17256號裁定書，北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第1043號行政判決書。 [4] 選取這幾個案例，是因為其他案件大多同時涉及兩種商標使用行為，商標被動使用行為相關問題就被淹沒于商標主動使用行為的紛爭中，而這幾個案例只有商標被動使用行為，沒有商標主動使用行為的干擾。 [5] 董葆霖：《商標法律詳解》，中國工商出版社2004年版，第129頁；“索尼”案終審判決和“陸虎”案商評委裁決中明確指出：“被搶注的商標應當由被搶注人自己在商業(yè)活動中予以了使用”（參見北京市高級人民法院(2007)高民終字第1684號判決書，商標評審委員會商評字（2010）第17256號裁定書）。 [6] 請求撤銷注冊商標可能還包括其他理由，如“索愛”商標中認為，該搶注商標屬于《商標法》第10條第1款第8項規(guī)定的具有其他不良影響的標志，構成《商標法》第13條第1款規(guī)定的“復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標”的情形（參見商標評審委員會（2007）商評字第11295號裁定書）。由于這兩條理由，在商評委、一審和二審中都沒有太大的爭議，本文不作討論。本文對“陸虎”案、“偉哥”案都作類似的處理。 [7] 汪澤先生認為，商標權人對他人搶注商標別稱的最穩(wěn)妥救濟方式，是根據(jù)《商標法》第28條的規(guī)定，以搶注的商標別稱與商標權人已經(jīng)注冊的商標相同或者近似為由，請求撤銷該商標注冊，如果是未注冊商標的商標俗稱，則可以適用《商標法》第31條的相關規(guī)定（參見汪澤：《商標別稱的利益歸屬與保護》，載《中國知識產(chǎn)權報》2010年9月19日）。在廣州本田公司等請求撤銷李軍輝“廣本”商標案中，商評委未支持“廣本”侵害了企業(yè)簡稱權，但與“本田”構成近似，據(jù)此裁定撤銷“廣本”商標（商標評審委員會（2010）商評字第16974號裁定書）。李琛教授認為，商標俗（別）稱與商標權人的商標具有共同的指向，構成近似商標（參見李琛：《商標所指的意義與解讀—評“索愛”商標爭議行政訴訟案》，載《中國專利與商標》2009年第3期），商標權人自己對俗（別）稱不享有獨占使用權，但可以根據(jù)自己商標的禁用權反對他人注冊俗稱禁止他人使用該近似商標（參見李琛：《對“商標俗稱”惡意注冊案的程序法思考》，載《知識產(chǎn)權》2010年第5期）。筆者同意他們的觀點，同時認為，如果以近似商標作為救濟突破口是一條康莊大道，那么以商標俗（別）稱構成在先使用商標則是一條羊腸小道，然而，它畢竟是一條可供選擇的道路，“條條道路通羅馬”，雖然該道路充滿荊棘和艱辛，但未嘗不是一條可嘗試的救濟途徑。 [8] 如在“偉哥”案中，公眾將“偉哥”與美國輝瑞公司（廠）相聯(lián)系，而訴訟中的當事人為中國的輝瑞公司；再如，在“索愛”案中，索尼愛立信公司不接受“索愛”為其商標別稱，在“偉哥”案中，輝瑞制藥公司也明確聲明“萬艾可”為其正式商品名；又如，在“偉哥”案中，對應的英文商標己經(jīng)轉(zhuǎn)讓給他人，等等。 [9] 公司負責人多次對媒體稱“‘索尼愛立信’被非正式簡稱為‘索愛’，這是我們不可以接受的”、“我們不是索愛，我們是索尼愛立信”，“我請求大家稱我們?yōu)樗髂釔哿⑿呕騍ony Ericsson，而不是索愛”等。 [10] 北京市第一中級人民法院(2008)一中行初字第196號行政判決書。 [11] 北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第1043號行政判決書。 [12] 參見最高人民法院[(2009)民申字第312號]民事裁定書。在此必須說明的是，法院認為輝瑞公司不是“偉哥”商標的權利主體還有其他方面的理由，如一審判決書認為“有關媒體的報道雖然多將“偉哥”與“Viagra”相對應，但原告并未舉證證明其是“Viagra”商標的合法權利人，且在報道中，媒體認為的“偉哥”的生產(chǎn)者亦并非針對本案原告輝瑞公司，而多指向“美國輝瑞制藥公司”、“美國輝瑞藥廠”，故即便這些報道是真實的，亦不能證明輝瑞公司是“偉哥”商標的權利人，在輝瑞制藥公司的《律師聲明》中，該公司主張藥品Viagra系美國輝瑞制藥公司研發(fā)，該事實亦與原告的主張相矛盾；”［參見(2005)一中民初字第11354號］；法院還認為，“輝瑞公司的‘Viagra’注冊商標己于2001年經(jīng)核準轉(zhuǎn)讓于輝瑞產(chǎn)品公司，輝瑞公司對‘Viagra’商標不再享有相關的權益”[參見北京市高級人民法院(2007)高民終字第1684號、最高人民法院（2009）民申字第312號]。 [13] 北京市高級人民法院（2008）高行終字第717號行政判決書。 [14] 李琛：《對“商標俗稱”惡意注冊案的程序法思考》，載《知識產(chǎn)權》2010年第5期。 [15] 威廉·M·蘭德斯、理查德·A·波斯納：《知識產(chǎn)權法的經(jīng)濟結構》，金海軍譯，北京大學出版社2005年版，第215～217頁。 [16] GlynnS.Lunney,Jr.，TrademarkMonopolies,48EmoryL.J.367,373(1999). [17] StevenWilf,“WhoAuthorsTrademarks？”(1999)17CardozoArts＆EntertainmentLawJournal45～46. [18] AloeCremeLaboratories,Inc.v.Milsan,Inc.，423F.2d850(5thCir.1970). [19] 參見百度百科“范跑跑”詞條，http://baike.baidu.com/view/1622870.htm。 [20] 李明德：《美國知識產(chǎn)權法》，法律出版社2003年版，第287頁。漢德法官在阿司匹林商標案中提出了商標退化為通用名稱的標準：“唯一的問題僅僅是一個事實問題：就雙方所爭執(zhí)的文字的用途來說，購買者是如何理解的？如果購買者僅僅將該文字理解為某種產(chǎn)品，那么我認為，無論原告如何努力讓購買者理解出更多的意思，也于事無補?！? [21] PatrickD.Curran,DilutingtheCommercialSpeechDoctrineNoncommercialUseandtheFederalTrademarkDilution Act,71U.Chi.L.Rev，1078,（2004）． [22] 參見田村善之著：《日本知識產(chǎn)權法》（第四版），周超等譯，知識產(chǎn)權出版社2011年版，第106頁。 [23] 筆者認為，單純的商標權注冊取得模式在理論上違背了傳統(tǒng)商標理論，在實踐中導致“問題商標”泛濫成災，是造成我國商標審查效率低下和商標使用秩序混亂的罪魁禍首，應當充分吸收商標權使用取得模式的優(yōu)勢，形成“使用＋注冊”取得模式。在該模式中，商標的實際使用是獲得商標權的實質(zhì)要件，商標注冊是取得商標權的形式要件。（參見鄧宏光：《我們憑什么取得商標權》，載《環(huán)球法律評論》2009年第5期）；彭學龍教授認為，在第一性的意義上，商標權無疑源于企業(yè)在交易活動中對商標的實際使用，我國應在總體上沿襲注冊取得傳統(tǒng)模式的同時，明確規(guī)定基于使用也可取得商標權（參見彭學龍：《尋找注冊與使用在商標確權中的合理平衡》，載《法學研究》2010年第3期）。 [24] 文學：《商標使用與商標保護研究》，法律出版社2008年版，第48頁：鄧宏光：《商標法的理論基礎》，法律出版社2008年版，第58頁。 [25] 曾陳明汝：《商標法原理》，中國人民大學出版社2003年版，第137頁；黃暉：《商標法》，法律出版社2004年版，第24頁、第114頁：吳漢東：《知識產(chǎn)權法》（第三版），法律出版社2009年版，第232頁；馮曉青：《知識產(chǎn)權法哲學》，中國人民公安大學出版社2003年版，第三章；周俊強：《我國馳名商標司法認定的原則、條件與基準》，載《法學雜志》2010年第5期。 [26] YaleElectricCorp.v.Robertson,26F.2d972(2dCir.1928). [27] HanoverMillingCompanyv.Metcalf,240US403,412-13(1916). [28] 需要強調(diào)的一點是，這種聯(lián)系也不是經(jīng)營者單方面能夠建立的，主導權在社會公眾一方，具體分析請參見前文。 [29] 李?。骸渡虡藱嗑葷c符號圈地》，載《河南社會科學》2006年第1期。 [30] 鄧宏光：《＜商標法＞亟需解決的實體問題：從“符號保護”到“防止混淆”》，載《學術論壇》2007年第11期：彭學龍：《論混淆可能性》，載《法律科學》2008年第1期；鄧宏光：《論商標侵權判斷標準》，載《法商研究》2010年第1期；李雨峰：《重塑侵害商標權的認定標準》，載《現(xiàn)代法學》2010年第6期；孟靜、李瀟湘：《商標混淆可能性認定問題探析》，載《法學雜志》2011年第4期；劉春霖：《網(wǎng)絡環(huán)境下的商標使用行為》，載《現(xiàn)代法學》2008年第6期。 [31] AmoskeagManufacturingCompanyv.Spear2Sandf(NY)Super599,605-06(1849)． [32] BayerCo.v.UnitedDrugCo.，272F.Supp.505,509-10(S.D.N.Y.1921) [33] 參見鄭成思：《知識產(chǎn)權法論》（修訂版），法律出版社2001年版，第292頁；吳漢東主編：《知識產(chǎn)權法》（第三版），法律出版社2009年版，第248頁；李明德：《知識產(chǎn)權法》，法律出版社2008年版，第225頁；張玉敏主編：《知識產(chǎn)權法》（第二版），法律出版社2011年版，第310頁。 [34] 李琛：《對“商標俗稱”惡意注冊案的程序法思考》，載《知識產(chǎn)權》2010年第5期。 [35] 李明德等著：《歐盟知識產(chǎn)權法》，法律出版社2010年版，第443頁。歐洲人權法院小法庭曾認為商標只有獲準注冊才能作為財產(chǎn)權予以保護，但歐洲人權法院的大法庭最終推翻了這種認定，認為即使在申請中，商標也具有一定的經(jīng)濟價值，即使該商標申請可能遭到異議，經(jīng)營者也對其享有財產(chǎn)權利。 [36] 參見劉春田：《民法原則與商標立法》，載《知識產(chǎn)權》2010年第1期；鄧宏光：《中國社會轉(zhuǎn)型與商標法第三次修改》，載《現(xiàn)代法學》2010年第2期。 [37] 參見鄧宏光：《商標法的價值定位》，載《法學論壇》2007年第6期。也有學者將商標法的立法宗旨定位為“保護商標專用權”、“保護消費者利益”和“保護合法競爭、促進有效競爭、維護市場競爭秩序”（參見馮曉青：《知識產(chǎn)權法利益平衡理論》，中國政法大學出版社2006年版，第131～144頁。） [38] 孔樂樂：《論商標法適用中的道德因素考量》，載《法學雜志》。

來源：知識產(chǎn)權 ?作者：鄧宏光整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：globalwellnesspartner.com

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