商標(biāo)標(biāo)識的使用不能改變商標(biāo)本身的顯著特征

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 “一起涉‘撤三’制度的商標(biāo)撤銷行政案?！?/strong>

撤三案件中商標(biāo)使用的認定問題涉及兩個方面：一是商標(biāo)權(quán)利人是否具有真實的使用意圖，并且在對使用進行判斷時要充分結(jié)合相關(guān)公眾的普遍認知。二是商標(biāo)標(biāo)識的使用不能改變商標(biāo)本身的顯著特征。北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理了這樣一起涉“撤三”制度的商標(biāo)撤銷行政案，跟小知一起看看吧！

案情簡介

湖南某公司系第27293140號“北窗NORTH WINDOW”商標(biāo)（以下簡稱訴爭商標(biāo)）的商標(biāo)權(quán)利人。訴爭商標(biāo)核定使用在第6類鋁; 金屬片和金屬板; 普通金屬合金; 金屬柵欄; 金屬門板; 建筑用金屬附件; 金屬門; 鋁塑板; 金屬門框; 金屬制窗擋等商品上，專用權(quán)期限至2028年10月27日。國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)復(fù)審認定湖南某公司提交的在案證據(jù)不足以證明其于指定期間在復(fù)審商品上對訴爭商標(biāo)進行了真實、合法、有效的商業(yè)使用，訴爭商標(biāo)在全部復(fù)審商品上予以撤銷。

湖南某公司不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求法院判決撤銷被訴裁定，并要求國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定。

法律分析

北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為：結(jié)合各方當(dāng)事人的訴辯主張，本案的爭議焦點在于，現(xiàn)有證據(jù)能否證明訴爭商標(biāo)于指定期間內(nèi)在核定使用的商品上進行了公開、真實、合法的商業(yè)使用。

首先，湖南某公司提交了授權(quán)給佛山市某公司及佛山某鋁業(yè)有限公司使用訴爭商標(biāo)的商標(biāo)授權(quán)書，佛山市某公司通過“北窗門窗”“奧合北窗門窗”等賬號在某平臺對訴爭商標(biāo)進行廣告宣傳。其中，湖南某公司提交的對金屬框橫截內(nèi)部系統(tǒng)介紹視頻中，三角形金屬框橫截面旁顯示了“北窗NORTH WINDOW”等文字標(biāo)志，屬于將標(biāo)志直接刻印在商品上,通過展示小面積橫截面的實物用以說明材料的密封、防水、隔音、隔熱等效果，符合該行業(yè)商品展示慣例。并且，根據(jù)目前市場的需求及技術(shù)水平，金屬門和金屬窗的制作工藝、用料材質(zhì)存在較大交叉，可通過用戶具體需求、放置位置以及功能要求調(diào)節(jié)尺寸進行金屬門與金屬窗的制作轉(zhuǎn)換，此種宣傳和制作模式屬于該行業(yè)慣常做法，對此同行業(yè)從業(yè)者以及相關(guān)消費者理應(yīng)知曉。

湖南某公司在訴訟階段提交了實物證據(jù)，即黑色“L”型配件，材質(zhì)為鋅合金，配件上標(biāo)注了“北窗”字樣，結(jié)合湖南某公司在訴訟階段提交的在某平臺發(fā)布的視頻顯示該零件用于放置在金屬部件四角處，此種將商標(biāo)標(biāo)志刻印或刻制于相關(guān)商品上，并通過展示商品局部或等比例縮小版實物的方式，對商品進行展示屬于該行業(yè)慣常做法。湖南某公司在訴訟階段提交了在某平臺發(fā)布的多個視頻，視頻中在金屬窗、金屬門等商品展示樣品上均出現(xiàn)“北窗NORTH WINDOW”文字標(biāo)志，證明湖南某公司對于“北窗NORTH WINDOW”文字標(biāo)志存在實際使用行為。

其次，本案訴爭商標(biāo)為文字商標(biāo)，由“北窗”與“NORTH WINDOW”上下排列，“北窗”在上，“NORTH WINDOW”在下，其中英文部分為“北”與“窗”的英文直譯。盡管湖南某公司提供的視頻證據(jù)中顯示的文字標(biāo)志為“北窗”在下，“NORTH WINDOW”在上，但本院認為，在實際使用的過程中此種位置的變化不會使相關(guān)公眾對訴爭商標(biāo)的識別以及訴爭商標(biāo)的作用發(fā)揮產(chǎn)生實質(zhì)影響。因此，湖南某公司提交的在案證據(jù)相互印證，證明訴爭商標(biāo)于指定期間內(nèi)在相關(guān)商品上進行了真實有效合法的商業(yè)使用，訴爭商標(biāo)在上述商品上的注冊應(yīng)當(dāng)予以維持，一審法院作出判決，支持湖南某公司訴訟請求。

第三人劉某不服一審判決，上訴至北京市高級人民法院。二審法院判決駁回上訴，維持北京知識產(chǎn)權(quán)法院原判。

法官提示

本案涉及撤三案件中商標(biāo)使用的認定問題。一是商標(biāo)權(quán)利人是否具有真實的使用意圖，并且在對使用進行判斷時要充分結(jié)合相關(guān)公眾的普遍認知。二是商標(biāo)標(biāo)識的使用不能改變商標(biāo)本身的顯著特征。

01、具有真實的商標(biāo)使用意圖

撤三制度中的“使用”應(yīng)為“真實使用”。商標(biāo)權(quán)人負有誠實使用商標(biāo)的義務(wù)，而不能通過象征性使用占有商標(biāo)，注冊商標(biāo)專用權(quán)人僅作象征性使用的，可能面臨被撤銷的風(fēng)險[1]。2019年北京市高級人民法院發(fā)布的《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》的第19條19.4款“為了維持訴爭商標(biāo)注冊進行象征性使用的，當(dāng)事人主張維持商標(biāo)注冊的，不予支持?！睆淖置嬉饬x解讀，該“象征”對應(yīng)的應(yīng)當(dāng)是“真實”，即權(quán)利人以維持注冊商標(biāo)為目的，僅存在零星的、偶發(fā)性的、名義上的商標(biāo)使用行為。此種使用行為并非基于真實的、堅定的使用意圖，往往規(guī)模極小，未對市場產(chǎn)生實質(zhì)影響。為促進、鼓勵商標(biāo)的實際使用，只要在指定期間將訴爭商標(biāo)用于商品或服務(wù)的標(biāo)識，發(fā)揮了其識別商品或服務(wù)來源的作用，在商標(biāo)權(quán)人的控制之下對商標(biāo)進行了公開、合法、真實的使用，即可認定該商標(biāo)已經(jīng)使用。反之，若無直接證據(jù)顯示訴爭商標(biāo)于指定期間內(nèi)已經(jīng)實際進入了商品流通領(lǐng)域，從而實際發(fā)揮了區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用，則不宜認定該商標(biāo)實際進行了使用。本案中，湖南某公司通過舉證多個在指定期間內(nèi)某平臺中發(fā)布的宣傳視頻顯示其對于商標(biāo)進行了真實合法有效的使用。同時考慮到門窗行業(yè)的產(chǎn)品特點、制作工藝以及銷售樣品展示的慣常做法等因素，結(jié)合相關(guān)公眾的普遍認知，認定湖南某公司對訴爭商標(biāo)具有真實的使用意圖。

02、商標(biāo)的使用不能改變商標(biāo)本身的顯著特征

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）第26條第2款中指出，實際使用的商標(biāo)標(biāo)志與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)標(biāo)志有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標(biāo)的使用。對于注冊商標(biāo)的使用，通常理解為按照商標(biāo)注冊證上的樣式進行使用，而《規(guī)定》中可以看出撤三案件中對于商標(biāo)的實際使用態(tài)度更是側(cè)重實質(zhì)使用?！拔锤淖冿@著特征”即實際使用的商標(biāo)標(biāo)志應(yīng)當(dāng)與注冊商標(biāo)具有相同的來源識別效果，實際使用的標(biāo)志與注冊商標(biāo)標(biāo)志具有相同的顯著特征。在認定構(gòu)成基本相同標(biāo)識的實踐方面，僅僅改變注冊文字商標(biāo)的書寫方法的（包括字體間的轉(zhuǎn)換、繁體字與簡體字的轉(zhuǎn)換、橫寫與豎寫的轉(zhuǎn)換、羅馬字大小寫的轉(zhuǎn)換等）；商標(biāo)構(gòu)成要素之間排列的改變與位置的互換等[2]。如權(quán)利人確實具有真實使用意圖，并且也對商標(biāo)進行了商標(biāo)性使用的前提下，即使實際使用過程存在與訴爭商標(biāo)有細微差別的情形，在未改變商標(biāo)本身顯著特征的前提下，也不應(yīng)輕易撤銷該商標(biāo)。從實際使用的標(biāo)識角度看，如果使用的并不是與注冊商標(biāo)相同或基本相同的商標(biāo)，而是與注冊商標(biāo)相近似的商標(biāo)，改變了顯著特征，那么無法免除因不使用而被撤銷的命運。本案中，盡管在實際使用過程中，在部分場景呈現(xiàn)的商標(biāo)與訴爭商標(biāo)在文字位置上略有不同，但未改變其顯著特征的，不會使相關(guān)公眾對訴爭商標(biāo)的識別以及訴爭商標(biāo)的作用發(fā)揮產(chǎn)生實質(zhì)影響，可以視為注冊商標(biāo)的使用。

注：

[1]王蓮峰,胡丹陽.論注冊商標(biāo)使用義務(wù)規(guī)范的體系化構(gòu)建——兼評商標(biāo)法修訂草案征求意見稿相關(guān)條款[J].知識產(chǎn)權(quán),2024,(02):44-66.

[2]張鵬.《商標(biāo)法》第49條2款“注冊商標(biāo)三年不使用撤銷制度”評注[J]. 知識產(chǎn)權(quán),2019,(02):3-27.

（原標(biāo)題：“北窗”：我太“南”了 | 以案釋法）

來源：知產(chǎn)北京

作者：王秋湜 立案庭

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)標(biāo)識的使用不能改變商標(biāo)本身的顯著特征（點擊標(biāo)題查看原文）

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