企業(yè)真正懂『利用專利檢索』就可降低風(fēng)險及創(chuàng)造利潤

 

【小D導(dǎo)讀】

專利這門工作，需要的就是一步一腳印的血汗工夫，尤其「檢索」這個很辛苦但是很重要的基本馬步，卻長年經(jīng)常被我國廠商蓄意性忽視。

 

專利檢索需要貫通性全盤認識，從創(chuàng)意點子、RD研發(fā)到協(xié)助廠商做更完善的產(chǎn)品開發(fā)策略，方能了解其重要性。我國ICT廠商憑藉優(yōu)異代工製造技術(shù)，往往可以很快為企業(yè)取得『第一桶金』，然而賺了錢卻不願花錢買保險—經(jīng)營IP智財(包括：自我研發(fā)及向外購買)，以致讓競爭對手端出幾件專利武器就擺平了。

 

技術(shù)前案的狀態(tài)都搞不清楚，不知道同業(yè)做過甚麼，短期來看，企業(yè)會踩到地雷；長期來看，無法擬定正確的發(fā)展策略。這也是國內(nèi)企業(yè)做了半世紀的代工，始終無法大步向前的主因之一吧！ ? 專利，可以避險

 

在進入正題前，先拿一個真實的案例做引言。某家OEM大廠總部某日收到一封信，對方自稱手上握有美國專利，而該廠某項放置汽車儀表板上的活動基座，其掛鉤侵犯了發(fā)信者的該項專利。該OEM大廠的法務(wù)部門必須為這件事?lián)艹鰝€二天的工時來處理。如果用精準的作業(yè)成本方式來攤提人力支出，保守估算兩萬元。不只如此，智權(quán)部門、工廠主管、設(shè)計代表、業(yè)務(wù)代表也必須一起找來開會，拖拖拉拉的半天會議，所有與會人員的工時成本再估算個三萬元。會後，專利部門工程師乖乖地回去翻字典，很辛苦地讀完該專利說明書，出具書面意見；設(shè)計部門必須著手變更設(shè)計；工廠端重新開模、備料，變更產(chǎn)線流程，估算再耗五十萬元。美國發(fā)貨倉庫中堆放的存貨，通通就地銷毀，大約損失美金十五萬。除此之外，聲稱專利權(quán)遭到侵害的苦主，只要了區(qū)區(qū)五萬美金的賠償。衡量後續(xù)龐大的法律訴訟費用，該廠決定付錢了事。

 

簡單地寫了這筆糊塗帳，不需另花時間加總，因為再簡單的腦袋也猜得出來，該大廠為了專利蟑螂的一封信而損失數(shù)百萬新臺幣。蟑螂之可惡無庸置疑，但是對於一間在代工業(yè)已稍有規(guī)模的公司，其實只要願意稍微花些成本，建置完整的專利檢索系統(tǒng)，配置適當訓(xùn)練的專業(yè)人員，在PM開出NRE前，可以先行發(fā)覺該產(chǎn)品的專利地雷，進而採取規(guī)避設(shè)計。根據(jù)美國專業(yè)的專利檢索公司Landon IP估計，類似的專利檢索大約兩天時間，可以做出相當完整的專利全景地圖（patent landscape），該大廠可以根據(jù)檢索結(jié)果而放心的開工生產(chǎn)，進而避免後續(xù)數(shù)百萬臺幣的損失。這樣的檢索委託專利檢索公司大約索價一千美元左右（註一）。這還是委託美國專業(yè)公司的行情，如果公司願意用心，其實有更簡單、低廉的方式。投資非常的精簡，但效益卻是十分劃算。對於成天面對美日歐廠商追索專利侵權(quán)賠償?shù)呐_灣中小型電子廠商，或許應(yīng)該認真檢討在這方面是不是有更多的努力空間。

 

善用專利檢索，可以創(chuàng)富

 

國內(nèi)從事智財權(quán)服務(wù)的相關(guān)業(yè)者否有自己的國際專利檢索服務(wù)，這點本文不予置評。如果只是將臺灣廠商的委託再轉(zhuǎn)包給美國的公司，那不過是一隻羊剝兩次皮。臺灣廠商在成本控制上錙銖必較的性格，在新產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)十分高昂的費用上，再加一筆「似乎」可有可無的專利地圖分析，老闆往往是未見其利，先見其害，自然不願意投資。更有甚者，國內(nèi)廠商所做的檢索似乎都非常的簡略，得到的檢索結(jié)果自然容易掛一漏萬。以筆者的經(jīng)驗，國內(nèi)廠商提供的專利檢索結(jié)論，不但未進一步查證相關(guān)專利案的進展狀態(tài)，甚至連分割案已經(jīng)被核準的事實都弄不清楚。在專利檢索十分不嚴謹?shù)那闆r下，任何研發(fā)投資其實都冒著極高的風(fēng)險，輕者，像前文所提某大廠幾百萬臺幣打發(fā)；重者，上億美金的權(quán)利金就得從公司的財報表上揭去。國內(nèi)當然也有國際一流的專利事務(wù)所駐點，但以筆者個人經(jīng)驗，美國專利律師對於檢索的興趣不高，因為他們所受的訓(xùn)練是根據(jù)檢索公司提供資料，出具分析意見。甚至是等廠商被告後再來委託他們提供服務(wù)，要大型國際事務(wù)所提供專利檢索，除了索價不斐外，事務(wù)所最終還是委外處理。

 

以筆者個人的淺見，國內(nèi)上市、上櫃公司可考慮編列預(yù)算，跟專利檢索公司（如美國Landon IP是前三大檢索服務(wù)公司，連美國專利局都將檢索工作外包給該公司進行）維持長期合作關(guān)係。至於中小型公司可以在有限預(yù)算下，採用內(nèi)外分工模式，建置公司內(nèi)部的專利檢索功能。專利檢索人員不一定必須是工程背景，筆者就碰過美國某大型生物科技公司的檢索人員是「政治系」畢業(yè)的。當然不是說以政治系所受訓(xùn)練就能勝任專利檢索工作，從業(yè)人員必須對檢視的專利範圍有一定的瞭解跟訓(xùn)練。只是相對於工程背景，國內(nèi)廠商更該重視的是人員的英語訓(xùn)練。科技跟英文？似乎大多數(shù)的人都認為科技的實力應(yīng)該來自於數(shù)理能力的提升，但是在專利這塊領(lǐng)域，筆者的感受就是專利「玩弄」語文的要求可能比一般對律師的要求更高。一個訓(xùn)練有素的專利人員可以用「velocity pads」形容自行車，所得到的結(jié)果就是把針對bicycle的科技發(fā)明保護範圍，擴大到連嬰兒學(xué)步車都可以概括進去。對於廠商辛苦的研發(fā)投資，這種靠賣弄文字而巧取豪奪的專利保護，能提供最大的回饋。

 

中小型企業(yè)如何利用檢索

 

以中小型科技公司的規(guī)模，理想模式可考慮以訓(xùn)練內(nèi)部人緣擔(dān)綱初步檢索（Preliminary Patent Search, PPS)。這個階段工作的主要目的在於確認「可專利性」（patentability）。某些大型公司（註二）將這個階段的目標定義為「找出產(chǎn)品是否具有科技尖端性（state of the art）」。對於一般公司而言，這階段的主要工作在於確認新產(chǎn)品是否有開發(fā)的價值？如何撰寫專利請求項。如果檢索齊全，本階段工作有助於直接申請美國專利局的「加速專利檢查」（accelerated examination）?？剂颗_灣公司的省錢文化，內(nèi)部檢索往往就是針對公司產(chǎn)品的主要市場。臺灣科技公司的一般習(xí)慣就是「三地」：臺灣、大陸跟美國。然以美國市場為例，在AIA施行後，專利前案範圍擴大到任何國家、任何市場的銷售行為、出版品及刊行的專利申請案，那麼如果檢索範圍僅限於美國本地的專利案，顯然就很容易會得到錯誤的結(jié)論，從而導(dǎo)致公司做出災(zāi)難性的開發(fā)決策。對於不願意花錢訂閱付費（subscription-based）專利資料庫的公司，專利人員應(yīng)考慮將搜索範圍擴展至以下七大國家的專利資料庫：EP（歐洲A，B. 約從1978年起迄今，百分之六十有英文簡介），US（美國 A1, A, B1, B2. 約從1971年起），WO （智財權(quán)組織。約自1978年起迄今，百分之七十有英文簡介），JP（日本。約自1978年起迄今。英文簡介稀落，但感謝谷歌翻譯，即使連Landon公司有時也靠機器翻譯幫忙），GB（英國。約自1916年起），DE（德國。約自1989年起），F(xiàn)R（法國。約自1971年起）。另有一說：包括中國大陸CN，俄羅斯RU及加拿大CA，也需是產(chǎn)品狀況而加入檢索其官方資料庫。美國專利人員檢索大陸資料庫，可能因為語言障礙而視為挑戰(zhàn)，但對臺灣的同業(yè)而言，這倒是一個較為輕易的工作。

 

檢索的工具及技巧

 

跟一般處理美國法律案件所需進行的檢索有些不同，專利檢索一來幾乎不可能靠「純手工」來處理那麼大量的資料；再者，專利檢索通常不能只靠著檯面上現(xiàn)有的「證據(jù)」。前面段落所引述的「velocity pads」就是一個很鮮明的例子?，F(xiàn)代商戰(zhàn)爾虞我詐，在專利申請書上玩弄各種玄虛，包括隱藏發(fā)明者、申請者的真實身份、以各種文字技巧描述發(fā)明及請求項，目的除不希望讓對手知道自己的研發(fā)進度外，更重要的是希望藉由撰述技巧能將專利請求範圍擴大到最大限度。所以完整的專利檢索除了前述的七大（或十大）資料庫外，往往需要許多的不同的檢索技巧。

 

一個稱職的專利檢索者應(yīng)該在縱向及橫向上，熟悉各種的搜尋技巧。在縱向上，分類檢索（又稱「一擊必殺」，scoping search又稱「jugular search」。美國專利局的檢查員認為這種檢索需要精準到能夠找出前案分布的範圍）、全文文義（full text）檢索、發(fā)明者檢索、指定讓渡者（asignee）檢索、引文（citation）檢索 – 以檢索結(jié)果A專利為中心，還分向前（forward）及向後（backward）。在這過程中，當然會依產(chǎn)業(yè)別，如機械、電子、軟體、化工、生物、醫(yī)藥等行業(yè)的不同，而有不同程度的搜尋重點。例如機械發(fā)明偏重結(jié)構(gòu)，發(fā)明的歷史淵遠流長，所以搜尋時，須視狀況而拉長搜尋的時間範圍；而電子類的發(fā)明搜尋時間可能就可以從1970年代開始，當然軟體發(fā)明需要搜尋的時間帶可能就更短。這些搜尋的工作當然如果是在付費的專利資料庫中進行，有各式的彙整工具加以利用，效果自然是事半功倍?？上S商的短視近利是個「既成」的事實，即使專利武器是個有效幫助臺灣廠商轉(zhuǎn)型升級的強大武器，但是在廠商尚未因為投資專利而獲利前，希望廠商能再投資在專利資料庫上，有點像是「雞生蛋、蛋生雞」的邏輯辯證。在這個論證難題未解前，中小型廠商至少應(yīng)該對投資專利人員的訓(xùn)練有一定的決心。而專利人員在沒有資料庫的工具協(xié)助下，唯一能做的似乎也只有熟練這些搜尋的基本功夫，而利用重要市場的官方專利資料庫，分別一一檢索。耗時費工那是一定的，但其實只要熟悉基本原理，「手工業(yè)」得到的結(jié)果往往也有驚人的效果。

 

做完縱向檢索，完整的檢索結(jié)果還需要進一步做橫向的檢索。在解釋橫向檢索前，需要對「縱向」做一個簡短的說明：所謂縱向，指的是檢索結(jié)果會隨著對檢索結(jié)果的評估（evaluating）而有一步步更深入的挖掘。上段所提及的幾種檢索方法，並沒有哪一步驟孰先孰後的順序。做完縱向檢索，得到的結(jié)果是一個又一個跟目標專利A相關(guān)的專利家族。下圖可以提供讀者對專利家族與目標專利相關(guān)性有個初步的認識：

 

 

pclass_10220_20141015 圖一、專利家族與目標專利相關(guān)性（註三）

 

橫向檢索則是針對專利資料（patent literature）以外的相關(guān)文獻進行挖掘。非專利資料可以提供發(fā)明的背景、發(fā)明的細節(jié)，以及未來的發(fā)展。非專利資料可以是已經(jīng)公布的科學(xué)報告（academic journal, grade literature or dissertation)、工業(yè)期刊專文（industrial journal)、市場資訊（market information）、金融分析報告（financial information）、法律分析（legal）、新聞（press release, news）或是產(chǎn)品簡介（product literature or manual）。

 

如何培訓(xùn)專利檢索人才

 

公司內(nèi)部專利人員在有限資源下，光是一個PPS就可以忙翻天，因為除了免費的搜索引擎可以幫有限的忙外，所有的搜尋、整理、解讀，都必須依賴人力。但要一再強調(diào)的是：這種投資以臺灣目前中小企業(yè)的規(guī)模，是可以負擔(dān)的。這種人才是可以培養(yǎng)的，最重要的是這種投資是一本萬利，可以協(xié)助廠商念茲在茲的「產(chǎn)業(yè)升級」。專利檢索其實是個「錯誤」的名詞（misnomer），正確的說法應(yīng)該是「用來協(xié)助專利相關(guān)決策的技術(shù)的科技檢索」。完整且善加整理的專利檢索，可以協(xié)助廠商避免如本文一開始所舉的實例造成的損失，可以幫助廠商擬定未來產(chǎn)品的發(fā)展策略，可以協(xié)助廠商避免對手的侵權(quán)追償。臺灣以高科技廠商的製造實力自豪，但是我們的廠商卻長期忽略對專利工具、策略的投資。等到國際大廠紛紛以臺廠為代宰肥羊，盡情掠奪後，臺灣廠商開始驚覺專利作為產(chǎn)業(yè)競爭武器，竟有如此強大威力。

 

但即便如此，目前廠商對專利的投資，似乎還停留在雇用幾個專利工程師，找找Google patent資料庫，申請一些花俏的設(shè)計專利，即覺得滿意的狀態(tài)。專利檢索不是找人寫寫英文專利申請書那麼簡單。理工科系畢業(yè)的學(xué)生或許對科技有一定的瞭解，但如果只是放牛吃草，不給予進一步的教育訓(xùn)練，得到的結(jié)果就往往是要找「bicycle」的專利，也只能找到「bicycle」，而不可能突破到搜尋「velocity pads」的程度。我不知道究竟是理工科系的人來從事專利工作比較好，還是文法科系的人來從事專利工作比較好。專利理應(yīng)是跨科際的整合應(yīng)用，任何一個專業(yè)畢業(yè)的人要從事這門行業(yè)，都不可能故步自封，而必須跨出腳步，接受更多更嚴格的訓(xùn)練。筆者在接受Landon公司的檢索訓(xùn)練時，講師一再強調(diào)的是「同義詞」thesaurus對full text檢索的重要性。也就是說：如果專利工作的基本功夫是專利檢索，那專利檢索除了對科技需要有一定瞭解外，對文字（英文）的敏感度也不可能偏廢。這點恰巧也是國內(nèi)年輕學(xué)子們深深欠缺的。

 

檢索工具是公司開創(chuàng)藍海的利器

 

談完公司內(nèi)部的PPS工作，感嘆的是即使這種本輕利重，甚至是一本萬利的投資，許多廠商已經(jīng)皺起眉頭，遑論接下來要談的專利無效（invalidity）、專利侵權(quán)（infringement）及產(chǎn)品空間（clearance，又稱Freedom to Operate FTO）。這些目標的專利檢索更專業(yè)（同時也需要更大投資），有意願投資的廠商可能更如鳳毛麟角。對這類的檢索工作，即便如Smucker（美國食品界龍頭）這類國際大廠也是委託外界專業(yè)事務(wù)所進行。因為這類的投資所費不貲，所需的專業(yè)人才更專精。談了這些關(guān)於專於檢索的投資，究竟投資專利檢索的效益如何？當初微軟要投資遊戲機生產(chǎn)前，市場的前三大公司分別是任天堂、新力及Sega。微軟委託專利檢索公司對三家公司的專利佈局進檢視，發(fā)現(xiàn)Sega在專利佈局上較為鬆散。於是微軟進一步分析Sega的專利弱點，以上述complex patent family所得結(jié)論，進一步歸納出所謂的「計量專利空間分析」（qualitative patent whitespace analysis），從而在Sega尚未佈局的市場空間積極申請專利。此一策略最終導(dǎo)致Sega在推出備受好評的Dreamcast遊戲機後無以為繼，因為微軟已經(jīng)在Sega的產(chǎn)品發(fā)展路徑上，佈滿了專利地雷，從而使得Sega不得不退出遊戲機此一龐大產(chǎn)業(yè)，只能專注在軟體遊戲的開發(fā)。

 

臺灣廠商談升級、轉(zhuǎn)型已經(jīng)有廿年了。除了代工外，臺廠在開拓新事業(yè)這條路上，一直都有事倍功半之嘆。在研發(fā)這條路上固然是吃力不討好，臺廠受限於財力、人力、市場規(guī)模，很難奢望可以跟國際一線廠商一較短長。但如果能重視專利這項工具，是可以利用專輔助公司進行更有效的研發(fā)投資。但專利這門功課，除了講究有心投資、有財力投資外，如何投資更是一門學(xué)問。而專利檢索以筆者的認知，就是利用專利工具必具的基本功夫。這點以我對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的初淺認知，廠商在人才培育及知識累積上，都還有很大的努力空間。(5068字；圖1)

 

註一：此一價碼是一般行情，每個案件不同，每家檢索公司的服務(wù)專長不同，所以千萬不要因為找不到類似行情，而回來責(zé)怪我給錯訊息。

 

註二：這是Smucker公司的專利部門分工規(guī)劃。

 

註三：Landon IP: Art & Science of Patent Searching. 這個截圖是自蘭登公司講義中摘錄，是Orbit資料庫中的特殊功能，可以協(xié)助檢索人員瞭解檢索案標的所牽涉到的所有相關(guān)專利家族分布狀況。

 

科技產(chǎn)業(yè)資訊室 – 舒安居律師 發(fā)表於 2014年10月15日 本文的作者是美國律師，受過專利檢索訓(xùn)練(Landon IP)，提出的說法沒深奧理論，但確實是過來人的實用經(jīng)驗分享。

 

整理：IPRdaily 趙珍 網(wǎng)站：www.globalwellnesspartner.com

 

 

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