把產(chǎn)品推向市場(chǎng)后再申請(qǐng)專利是否可以？

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【小D導(dǎo)讀】

做出了一個(gè)很好的產(chǎn)品或者對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品進(jìn)行了革命性的的創(chuàng)新，企業(yè)應(yīng)該先投入市場(chǎng)還是先申請(qǐng)專利？這好似是一個(gè)需要討論的問題，可惜法律上沒有可以討論的空間。

做出了一個(gè)很好的產(chǎn)品或者對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品進(jìn)行了革命性的的創(chuàng)新，企業(yè)應(yīng)該先投入市場(chǎng)還是先申請(qǐng)專利？我曾經(jīng)多次建議企業(yè)先申請(qǐng)專利，但是也有很多次企業(yè)家回復(fù)我：“這產(chǎn)品是新的，我還不知道有沒有市場(chǎng)，干嘛申請(qǐng)專利呢？萬一沒有市場(chǎng)怎么辦，不是白白浪費(fèi)精力、財(cái)力和時(shí)間了嗎？”這好似是一個(gè)需要討論的問題，可惜法律上沒有可以討論的空間，因?yàn)椋寒a(chǎn)品推向市場(chǎng)之后在申請(qǐng)專利就可能不能得到授權(quán)，或者存在了被無效掉的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)只能做出二選一的抉擇：或者要專利，或者不要。我們先看一個(gè)案件。

一位老科學(xué)家發(fā)明了一種產(chǎn)品，因?yàn)樵摲N產(chǎn)品在定性之前需要反復(fù)試驗(yàn)，并且需要測(cè)試是否可以適應(yīng)各種惡劣環(huán)境，所以在發(fā)明的過程中老科學(xué)家拿到了幾家公司的車間內(nèi)進(jìn)行試驗(yàn)，最后經(jīng)過反復(fù)修改，直到生產(chǎn)出滿意的產(chǎn)品之后，才向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了專利。專利授權(quán)之后，發(fā)現(xiàn)其中做過試驗(yàn)的一家公司已經(jīng)開始生產(chǎn)此類產(chǎn)品并推向市場(chǎng)，老科學(xué)家向法院提起訴訟，要求停止侵權(quán)并賠償損失。該公司隨即向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出專利無效的申請(qǐng)，理由是該專利方案在申請(qǐng)之前已經(jīng)公開，喪失了新穎性。該公司的證據(jù)是：在申請(qǐng)專利之前產(chǎn)品已經(jīng)被老科學(xué)家自己生產(chǎn)出來，并已經(jīng)推向市場(chǎng)。

我們知道，專利法規(guī)定符合三性即新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性的技術(shù)方案才能授予專利權(quán)。新穎性即要求該技術(shù)方案在申請(qǐng)之前從來沒有被公開過，所以判斷是否具有新穎性主要是看該方案在申請(qǐng)之前有無公開。根據(jù)《專利法》的規(guī)定，如果申請(qǐng)之前該技術(shù)方案已經(jīng)在國內(nèi)外公開使用過或者出版過就視為已經(jīng)公開，不再具有新穎性。這里指的公開可以分為出版公開和使用公開。出版公開即國內(nèi)外的刊物是否出版過，使用公開即國內(nèi)外是否使用過。但是對(duì)于使用公開我們往往狹義的認(rèn)為是他人的使用公開，豈不知道自己的使用也可能造成公開。公開是一種狀態(tài)，不論是誰，只要讓申請(qǐng)專利的技術(shù)方案被公眾知道，那就公開了。

這個(gè)案件中，老科學(xué)家非常負(fù)責(zé)任，等生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品、技術(shù)方案成熟之后才去申請(qǐng)專利。從精神上來講是可嘉的，但是如果生產(chǎn)出來了產(chǎn)品并推向市場(chǎng)，相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)人員通過簡(jiǎn)單的觀察、測(cè)量即可獲得該技術(shù)方案的話，便已經(jīng)構(gòu)成了專利法規(guī)定中的“公開”，將喪失新穎性。本案中，老科學(xué)家非常不理解專利法關(guān)于新穎性和“公開”的規(guī)定，堅(jiān)持認(rèn)為自己生產(chǎn)產(chǎn)品不屬于公開，專利復(fù)審委員會(huì)裁定專利無效后，向法院提起訴訟。最終，法院駁回了老科學(xué)家的訴訟請(qǐng)求。

據(jù)本律師了解，現(xiàn)實(shí)中這種情況很多，有許多的公司或者個(gè)人在做出新的技術(shù)方案之后，先進(jìn)行生產(chǎn)，有市場(chǎng)的話才會(huì)考慮去申請(qǐng)專利進(jìn)行保護(hù)，沒有市場(chǎng)的話也就不了了之了。這種做法可以省去專利申請(qǐng)費(fèi)等各種費(fèi)用，省去一些精力。但是，這種方式可能會(huì)接受專利法有關(guān)新穎性規(guī)定的考驗(yàn)，如果最后被專利復(fù)審委員會(huì)或者法院認(rèn)定技術(shù)方案已經(jīng)通過自己的使用公開了，喪失了新穎性，那么只能承受專利無效的法律后果。而專利無效之后，該技術(shù)方案將進(jìn)入公共領(lǐng)域，被大家隨意使用。發(fā)明人前期的智慧投入、精力投入、財(cái)力投入將得不到任何回報(bào)，后果還是很嚴(yán)重的。

也就是說，如果沒有在申請(qǐng)專利之前就把產(chǎn)品投入到市場(chǎng)中去，產(chǎn)品失敗的話，企業(yè)自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；如果產(chǎn)品獲得成功的話，被市場(chǎng)所認(rèn)可，其他的企業(yè)會(huì)蜂擁而至進(jìn)行模仿，這個(gè)時(shí)候做出發(fā)明創(chuàng)造的企業(yè)因?yàn)闆]有專利在手而無法阻止別人過來搭順風(fēng)車，即使申請(qǐng)了專利也有可能被同行申請(qǐng)專利無效。因?yàn)閷＠暾?qǐng)之前已經(jīng)公開，喪失了新穎性，結(jié)果白白為別人做了嫁衣裳，還有可能行業(yè)被做爛。

所以，企業(yè)算小賬更要算大帳。產(chǎn)品沒有投入市場(chǎng)之前申請(qǐng)專利，萬一產(chǎn)品在市場(chǎng)上不能得到認(rèn)可，頂多浪費(fèi)一些專利申請(qǐng)費(fèi)用；但是如果沒有在投入市場(chǎng)之前申請(qǐng)專利，產(chǎn)品被市場(chǎng)認(rèn)可，則面臨的是市場(chǎng)份額被分割，勝利果實(shí)被分享，這個(gè)蛋糕遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于專利申請(qǐng)費(fèi)用。

作者：趙虎律師來源：新浪博客編輯：IPRdaily ?趙珍

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