中美商標(biāo)申請要求優(yōu)先權(quán)之對比

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【小D導(dǎo)讀】

各個國家在加入《巴黎公約》之時也會根據(jù)本國法律作出一些特別的規(guī)定，我們在遞交主張優(yōu)先權(quán)的申請前，要對各國關(guān)于要求優(yōu)先權(quán)的規(guī)定進(jìn)行了解，巧妙地運用，以便更好地維護(hù)權(quán)益。

優(yōu)先權(quán)是法律上基于特殊政策性考慮而賦予某些特種債權(quán)或其他權(quán)利的一種特殊效力，以保障該項權(quán)利能夠較之普通債權(quán)而優(yōu)先實現(xiàn)。知識產(chǎn)權(quán)中的優(yōu)先權(quán)原則源自1883年3月20日在巴黎締結(jié)的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property），簡稱《巴黎公約》。該公約是世界知識產(chǎn)權(quán)組織管理下的條約之一。

根據(jù)《巴黎公約》第四條規(guī)定“已經(jīng)在本聯(lián)盟的一個國家正式提出專利、實用新型注冊、外觀設(shè)計注冊或商標(biāo)注冊的申請的任何人，或其權(quán)利繼承人，為了在其他國家提出申請，在以下規(guī)定的期間內(nèi)應(yīng)享有優(yōu)先權(quán)。依照本聯(lián)盟任何國家的本國立法，或依照本聯(lián)盟各國之間締結(jié)的雙邊或多邊條約，與正規(guī)的國家申請相當(dāng)?shù)娜魏紊暾?，?yīng)認(rèn)為產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)。”換句話說，在一定期限內(nèi)，申請人提出的在后申請與其他人在其首次申請日之后就同一主題所提出的申請相比，享有優(yōu)先的地位，這就是優(yōu)先權(quán)一詞的由來。

然而，不同國家對于要求優(yōu)先權(quán)的規(guī)定不盡相同。美國的商標(biāo)制度可謂在世界范圍內(nèi)獨樹一幟。隨著中美貿(mào)易的迅速發(fā)展，越來越多的中國企業(yè)走出國門，將產(chǎn)品出口到美國。由于商標(biāo)保護(hù)具有地域性，從而需要在美國進(jìn)行商標(biāo)注冊申請，因此我們有必要了解一下美國商標(biāo)申請的相關(guān)制度。筆者下面就商標(biāo)方面中美兩國關(guān)于要求優(yōu)先權(quán)的一些問題進(jìn)行簡單的介紹與對比。

一、主體資格要求

根據(jù)《巴黎公約》第二條規(guī)定，“本聯(lián)盟任何國家的國民，在保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)方面，在本聯(lián)盟所有其他國家內(nèi)應(yīng)享有各該國法律現(xiàn)在授予或今后可能授予各該國國民的各種利益”， “對于本聯(lián)盟國家的國民不得規(guī)定在其要求保護(hù)的國家須有住所或營業(yè)所才能享有工業(yè)產(chǎn)權(quán)”，并且《巴黎公約》第三條規(guī)定，“本聯(lián)盟以外各國的國民，在本聯(lián)盟一個國家的領(lǐng)土內(nèi)設(shè)有住所或有真實和有效的工商業(yè)營業(yè)所的，應(yīng)享有與本聯(lián)盟國家國民同樣的待遇。”也就是說，凡是巴黎公約成員國的國民或法人，或是在巴黎公約成員國有住所或是真實有效的工商業(yè)營業(yè)所的申請人，均可以享受各成員國在工業(yè)產(chǎn)權(quán)方面提供的優(yōu)惠政策，其中包括要求優(yōu)先權(quán)。

我國2013年最新修正的《商標(biāo)法》第二十五條規(guī)定“商標(biāo)注冊申請人自其商標(biāo)在外國第一次提出商標(biāo)注冊申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同商品以同一商標(biāo)提出商標(biāo)注冊申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者按照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。”這里所說的國際條約或協(xié)定一般指《巴黎公約》，而在實踐中申請人基于非巴黎公約成員國的申請也可根據(jù)相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，享有優(yōu)先權(quán)。如歐盟并非巴黎公約成員國，但是基于對等原則，歐盟申請人在中國辦理商標(biāo)申請時可以享有優(yōu)先權(quán)。同樣，我國申請人到歐共體辦理商標(biāo)注冊申請時也應(yīng)當(dāng)享有優(yōu)先權(quán)。

美國《商標(biāo)法》規(guī)定，申請人可以基于以下條件要求優(yōu)先權(quán)：（1）申請人原屬國是巴黎公約成員國，或該原屬國與美國達(dá)成協(xié)議，承認(rèn)其享受優(yōu)先權(quán)，或該原屬國為享受國民待遇的非成員國；（2）優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)申請國是巴黎公約成員國，或該原屬國與美國達(dá)成協(xié)議，承認(rèn)其享受優(yōu)先權(quán)，或該原屬國為享受國民待遇的非成員國。如申請人不能同時滿足以上要求的，則無法在美國要求優(yōu)先權(quán)。值得注意的是，申請人的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)申請不一定要求是在申請人原屬國遞交，只要申請人國籍與優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)國籍均屬于巴黎公約成員國即可，即中國企業(yè)可以依據(jù)其在加拿大提交的商標(biāo)申請，在美國要求優(yōu)先權(quán)。

從以上可以看出，對于要求優(yōu)先權(quán)的主體資格，我國與美國的規(guī)定并沒有太大的差異。

二、文件要求

根據(jù)《巴黎公約》第四條規(guī)定，“任何人希望利用以前提出的一項申請的優(yōu)先權(quán)的，需要作出聲明，說明提出該申請的日期和受理該申請的國家。每一國家應(yīng)確定必須作出該項聲明的最后日期?！薄氨韭?lián)盟國家可以要求作出優(yōu)先權(quán)聲明的任何人提交以前提出的申請（說明書、附圖等）的副本。該副本經(jīng)原受理申請的機(jī)關(guān)證實無誤后，不應(yīng)要求任何認(rèn)證，并且無論如何可以在提出后一申請后三個月內(nèi)隨時提交，不需繳納費用。本聯(lián)盟國家可以要求該副本附有上述機(jī)關(guān)出具的載明申請日的證明書和譯文。”

根據(jù)我國《商標(biāo)法》第二十五條規(guī)定，“……要求優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在提出商標(biāo)注冊申請的時候提出書面聲明，并且在三個月內(nèi)提交第一次提出的商標(biāo)注冊申請文件的副本；未提出書面聲明或者逾期未提交商標(biāo)注冊申請文件副本的，視為未要求優(yōu)先權(quán)?！蓖瑫r，我國《商標(biāo)法實施條例》第二十條規(guī)定，“依照商標(biāo)法第二十五條規(guī)定要求優(yōu)先權(quán)的，申請人提交的第一次提出商標(biāo)注冊申請文件的副本應(yīng)當(dāng)經(jīng)受理該申請的商標(biāo)主管機(jī)關(guān)證明，并注明申請日期和申請?zhí)?。?

這里應(yīng)指出的是，優(yōu)先權(quán)證明必須由原申請國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)出具，而非其他組織。并且證明文件應(yīng)附中文譯本。僅由國外的某律師事務(wù)所出具的一個證明，是不符合規(guī)定的，我國不予采納。

與中國相比，美國對享有優(yōu)先權(quán)的文件要求則顯得十分簡單。申請人只需要在申請中聲明要求優(yōu)先權(quán)，說明優(yōu)先權(quán)的申請日、申請?zhí)栆约霸瓕賴?，且在自?yōu)先權(quán)申請日起的六個月內(nèi)提出申請，即可享有優(yōu)先權(quán)，無需提供優(yōu)先權(quán)文件。

三、優(yōu)先權(quán)成就條件

根據(jù)《巴黎公約》第四條規(guī)定“正規(guī)的國家申請是指足以確定在有關(guān)國家中提出申請日期的任何申請，而不問該申請以后的結(jié)局如何?！奔暗诹鶙l對于商標(biāo)獨立性的解釋，“商標(biāo)的申請和注冊條件，在本聯(lián)盟各國由其本國法律決定?！保暗珜Ρ韭?lián)盟國家的國民在本聯(lián)盟任何國家提出的商標(biāo)注冊申請，不得以未在原屬國申請、注冊或續(xù)展為理由而予以拒絕，也不得使注冊無效?！笨梢钥闯觯暾埲酥灰獫M足了要求優(yōu)先權(quán)的形式規(guī)定，即可享有優(yōu)先權(quán)。不管該基礎(chǔ)申請后來被駁回，異議，或是撤銷，都不影響其作為優(yōu)先權(quán)的有效基礎(chǔ)。同時，也不應(yīng)考慮此申請是否曾以另一件在先申請為基礎(chǔ)享有過優(yōu)先權(quán)。

以上規(guī)定與我國對于優(yōu)先權(quán)申請的審理標(biāo)準(zhǔn)相同，不要求基礎(chǔ)有效。美國有關(guān)優(yōu)先權(quán)的成就條件與《巴黎公約》的要求基本一致，但在此基礎(chǔ)上，由于美國特有的商標(biāo)制度，使得其對要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)申請進(jìn)行了額外的規(guī)定。

美國《商標(biāo)法》是在自身判例法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。就商標(biāo)申請制度而言，美國為在先使用原則，而中國為在先申請原則。在美國獲得商標(biāo)權(quán)利的前提條件是該商標(biāo)必須在美國使用。目前，在美國可基于以下基礎(chǔ)進(jìn)行商標(biāo)申請：（1）基于在美國商業(yè)中的實際使用，即Use in commerce，需要在申請之時遞交商標(biāo)在美國商業(yè)中的使用證據(jù)；（2）基于在美國商業(yè)中的意向使用，即Intend to use，需要在核準(zhǔn)之前遞交商標(biāo)在美國商業(yè)中的使用證據(jù)；（3）基于國外已注冊的申請，即Foreign registration，無需在核準(zhǔn)之前遞交商標(biāo)在美國商業(yè)中的使用證據(jù)，但仍需要在商標(biāo)注冊5-6年后遞交使用證據(jù)；以及（4）基于在先六個月的優(yōu)先權(quán)申請，即Foreign priority。由于采用此種方式申請的商標(biāo)一般還沒有在商業(yè)進(jìn)行使用，故需要與意向使用聲明結(jié)合。

以第四種方式提交申請時，如申請人的基礎(chǔ)申請在原屬國順利獲得注冊，則可以取消意向使用基礎(chǔ)，遞交優(yōu)先權(quán)申請的注冊證書及翻譯后，便可以獲得美國注冊，且無須遞交使用證據(jù)。如申請人的基礎(chǔ)申請在原屬國未能順利注冊，例如遇到了駁回，異議等情況，申請人也可在保留優(yōu)先權(quán)日的情況下繼續(xù)美國注冊流程，但在這種情況下，申請人需要在商標(biāo)最終獲得注冊之前提供使用證據(jù)。

美國市場無疑是眾多企業(yè)很向往的，但是由于提交使用證據(jù)的嚴(yán)格要求往往使人望而卻步。很多保守的企業(yè)一般會選擇以第三種申請方式，即基于國內(nèi)注冊申請美國商標(biāo)。但筆者認(rèn)為，對于尚未在美國實際使用商標(biāo)，卻把美國作為企業(yè)重點發(fā)展對象的申請人，以國內(nèi)申請基礎(chǔ)主張優(yōu)先權(quán)來申請美國商標(biāo)是個不錯的選擇。申請人可不必在遞交申請之時明確說明是否要求完善國內(nèi)基礎(chǔ)。若美國商標(biāo)申請審查順利，且在審查期間申請人已經(jīng)在美國開展了實際使用，則可放棄完善申請基礎(chǔ)，直接以遞交使用證據(jù)的方式獲得注冊。如申請人國內(nèi)基礎(chǔ)短期內(nèi)無法確權(quán)的，申請人可要求擱置美國申請，待國內(nèi)基礎(chǔ)穩(wěn)定后再進(jìn)入后續(xù)注冊程序，這樣既享受了較早的申請日，也可短期無需因證據(jù)問題而擔(dān)心。

與美國以上規(guī)定類似的，還有菲律賓。但菲律賓在沿襲美國商標(biāo)法的基礎(chǔ)上，對優(yōu)先權(quán)進(jìn)行了特殊規(guī)定。如申請人要求優(yōu)先權(quán)，則需要在商標(biāo)獲得注冊前遞交基礎(chǔ)注冊證書，如未能按時遞交且沒有申請延期一年遞交的，則視為未要求優(yōu)先權(quán)。但此種強(qiáng)制性的規(guī)定比較罕見。

目前在世界范圍內(nèi)的大部分國家，申請人符合了要求優(yōu)先權(quán)的形式要求，便可享有較早的申請日，且并不要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的有效性?？梢哉f，要求優(yōu)先權(quán)是百利而無一害的做法。優(yōu)先權(quán)使得商標(biāo)申請人在實質(zhì)審查中占據(jù)一定優(yōu)勢且不致由于兩次申請日期的差異而被第三者鉆空子搶先申請注冊。在這里，筆者要提醒申請人注意的是，各個國家在加入《巴黎公約》之時也會根據(jù)本國法律作出一些特別的規(guī)定，我們在遞交主張優(yōu)先權(quán)的申請前，要對各國關(guān)于要求優(yōu)先權(quán)的規(guī)定進(jìn)行了解，巧妙地運用，以便更好地維護(hù)權(quán)益。

來源：新浪微博作者：趙婷婷 ?集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司編輯：IPRdaily ?趙珍 IPRdaily小秘書個人微信號：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個人微信號：iprdaily2014（添加驗證請說明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實務(wù)干貨分享、定期私密線下活動、更有機(jī)會加入知識產(chǎn)權(quán)界最大云社區(qū)【IPer社群班級】與全球知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)秀精英深度交流。

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