美國專利局發(fā)布8個軟件可專利性分析示例

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【小D導(dǎo)讀】

2015年1月27日美國專利商標(biāo)局發(fā)布了專利保護(hù)客體的范例（patent eligible subject matter examples），這是美國專利商標(biāo)局首次發(fā)布涉及抽象概念（abstract idea）的范例。連同之前發(fā)布的指南（關(guān)于專利保護(hù)客體判斷的“三步法”），將有助于申請人及專利審查員分析「軟件專利」權(quán)利要求的可專利性。

美國專利商標(biāo)局提供的指南包括8個方案，其中4個涉及具有專利資格的客體，另外4個涉及不具備專利資格的客體。在一個方案中，美國專利商標(biāo)局提供了包括計算機(jī)實(shí)施方法和計算機(jī)可讀介質(zhì)的權(quán)利要求具有專利資格的權(quán)利要求的范例。Hirshfeld解釋說“這個假設(shè)方案在于說明并不是所有軟件都是抽象概念?！?

專利保護(hù)客體的判斷方法

回顧一下最高法院所謂的“Mayo 方法”將有助于理解專利保護(hù)客體的分析，美國專利商標(biāo)局將該方法變成了三個步驟。

在第一個步驟中，美國專利商標(biāo)局指示專利審查員確定權(quán)利要求是否針對制法、機(jī)器、制造品、物質(zhì)的組分。如果對這個問題的答案是否定的，可以確定權(quán)利要求不是專利保護(hù)客體。如果專利要求是針對法定類型的發(fā)明，專利審查員進(jìn)行下一步判斷。

如果專利要求是針對法定類型的發(fā)明，判斷權(quán)利要求是否針對自然規(guī)律、自然現(xiàn)象或者抽象概念，這被統(tǒng)稱為專利保護(hù)客體的“法定例外”。如果權(quán)利要求不是針對抽象概念或者類似專利保護(hù)客體的法定例外，那么權(quán)利要求就是具備專利資格的，專利審查員就不再進(jìn)行專利保護(hù)客體的判斷。

如果權(quán)利要求中存在抽象概念，那么確定權(quán)利要求中的任一元素或者元素的組合是否足以確保權(quán)利要求比抽象概念本身更顯著。如果權(quán)利要求中沒有有意義的限定，則以不是法定保護(hù)客體駁回該權(quán)利要求。

美國專利商標(biāo)局的前兩個假設(shè)范例的意圖是非常明顯的，其在向申請人和審查員等說明撰寫不僅針對抽象概念的保護(hù)軟件創(chuàng)新的權(quán)利要求是可能的。

Patent Eligible Subject Matter Examples

Example 1

假設(shè)范例1涉及到從電子郵件中隔離并刪除惡意代碼的軟件技術(shù)。美國專利商標(biāo)局提供了關(guān)于這項技術(shù)的基礎(chǔ)背景信息、兩項獨(dú)立權(quán)利要求，以及對權(quán)利要求的分析。美國專利商標(biāo)局對這兩項權(quán)利要求為何是專利保護(hù)客體的分析和解釋如下：

這項權(quán)利要求針對在內(nèi)存區(qū)中物理隔離接收到的通信信息，以及從該通信信息從提取出惡意代碼得到殺毒處理后的通信信息，并將其存放在新的數(shù)據(jù)文件中。這不是描述一個抽象概念或者法院所確立的相似抽象概念，法院確立的抽象概念包括基礎(chǔ)性經(jīng)濟(jì)慣例、組織人類活動的方法、思想本身或者數(shù)學(xué)關(guān)系。與法院確立的類似概念相反，這里權(quán)利要求針對執(zhí)行隔離和消除計算機(jī)病毒、蠕蟲和其他惡意代碼，這一概念與計算機(jī)技術(shù)密切相關(guān)，并且區(qū)別于法院確立的抽象概念。因此，權(quán)利要求的步驟不是陳述一個抽象概念，也不設(shè)計到其他法定例外。因此，權(quán)利要求是專利保護(hù)客體。

Example 2

假設(shè)范例2基于DDR控股案例，美國專利商標(biāo)局適用了與聯(lián)邦法院相同的解釋：

這項權(quán)利要求不是陳述一項數(shù)學(xué)算法，也不是陳述一個基本的經(jīng)濟(jì)或長期存在的商業(yè)慣例，其涉及一個與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的商業(yè)挑戰(zhàn)（留住網(wǎng)站訪問者）。權(quán)利要求保護(hù)的發(fā)明與法院確立的抽象概念不同，其不是“僅僅陳述執(zhí)行互聯(lián)網(wǎng)時代之前已知的商業(yè)慣例以及在互聯(lián)網(wǎng)上執(zhí)行它的要求。與之相反，要求保護(hù)的解決方案必須是克服植根于計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域中出現(xiàn)的特定問題的計算機(jī)技術(shù)。”在權(quán)利要求中并未發(fā)現(xiàn)法院先前確立的類似抽象概念。

這個假設(shè)范例還具體指示專利審查員，如果權(quán)利要求中沒有找到抽象概念，那么“權(quán)利要求應(yīng)視為不是法定例外，權(quán)利要求就屬于專利保護(hù)客體?！比欢?，由于聯(lián)邦巡回法院提供了Mayo方法第二步分析，美國專利商標(biāo)局同樣也提供了分析。

Example 3

假設(shè)范例3是基于Research Corporation Technologies訴微軟一案。這個假設(shè)范例中的權(quán)利要求被認(rèn)為是針對抽象概念，因?yàn)樵摍?quán)利要求覆蓋了生成藍(lán)噪聲掩膜的數(shù)學(xué)運(yùn)算。盡管如此，權(quán)利要求還是專利保護(hù)客體，因?yàn)闄?quán)利要求陳述了“大大超過（significantly more）”抽象概念的其他元素。美國專利商標(biāo)局對這個假設(shè)范例的解釋如下：

除了藍(lán)噪聲掩膜之外的步驟改善要求保護(hù)的計算機(jī)本身的功能……要求保護(hù)的處理中改進(jìn)的藍(lán)噪聲掩膜使得計算機(jī)比先前使用的掩膜占用更少的內(nèi)存，從而在不犧牲先前處理的圖像質(zhì)量的情況下計算時間更短，并由此產(chǎn)生改進(jìn)的數(shù)字圖像。

這個假設(shè)范例的關(guān)鍵在于證明審查中的“significantly more”可以通過例如改進(jìn)計算機(jī)功能來滿足，并且這些改進(jìn)可以在軟件中體現(xiàn)。更具體地說，當(dāng)使用“計算機(jī)功能改進(jìn)（improvements to the functioning of a computer）”這一術(shù)語時，導(dǎo)致很多人可能錯誤地相信這些改進(jìn)必須是有形的或者基于硬件的。正如假設(shè)范例3表明的，在改進(jìn)是基于軟件的情況下具備“significantly more”也是可能的。專利審查政策處副處長Drew Hirshfeld解釋說“軟件能夠改進(jìn)計算機(jī)的功能并且‘significantly more’，如果可以改進(jìn)計算機(jī)本身的功能也可以滿足‘significantly more’的要求?！?

Example 4

假設(shè)范例4是基于SiRF技術(shù)公司訴國際貿(mào)易委員會（ITC）一案。再一次，這里的假設(shè)范例提供的權(quán)利要求是針對抽象概念的例子，但是權(quán)利要求仍然是專利保護(hù)客體。權(quán)利要求包含使權(quán)利要求比抽象概念更顯著的其他元素，因?yàn)檫@些元素顯示出對其他技術(shù)或者領(lǐng)域的改進(jìn)。

關(guān)于假設(shè)范例4，美國專利商標(biāo)局解釋“計算機(jī)組件是高度概括地陳述的，并沒有增加除執(zhí)行通用計算機(jī)常規(guī)提供的基礎(chǔ)數(shù)學(xué)運(yùn)算功能的組件之外的其他組件。”當(dāng)然，這并不足以滿足專利保護(hù)客體的測試。然而，美國專利商標(biāo)局解釋如下：

權(quán)利要求進(jìn)一步限定到包括GPS接收機(jī)、微處理器、無線通信收發(fā)信機(jī)以及顯示器的移動設(shè)備，其接收衛(wèi)星數(shù)據(jù)、計算偽距率、以無線方式傳輸計算得到的偽距率到服務(wù)器、從服務(wù)器接收位置數(shù)據(jù)，以及顯示從服務(wù)器接收計算得到的絕對位置的可視圖像。經(jīng)過編程的CPU的行為與所陳述的移動設(shè)備特征相關(guān)聯(lián)，使得移動設(shè)備通過與遠(yuǎn)程服務(wù)器和多個遠(yuǎn)程衛(wèi)星交互來確定及顯示其絕對位置。對本申請要求保護(hù)的數(shù)學(xué)運(yùn)算的有意義地限定顯示出權(quán)利要求不僅僅針對在計算機(jī)上執(zhí)行數(shù)學(xué)運(yùn)算。相反，元素的組合提供了有效的限定，即數(shù)學(xué)運(yùn)算被用來通過改進(jìn)接收機(jī)的信號采集靈敏度來加強(qiáng)弱信號環(huán)境中的使用以及提供用于在移動設(shè)備上顯示的位置信息，從而改善現(xiàn)有的全球定位技術(shù)。所有的這些特征，尤其是組合起來看，使得權(quán)利要求“significantly more”法定例外。

假設(shè)范例4是相當(dāng)重要的。在許多情況下，軟件權(quán)利要求僅記載了計算機(jī)組件的概括性陳述，因?yàn)橛嬎銠C(jī)組件本身并不能使發(fā)明獨(dú)特。在軟件領(lǐng)域，使得發(fā)明獨(dú)特的是計算機(jī)組件上運(yùn)行的處理。在這個范例中，我們了解到，如果能夠提供對改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)的運(yùn)算的有效限定，計算機(jī)組件的概括描述并不是軟件權(quán)利要求的喪鐘。這意味著，改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)的運(yùn)算不能僅在通用計算機(jī)上，權(quán)利要求還必須具體提到必要的現(xiàn)有技術(shù)（integral existing technology）。

Example 5-8

第二部分包括4個權(quán)利要求不具有專利資格的假設(shè)范例。這些假設(shè)范例基于：（1）Digitech Image Tec訴Electronics for Imaging；（2）Planet Bingo訴VKGS；（3）buySAFE訴Google；以及（4）Ultramercial訴Hulu and WildTangent。其中最有趣的是最后一個，對我而言這與巡回法院在DDR一案的觀點(diǎn)是不能調(diào)和的。

Ultramercial的發(fā)明涉及到解決數(shù)字版權(quán)媒體的盜版問題的方法。這項發(fā)明針對在通信網(wǎng)絡(luò)上分發(fā)受版權(quán)保護(hù)的產(chǎn)品，其通過允許消費(fèi)者選擇查看贊助商的消息或與之進(jìn)行交互來換取受版權(quán)保護(hù)的材料的使用權(quán)。在DDR案中巡回法院認(rèn)為涉案發(fā)明沒有真實(shí)世界的類似物并僅僅在互聯(lián)網(wǎng)可行，這極大地影響了小組的決定。相似地，在Ultramercial中，發(fā)明不能存在與互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境之外，并且權(quán)利要求1的前序部分甚至專門將權(quán)利要求限定到“在互聯(lián)網(wǎng)上分發(fā)產(chǎn)品…”。

USTPO解釋了Ultramercial中的權(quán)利要求不能滿足Mayo方法中的“significantly more”。這個假設(shè)范例的結(jié)論如下：

從組合的角度來看權(quán)利要求的限定，權(quán)利要求只是指示從業(yè)人員通過特定技術(shù)環(huán)境中高度通用的常規(guī)活動來實(shí)施使用廣告作為交換或者貨幣的概念。當(dāng)單獨(dú)或者作為有序組合來看時，權(quán)利要求整體沒有增加為使用廣告作為貨幣或交換的抽象概念的“significantly more”。因此，權(quán)利要求是不可專利的。

相信美國專利商標(biāo)局所提供的范例對涉及到軟件專利申請審查過程的所有人都是十分有用的。希望專利審查員開始遵循指南和實(shí)踐這些假設(shè)范例。

原標(biāo)題：PTO releases abstract idea hypotheticals with examples of patent eligible claims

來源：微IP 作者：Gene Quinn 翻譯：微IP（翻譯時刪節(jié)）編輯：IPRdaily 趙珍

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