還“囤積”商標(biāo)？商標(biāo)注冊(cè)后多年不使用且無真實(shí)使用意圖可不予判賠

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【小D導(dǎo)讀】

本案是一起典型的原告“囤積”商標(biāo)作為索賠工具而引起的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，原告注冊(cè)了某個(gè)商標(biāo),但未進(jìn)行任何實(shí)際使用，被告的銷售行為是否侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)，被告是否應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。

裁判要旨

本案是一起典型的原告“囤積”商標(biāo)作為索賠工具而引起的商標(biāo)侵權(quán)糾紛。主要的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于：原告注冊(cè)了“Duwop”商標(biāo),但注冊(cè)后多年未進(jìn)行任何實(shí)際使用，被告通過網(wǎng)絡(luò)銷售“Duwop”商品的行為是否侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)；如果構(gòu)成侵權(quán)，被告是否應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。法院經(jīng)審理查明原告注冊(cè)了包括涉案商標(biāo)在內(nèi)的多個(gè)商標(biāo)但未進(jìn)行任何實(shí)際使用，也不具有真實(shí)使用意圖。根據(jù)商標(biāo)侵權(quán)賠償?shù)奶钇皆瓌t，為防止將搶注或囤積商標(biāo)作為營(yíng)利手段，參照最高法院相關(guān)意見的規(guī)定，最終判決駁回了原告的賠償請(qǐng)求。本案對(duì)目前較為泛濫的商標(biāo)囤積、閑置等商標(biāo)尋租行為起到了一定的警示作用，具有一定的典型性和指導(dǎo)意義。

案 ?情 ? 原告：付某 ? 被告：上海郵樂貿(mào)易有限公司

2008年10月7日，原告付某取得第4666087號(hào)“Duwop”商標(biāo)，核定使用于第3類化妝品、香水、口紅、眉筆、成套化妝用具，注冊(cè)有效期自2008年10月7日至2018年10月6日止。注冊(cè)之后，原告自己從未使用過該商標(biāo)。2012年6月19日，原告通過被告經(jīng)營(yíng)的www.ule.com.cn網(wǎng)站購(gòu)買唇彩一瓶，公證書顯示在搜索欄中輸入“duwop”后，顯示有關(guān)該品牌介紹及20多件“DuWop”品牌的商品。所購(gòu)唇彩的 “商品信息”顯示產(chǎn)地美國(guó)，該唇彩外包裝盒及商品上有“DuWop”標(biāo)志。百度百科顯示“Duwop”系美國(guó)知名的專注唇部護(hù)理彩妝品牌。被告網(wǎng)站上銷售的涉案商品的供貨商為案外人凡之美公司。被告與凡之美公司協(xié)議約定被告為凡之美公司在郵樂網(wǎng)上展示并代銷符合協(xié)議約定的凡之美產(chǎn)品，協(xié)議有效期自2011年5月10日至2012年5月9日，但協(xié)議附件一中并未包括涉案品牌。2013年4月，凡之美公司向被告出具《公函》，稱其在被告經(jīng)營(yíng)的電子商務(wù)網(wǎng)站郵樂網(wǎng)上銷售的“DuWop”品牌化妝品為美國(guó)SKINSTORE網(wǎng)站（美國(guó)SALU公司旗下網(wǎng)站）合法銷售品牌，根據(jù)凡之美公司與美國(guó)SALU公司簽訂的代理銷售協(xié)議，其在中國(guó)合法銷售美國(guó)DuWop化妝品公司所有的商品。

另查明，原告在浙江法院提起訴訟，訴稱凡之美公司在其經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)站上銷售侵犯原告“DuWop”商標(biāo)權(quán)的商品，要求凡之美公司停止侵權(quán)、賠償損失8萬元。再查明，除涉案商標(biāo)外，原告還曾申請(qǐng)注冊(cè)“FRESH”、“神州數(shù)碼”、“ELLE”、 “宜家”等80個(gè)商標(biāo)。2007年1月16日的《東方早報(bào)》有題為《滬上知名餐飲店疑遭群體惡意搶注》的報(bào)道，稱涉及“黃浦會(huì)”、“陸唯軒”、“樓外樓”、“來天華”均被搶注為月餅、粽子等的商標(biāo)并有償轉(zhuǎn)讓，注冊(cè)人為原告。被告庭審中稱，其員工在審核過程中發(fā)現(xiàn)凡之美公司提供的商品材料存在瑕疵，已于2013年3月14日自行下架了凡之美公司所有商品。被告與凡之美公司簽訂的合同期限為一年，到期后自動(dòng)順延。2013年3月被告下架了凡之美公司的產(chǎn)品后雙方終止了合同。

原告訴稱，其于2008年10月7日向國(guó)家商標(biāo)局注冊(cè)取得“Duwop”商標(biāo)，注冊(cè)類別為第3類化妝品等。原告注冊(cè)以后從未使用過該商標(biāo)。2012年7月，原告在被告上海郵樂貿(mào)易有限公司網(wǎng)站上購(gòu)買了一支“DuWop”品牌的唇彩。原告認(rèn)為被告通過網(wǎng)站銷售帶有“DuWop”商標(biāo)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，侵犯了其商標(biāo)權(quán)。故請(qǐng)求判令被告停止侵權(quán)，賠償原告8萬元并消除影響。

被告辯稱，其經(jīng)營(yíng)的郵樂網(wǎng)是一個(gè)提供網(wǎng)上購(gòu)物及服務(wù)的平臺(tái)網(wǎng)站，原告所稱的侵權(quán)商品是由與被告合作的第三方向美國(guó)供貨商采購(gòu)，來源合法，故不應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。同時(shí)“DuWop”品牌為美國(guó)Duwop公司的知名彩妝品牌，1999年即已在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)，原告的行為屬于惡意搶注商標(biāo)，且三年未使用，應(yīng)予撤銷。

審 ?判

上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是被告的銷售行為是否侵犯了原告商標(biāo)權(quán)以及被告應(yīng)承擔(dān)何種責(zé)任。

第一，被告的銷售行為侵犯了原告商標(biāo)權(quán)。

被告在其經(jīng)營(yíng)的郵樂網(wǎng)上銷售的商品上有“DuWop”標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)與原告的注冊(cè)商標(biāo)“Duwop”讀音相同，字形相同，字母及排列順序上也均相同，僅存在“w”的大小寫區(qū)別，故二者構(gòu)成近似。被告銷售的涉案商品上使用與原告注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，且該商品屬于原告注冊(cè)商標(biāo)核定使用的范圍，易使相關(guān)公眾誤以為是原告的產(chǎn)品，故構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵害。對(duì)于被告關(guān)于“DuWop”品牌早在1995年就已在美國(guó)成立，且涉案產(chǎn)品系由凡之美公司向美國(guó)供應(yīng)商采購(gòu)后向其提供的抗辯意見。法院認(rèn)為，首先，根據(jù)注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)的地域性原則，在國(guó)外享有的商標(biāo)權(quán)并不當(dāng)然延伸到我國(guó)，因此境外商標(biāo)在我國(guó)的使用不得侵犯我國(guó)的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。其次，被告提供的凡之美公司與美國(guó)供應(yīng)商之間的協(xié)議未經(jīng)公證，不予采納，即使該證據(jù)真實(shí)有效，也不能證明該產(chǎn)品是美國(guó)“DuWop”商標(biāo)權(quán)人生產(chǎn)或授權(quán)生產(chǎn)的產(chǎn)品，同時(shí)被告也未能提供凡之美公司辦理了海關(guān)報(bào)關(guān)手續(xù)后從境外合法地進(jìn)口了該商品。

再次，被告自2011年7月就應(yīng)當(dāng)知道凡之美公司在被告網(wǎng)站上銷售涉案品牌商品，而該品牌并不在雙方協(xié)議所包含的品牌中，被告有義務(wù)要求凡之美公司提供品牌資質(zhì)及貨物的合法來源等證明文件，也有義務(wù)對(duì)凡之美公司的化妝品進(jìn)口手續(xù)是否取得了檢驗(yàn)檢疫合格證明等予以審核，但卻未盡到應(yīng)盡的義務(wù)，行為存在過錯(cuò)。最后，用戶在被告網(wǎng)站上下單購(gòu)買后的發(fā)貨單上名次為被告，網(wǎng)站的頁面顯示及送貨包裝均突出使用“郵樂”字樣，被告收取貨款并扣除一定費(fèi)用按貨款結(jié)算給凡之美公司，被告以自己的名義開具發(fā)票給用戶，并處理退換貨等售后服務(wù)。因此被告并非只是提供網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，其直接與用戶發(fā)生了購(gòu)銷關(guān)系，被告應(yīng)對(duì)其所銷售的產(chǎn)品來源的合法性負(fù)責(zé)。

第二，關(guān)于被告應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

由于原告確認(rèn)被告網(wǎng)站上已經(jīng)停止銷售涉案商品，被告的侵權(quán)行為已經(jīng)停止，故不再判決被告承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任。關(guān)于原告要求被告賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用8萬元的訴請(qǐng)。法院認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)人如果不使用其注冊(cè)商標(biāo)，就不會(huì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)上的收益，就不存在實(shí)際的經(jīng)濟(jì)損失。依據(jù)填平原則，只有存在損失才能獲得相應(yīng)的賠償，并以侵權(quán)行為造成的實(shí)際損失為限。原告作為商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)當(dāng)舉證證明其使用涉案商標(biāo)并獲得收益的事實(shí)，以此證明因被告的侵權(quán)行為造成其市場(chǎng)利益受損?，F(xiàn)原告雖稱許可他人使用涉案商標(biāo)但未提供相應(yīng)的證據(jù)證明，因此本院不能確認(rèn)原告在2008年注冊(cè)后實(shí)際使用了注冊(cè)商標(biāo)，也難以認(rèn)定原告因被告侵權(quán)而遭受經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)，商標(biāo)只有使用才能發(fā)揮其實(shí)際效用，才能建立商標(biāo)與商品之間的聯(lián)系，否則就浪費(fèi)了商標(biāo)資源，亦可能損害他人的利益。原告注冊(cè)“Duwop”商標(biāo)至今已近五年時(shí)間卻一直未使用，其還曾先后注冊(cè)了80個(gè)他人在使用的商業(yè)標(biāo)識(shí)，其中不乏一些知名品牌。

原告的上述行為表明其大量注冊(cè)商標(biāo)的目的并不真正是為了正常的使用，而是另有意圖，這種不當(dāng)?shù)男袨閼?yīng)當(dāng)受到規(guī)制，故原告注冊(cè)商標(biāo)后長(zhǎng)期不使用，其為了獲得經(jīng)濟(jì)賠償而提起訴訟所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由其自行承擔(dān)。綜上，對(duì)原告主張被告賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用8萬元的訴訟請(qǐng)求，法院不予支持。關(guān)于原告要求被告登報(bào)消除影響的訴訟請(qǐng)求。由于商業(yè)信譽(yù)是權(quán)利人在長(zhǎng)期使用注冊(cè)商標(biāo)后積累而成，而原告并沒有使用涉案商標(biāo)，所以被告的行為并不會(huì)導(dǎo)致原告商標(biāo)所包含的商業(yè)信譽(yù)的降低，故對(duì)原告上述訴請(qǐng)不予支持。綜上，依照《商標(biāo)法》第52條第（2）項(xiàng)、第56條、《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條、第10條之規(guī)定，判決駁回原告付某的全部訴訟請(qǐng)求。

一審判決后，原、被告均未提起上訴。

評(píng) ?析

本案是一起典型的原告“囤積”商標(biāo)作為索賠工具而引起的商標(biāo)侵權(quán)糾紛。主要的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于：原告注冊(cè)了“Duwop”商標(biāo),但未進(jìn)行任何實(shí)際使用，被告的銷售行為是否侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)，被告是否應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的民事責(zé)任。

一、關(guān)于被告銷售行為是否侵權(quán)的認(rèn)定

商標(biāo)侵權(quán)行為指未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可，實(shí)施商標(biāo)法所禁止的使用商標(biāo)的行為。判定侵害商標(biāo)權(quán)應(yīng)滿足如下條件：第一，商標(biāo)權(quán)屬合法有效；第二，被控侵權(quán)人使用行為違法。

本案中，被告的銷售行為是否侵犯原告商標(biāo)權(quán)的認(rèn)定，有以下幾點(diǎn)需要進(jìn)行考慮：1、原告對(duì)涉案商標(biāo)的注冊(cè)是否系惡意搶注。2、原告注冊(cè)涉案商標(biāo)之后未使用對(duì)侵權(quán)認(rèn)定的影響。3、被告在被控侵權(quán)行為中的“角色”是僅作為網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)提供者還是與用戶發(fā)生了直接的購(gòu)銷關(guān)系?，F(xiàn)對(duì)如上問題逐一分析之：首先，原告對(duì)涉案商標(biāo)的注冊(cè)是否如被告所稱構(gòu)成惡意搶注。惡意搶注是指行為人明知或應(yīng)知是受他人在先民事權(quán)益保護(hù)的對(duì)象，仍將之作為商標(biāo)提出注冊(cè)申請(qǐng)的行為。惡意搶注違反了基本的商業(yè)道德，導(dǎo)致他人特定民事權(quán)益的損害，屬于違反誠(chéng)實(shí)信用的行為。狹義的惡意搶注中的在先民事權(quán)益限定為商業(yè)標(biāo)識(shí)類權(quán)益，如馳名商標(biāo)、未注冊(cè)商標(biāo)、知名商品特有名稱或特有包裝裝潢、企業(yè)名稱或其字號(hào)等；廣義的還包括肖像權(quán)、姓名權(quán)等。本案中，即使如被告所述“Duwop”已經(jīng)在美國(guó)注冊(cè)，依據(jù)商標(biāo)保護(hù)的地域性原則，在國(guó)外享有的商標(biāo)權(quán)并不當(dāng)然延伸到我國(guó)，因此原告注冊(cè)該商標(biāo)時(shí)他人的在先商標(biāo)權(quán)并不存在。《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定，“就相同或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)并禁止使用?！北景钢?，被告并未提供足夠的證據(jù)證明美國(guó)“Duwop”商標(biāo)的知名度。即使被告提供了證據(jù)，由于上述規(guī)定是商標(biāo)局在商標(biāo)注冊(cè)時(shí)的審查范圍，國(guó)外商標(biāo)權(quán)人可以據(jù)此通過行政程序向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該商標(biāo)，國(guó)內(nèi)法院能否根據(jù)上述規(guī)定直接否定注冊(cè)商標(biāo)的效力尚需探討。其次，原告注冊(cè)涉案商標(biāo)之后未使用對(duì)侵權(quán)認(rèn)定的影響。本案原告注冊(cè)商標(biāo)后五年未進(jìn)行使用，原告稱許可他人使用但無證據(jù)證明。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，若注冊(cè)商標(biāo)并未進(jìn)行任何商業(yè)性使用，則被控侵權(quán)人使用該標(biāo)識(shí)不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。也有觀點(diǎn)認(rèn)為，連續(xù)三年未使用的申請(qǐng)撤銷應(yīng)由行政程序解決，民事訴訟中只要商標(biāo)注冊(cè)了就應(yīng)對(duì)商標(biāo)權(quán)利予以確認(rèn)。因此司法實(shí)踐中對(duì)這種情況會(huì)產(chǎn)生不同的判決結(jié)果。我們認(rèn)為，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人對(duì)注冊(cè)商標(biāo)享有獨(dú)占使用權(quán)和對(duì)他人的禁用權(quán)，也就是說商標(biāo)一經(jīng)注冊(cè)，他人就不得在相同或類似商品上使用該注冊(cè)商標(biāo)。如果因?yàn)樯虡?biāo)實(shí)際不使用而否定商標(biāo)權(quán)，將影響到商標(biāo)權(quán)人以后對(duì)商標(biāo)權(quán)的行使。若他人認(rèn)為該商標(biāo)注冊(cè)不當(dāng)?shù)?，可以依?jù)商標(biāo)法的規(guī)定請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。最高人民法院在2009年4月21日出臺(tái)的《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》（以下簡(jiǎn)稱“意見”）第7條中明確指出：“請(qǐng)求保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)未實(shí)際投入商業(yè)使用的，確定民事責(zé)任時(shí)可將責(zé)令停止侵權(quán)行為作為主要方式”。上述規(guī)定說明注冊(cè)商標(biāo)未實(shí)際使用亦應(yīng)受到保護(hù)。再次，被告雖然為他人銷售產(chǎn)品提供了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，但其以自己的名義向網(wǎng)絡(luò)用戶發(fā)貨，開具發(fā)票并收款，其與用戶產(chǎn)生了直接的購(gòu)銷關(guān)系，因此被告應(yīng)對(duì)其所銷售產(chǎn)品的合法性負(fù)責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

二、關(guān)于賠償經(jīng)濟(jì)損失訴請(qǐng)的處理

我國(guó)民法上的侵權(quán)賠償堅(jiān)持“填平原則”，即僅對(duì)被侵權(quán)人所遭受的損失進(jìn)行彌補(bǔ)，使之恢復(fù)到未受侵害前的狀態(tài)。未實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)沒有投入商業(yè)運(yùn)作，也沒有創(chuàng)造任何商業(yè)價(jià)值，如何確定其因侵權(quán)遭受損失是難點(diǎn)問題。有觀點(diǎn)認(rèn)為，未實(shí)際使用的商標(biāo)權(quán)人損失除了為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支，還可能有潛在利益的損失，即商標(biāo)權(quán)人與注冊(cè)商標(biāo)之間的聯(lián)系因他人的商標(biāo)侵權(quán)行為被削弱，今后商標(biāo)權(quán)人實(shí)際使用反而可能會(huì)造成消費(fèi)者的“反向混淆”。我們認(rèn)為，商標(biāo)侵權(quán)賠償遵循的是填平原則。根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，即原告的損失或被告的獲利。潛在利益是不確定的，將來可能發(fā)生，也可能不會(huì)發(fā)生。因此，在原告目前不存在任何損失的情況下，其潛在利益的損失無法得到填補(bǔ)。特別是對(duì)于惡意搶注他人商標(biāo)又不使用的，在確定賠償額時(shí)還應(yīng)考慮商標(biāo)權(quán)人的真實(shí)使用意圖。如果并不具有真實(shí)使用意圖，不宜進(jìn)行賠償，否則反而會(huì)助長(zhǎng)囤積、閑置等商標(biāo)尋租行為。

《意見》規(guī)定：“請(qǐng)求保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)未實(shí)際投入商業(yè)使用的，確定民事責(zé)任時(shí)可將責(zé)令停止侵權(quán)行為作為主要方式，在確定賠償責(zé)任時(shí)可以酌情考慮未實(shí)際使用的事實(shí)，除為維權(quán)而支出的合理費(fèi)用外，如果確無實(shí)際損失和其他損害，一般不根據(jù)被控侵權(quán)人的獲利確定賠償；注冊(cè)人或者受讓人并無實(shí)際使用意圖，僅將注冊(cè)商標(biāo)作為索賠工具的，可以不予賠償……”就本案來說，法院在審理中發(fā)現(xiàn)，原告除了注冊(cè)涉案商標(biāo)至今已近五年時(shí)間卻一直未使用外，其還曾先后注冊(cè)了80個(gè)他人在使用的商業(yè)標(biāo)識(shí)，其中不乏一些知名品牌。原告的上述行為表明其大量注冊(cè)商標(biāo)的目的并不真正是為了正常的使用，而是意圖通過搶先注冊(cè)有一定知名度的商標(biāo)，以期日后獲取高額回報(bào)，這種行為應(yīng)該受到規(guī)制，不但不能得到經(jīng)濟(jì)賠償，其為了獲得經(jīng)濟(jì)賠償而支出的費(fèi)用包括相應(yīng)的訴訟費(fèi)用也應(yīng)由其自行負(fù)擔(dān)。因此法院依據(jù)《意見》的規(guī)定，判決駁回原告全部訴訟請(qǐng)求。本案對(duì)企圖通過商標(biāo)囤積、閑置等商標(biāo)尋租獲得經(jīng)濟(jì)利益的行為起到了一定的警示作用，具有一定的典型性和指導(dǎo)意義。

案例索引

一審：上海市浦東新區(qū)人民法院（2013）浦民三(知)初字第249號(hào)民事判決書

一審判決時(shí)間：2013年9月17日

（原載《浦東審判》2014年8月知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判?？?

來源：中國(guó)標(biāo)局作者：倪紅霞 ?袁田 ? 浦東法院編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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