指控蘋果Siri侵權(quán)的專利真的無效嗎？——對(duì)小i機(jī)器人專利無效案的評(píng)析

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? 文 / 陳明濤白偉（蘭臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)）

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【小D導(dǎo)讀】

針對(duì)智臻公司的侵權(quán)指控，蘋果公司向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效申請(qǐng)。二審判決推翻了之前結(jié)果，以說明公開不充分為主要理由，認(rèn)為小i機(jī)器人專利無效。然而，這一案件卻凸顯了法院對(duì)于26條3款缺乏體系化理解的問題。

蘋果Siri語音系統(tǒng)可能停用的命運(yùn)，因北京高院的判決而反轉(zhuǎn)。

2012年6月，智臻公司以蘋果公司Siri語音系統(tǒng)侵犯其一種聊天機(jī)器人系統(tǒng)（小i機(jī)器人）專利權(quán)為由提起專利侵權(quán)訴訟。2012年11月，蘋果公司向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效申請(qǐng)。2013年9月3日，專利復(fù)審委員會(huì)作出第21307號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，維持該專利權(quán)全部有效。隨后，北京一中院維持了復(fù)審決定。

日前，北京高院最終以小i機(jī)器人專利說明書公開不充分為由，撤銷原無效決定和一審判決。

本案涉及專利無效領(lǐng)域中幾乎所有實(shí)質(zhì)性缺陷的判斷問題，從“說明書公開不充分”、“權(quán)利要求書得不到支持”、“權(quán)利要求不清楚”、“缺乏必要技術(shù)特征”、“不具備新穎性、創(chuàng)造性”的判定到“禁止反悔原則”的適用，無一不是專利無效領(lǐng)域的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。

雖然如此，法院論證及普遍關(guān)注核心在于，如何理解專利法26條3款中說明書公開不充分。然而，由于缺乏體系化視角，本案對(duì)說明書公開不充分的適用看似正確，卻實(shí)質(zhì)錯(cuò)誤。

公開充分應(yīng)以技術(shù)方案“三性”判斷為前提 ? 根據(jù)專利法第26條3款的規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡要說明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)要點(diǎn)。

這就是所謂的說明書公開充分條款。該條款立法本意在于，法律規(guī)定申請(qǐng)人通過清楚、完整方式公開具有實(shí)用性、新穎性和創(chuàng)造性的可專利性客體，作為交換，國家機(jī)關(guān)賦予申請(qǐng)人一定時(shí)間的壟斷性權(quán)利，即我們通常說的“公開換保護(hù)”。

也就是說，充分公開的內(nèi)容必須是具有“三性”的可專利的方法、產(chǎn)品或者其組合。如果不是可專利的客體，不具備“三性”，也就無所謂公開充分問題。反之，則不成立，即使有的技術(shù)方案具備“三性”，卻不一定滿足公開充分條件。

進(jìn)一步來講，之所以要以“可專利性”、“三性”為公開充分基礎(chǔ)，是因?yàn)橹挥型ㄟ^前面判斷過程，才能夠通過確定最接近的現(xiàn)有技術(shù),來正確界定技術(shù)問題、明確技術(shù)手段，從而判斷是否充分公開，而不能僅從說明書記載內(nèi)容來判斷。 ? 然而，在本案中，法院卻認(rèn)為，新穎性、創(chuàng)造性評(píng)價(jià)與說明書是否公開充分、權(quán)利要求是否清楚以及是否得到說明書支持等問題存在密切聯(lián)系，在已論證公開充分的情況下，不必再對(duì)新穎性、創(chuàng)造性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

這一論證思路是導(dǎo)致本案法律適用錯(cuò)誤的根本原因。 ? 公開充分應(yīng)以所要解決的技術(shù)問題為核心 ? 從某種意義上講，一項(xiàng)發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，是通過技術(shù)手段，以解決某一技術(shù)問題為目的，在最接近現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)。因此，說明書要充分公開，就必須把握所要解決的技術(shù)問題。

其一、技術(shù)問題基于現(xiàn)有技術(shù)，可以重新確定，不必然以說明書記載為準(zhǔn)。通常而言，說明書會(huì)記載所要解決的技術(shù)問題。然而，技術(shù)問題確定不應(yīng)簡單以說明書為準(zhǔn)，而應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)重新確定。比如，當(dāng)通過檢索現(xiàn)有技術(shù)發(fā)現(xiàn)所要解決的技術(shù)問題不為說明書準(zhǔn)確記載，則應(yīng)以重新確定的技術(shù)問題判斷說明書是否公開充分，這其實(shí)也體現(xiàn)在創(chuàng)造性判斷中。

在這一案件中，法院認(rèn)為，根據(jù)本專利說明書的記載，可以得出實(shí)現(xiàn)游戲功能是本專利技術(shù)方案所要實(shí)現(xiàn)的功能。但是，法院沒有在充分檢索現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上得出結(jié)論，是不夠妥當(dāng)?shù)摹?

其二、只需要一個(gè)技術(shù)問題滿足實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造性要件即可。對(duì)于一件發(fā)明或?qū)嵱眯滦投裕f明書可能記載了多個(gè)技術(shù)問題，但只要解決其中一個(gè)技術(shù)問題，滿足創(chuàng)造性要件就可以。如果還存在其他技術(shù)特征，也具有創(chuàng)造性，解決了其他技術(shù)問題，但無法滿足公開充分要件，則不能簡單認(rèn)為說明書公開不充分。

在此情況下，一個(gè)發(fā)明或者實(shí)用新型，為解決某一個(gè)技術(shù)問題，已經(jīng)具備創(chuàng)造性，相應(yīng)技術(shù)方案已經(jīng)充分，理應(yīng)授予專利權(quán)，完全不必在意為解決其他技術(shù)問題的技術(shù)手段是否公開充分。 ? 在本案中，法院卻認(rèn)為，游戲功能是授權(quán)本專利創(chuàng)造性的原因，因此就必須公開充分，理解過于狹隘，除非游戲功能是本技術(shù)方案唯一的發(fā)明目的。

其三，技術(shù)問題確定不適用禁止反悔原則。所謂禁止反悔原則，是指利侵權(quán)訴訟中的一種法律規(guī)則，其含義是，專利權(quán)人如果在專利審批過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對(duì)權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮，則在主張專利權(quán)時(shí)，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，禁止反悔原則是對(duì)保護(hù)范圍的限制問題，而不構(gòu)成對(duì)解決技術(shù)問題限制。

本案中，法院認(rèn)為，根據(jù)專利審查文檔記載，智臻公司認(rèn)為，因?yàn)橛螒蚍?wù)器的存在使得權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，從而導(dǎo)致具有創(chuàng)造性，以其明確技術(shù)問題是游戲功能，太過于草率。

公開充分應(yīng)以現(xiàn)有技術(shù)檢索為依據(jù) ? 如前所述，公開充分要以本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。而本領(lǐng)域技術(shù)人員是法律上假設(shè)的人，根據(jù)專利審查指南的定義，假定他知曉申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段能力，但他不具有創(chuàng)造能力。

基于此，在進(jìn)行說明書公開充分的判斷之前，必須先界定現(xiàn)有技術(shù)、對(duì)申請(qǐng)日之前的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索。一方面，確定最為接近的現(xiàn)有技術(shù)，明確技術(shù)問題，判斷技術(shù)手段是否公開充分；另一方面，不再以未記載的現(xiàn)有技術(shù)作為判斷要件。只要有現(xiàn)有技術(shù)，說明書就不必記載，也不必以是否存在指引為前提。因?yàn)?，根?jù)本領(lǐng)域的技術(shù)人員的定義，其可以根據(jù)所要解決的技術(shù)問題，具有尋找獲知現(xiàn)有技術(shù)的能力，不存在必須說明書指引問題。

遺憾的是，本案審理未在現(xiàn)有技術(shù)檢索的前提下進(jìn)行評(píng)述，而認(rèn)為公開充分必須以說明書存在足夠的現(xiàn)有技術(shù)指引為前提，實(shí)質(zhì)是將說明書撰寫提出極高要求。

看起來人人都懂的法條，卻往往長著一張“普羅米修斯的臉”。如果不能建立體系化的思維，不能從立法本意去理解，不能看到法條之間的內(nèi)在聯(lián)系和區(qū)別，只能“看山是山，看水是水”，難以“看山不是山，看水不是水”，更無法達(dá)到“看山還是山，看水還是水”法律運(yùn)用的高超境界。這使得法律適用結(jié)論，只能看似合理、正確，實(shí)則偏頗、錯(cuò)誤。

據(jù)悉，“小i機(jī)器人”已經(jīng)準(zhǔn)備向最高院申請(qǐng)?jiān)賹?，這考驗(yàn)著最高司法機(jī)關(guān)的智慧……

來源：IPRdaily 編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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