專利權(quán)利要求的排序?qū)o效結(jié)果有影響嗎？

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文 / 鄭小粵 ? 廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司

本文系作者鄭小粵授權(quán)IPRdaily發(fā)表，并經(jīng)IPRdaily編輯，轉(zhuǎn)載須征得作者同意，并注明文章出處（微信：IPRdaily）

【小D導(dǎo)讀】

最近，網(wǎng)絡(luò)上有個很火的段子：“說話順序重要嗎？”類似地，對于專利無效案，也有這樣一個問題：專利權(quán)利要求的排序?qū)o效結(jié)果有影響嗎？

一項被授權(quán)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠?，往往既包括?dú)立權(quán)利要求，也包括從屬權(quán)利要求。其中每一項權(quán)利要求，無論是排在前面的獨(dú)立權(quán)利要求還是跟隨其后的從屬權(quán)利要求，都單獨(dú)地界定了各自不同的保護(hù)范圍。當(dāng)無效請求人請求無效時，需要逐一地去挑戰(zhàn)每一項權(quán)利要求。因此，有不少專利無效案，其最終的結(jié)果是“部分無效”，即有些權(quán)利要求被無效，其他的權(quán)利要求被維持。

以編號5W105028的專利無效案為例。該無效宣告請求涉及專利號為201120374769.1，申請日為2011年09月30日，授權(quán)公告日為2012年05月30日，發(fā)明名稱為“工業(yè)縫紉機(jī)用嵌入式伺服控制裝置”的實(shí)用新型專利。該專利授權(quán)公告時共有4項權(quán)利要求。針對該專利，請求人于2013年06月28日向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了無效宣告請求，理由包括權(quán)利要求1－4不符合專利法第22條第3款的關(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定等等，請求宣告該專利權(quán)利要求全部無效。

請求人的材料準(zhǔn)備得很充分，面對強(qiáng)勁的挑戰(zhàn)，專利權(quán)人要求力保權(quán)利要求3。為此，在答辯期間內(nèi)，專利權(quán)人有兩種可選的對策，對策一是放棄修改機(jī)會，以不變應(yīng)萬變，依據(jù)原權(quán)利要求進(jìn)行答辯；對策二是主動修改權(quán)利要求，針對修改后的權(quán)利要求進(jìn)行答辯。

采用對策一，則所依據(jù)的原權(quán)利要求如下：

1.工業(yè)縫紉機(jī)用嵌入式伺服控制裝置，其特征在于：在縫紉機(jī)機(jī)頭的一側(cè)安裝有獨(dú)立的驅(qū)動電機(jī)（1），驅(qū)動電機(jī)（1）的電機(jī)軸（2）與機(jī)頭內(nèi)的縫紉機(jī)主軸連接，驅(qū)動電機(jī)（1）的外側(cè)設(shè)置有電機(jī)罩（3），電機(jī)罩（3）內(nèi)設(shè)置有與驅(qū)動電機(jī)電連接的電路板，所述的驅(qū)動電機(jī)（1）通過插拔件與驅(qū)動電機(jī)的電路板電連接，電機(jī)罩（3）的一側(cè)設(shè)置有一個以上的功能輸出插座（8）、另一側(cè)設(shè)置有功能操作面板，功能操作面板上設(shè)置有數(shù)顯顯示屏（4）及功能按鍵（11）。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的工業(yè)縫紉機(jī)用嵌入式伺服控制裝置，其特征在于：所述的驅(qū)動電機(jī)（1）的電機(jī)軸（2）通過聯(lián)軸器與機(jī)頭內(nèi)的縫紉機(jī)主軸連接。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的工業(yè)縫紉機(jī)用嵌入式伺服控制裝置，其特征在于：所述的驅(qū)動電機(jī)（1）通過插拔件與驅(qū)動電機(jī)的電路板電連接。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的工業(yè)縫紉機(jī)用嵌入式伺服控制裝置，其特征在于：所述的電機(jī)罩（3）的一側(cè)設(shè)置有盒蓋（10）。

采用對策二，則所針對的修改后的權(quán)利要求如下：

34.根據(jù)權(quán)利要求1所述的工業(yè)縫紉機(jī)用嵌入式伺服控制裝置，其特征在于：所述的電機(jī)罩（3）的一側(cè)設(shè)置有盒蓋（10）。

其中，原權(quán)利要求有4項，修改后的權(quán)利要求有3項。修改后的權(quán)利要求1實(shí)質(zhì)上就是原權(quán)利要求3，換句話說，修改后的權(quán)利要求1的技術(shù)方案與原權(quán)利要求3的技術(shù)方案是一樣一樣的，變化僅在于，原來的從屬權(quán)利要求3被提升為新的獨(dú)立權(quán)利要求1，這種權(quán)利要求的次序調(diào)整居然會影響到判斷該項技術(shù)方案是否具有創(chuàng)造性嗎？也就是說，會影響到該項權(quán)利要求能否被無效嗎？

正如該無效案的行政裁決書中所闡述：權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案與一份現(xiàn)有技術(shù)相比較時，不能孤立地看權(quán)利要求中的各個技術(shù)特征是否在現(xiàn)有技術(shù)中公開，而是需要結(jié)合發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題將相關(guān)的技術(shù)特征作為一個整體，再來看現(xiàn)有技術(shù)中是否公開同樣的發(fā)明構(gòu)思。

根據(jù)上述原理，當(dāng)判斷一項權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)是否具有創(chuàng)造性時，不僅僅需要考慮其中的各個技術(shù)特征，還需要結(jié)合發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題！對于原權(quán)利要求，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題主要對應(yīng)于原獨(dú)立權(quán)利要求1，對于修改后的權(quán)利要求，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題則對應(yīng)于新獨(dú)立權(quán)利要求1，也就是對應(yīng)于原來的從屬權(quán)利要求3。所以，將原來的從屬權(quán)利要求3提升到新的獨(dú)立權(quán)利要求1，不僅僅是改變了權(quán)利要求的排序，也改變了發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，進(jìn)而影響到對該項權(quán)利要求的創(chuàng)造性判斷！

結(jié)果，專利局復(fù)審委于2014年1月8日對該無效案作出決定：宣告201120374769.1 號實(shí)用新型專利部分無效，在專利權(quán)人主動提交的修改的權(quán)利要求（新的權(quán)利要求1－3）的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利有效，實(shí)現(xiàn)了專利權(quán)人所預(yù)期的目的。

可見，在專利無效案中，專利權(quán)人要珍惜主動修改權(quán)利要求的機(jī)會。因為，對于一項權(quán)利要求，其實(shí)質(zhì)內(nèi)容固然重要，其排序有時也很重要，往往關(guān)聯(lián)到發(fā)明的主要目的，發(fā)明的積極效果，等等。恰好比：“如果你說一個女大學(xué)生，晚上去夜總會陪酒，聽起來不太好；可如果你說一個夜總會小姐，白天堅持去大學(xué)聽課，就滿滿的正能量了。如果你說你是一個學(xué)者，開了個公司，會被鄙視，認(rèn)為你俗，是斯文敗類；可是如果你說你是一個商人，經(jīng)商之余還鉆研學(xué)術(shù)，別人就會肅然起敬，尊稱你為儒商了?！?

來源：IPRdaily 作者：鄭小粵 ? ?廣州華進(jìn)聯(lián)合專利商標(biāo)代理有限公司編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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