看apple如何把聲音申請(qǐng)為商標(biāo)保護(hù)?

【小D導(dǎo)讀】

手機(jī)鈴聲不但可做為商品，手機(jī)廠商也相繼聲請(qǐng)鈴聲作為商標(biāo)，包括Verizon、Nokia都將預(yù)設(shè)鈴聲申請(qǐng)商標(biāo)。但是，美國(guó)專利局如果判斷預(yù)設(shè)鈴聲沒有任何獨(dú)特性，則屬一般聲音，必須先取得識(shí)別性才可以注冊(cè)商標(biāo)，因此倘Apple尚未販賣iPhone，未啟動(dòng)以鈴聲為中心的營(yíng)銷行為，則后天識(shí)別性的證據(jù)根本還不存在，必須由Apple 建立后天識(shí)別性之后，才能聲請(qǐng)商標(biāo)之保護(hù)。

許多使用手機(jī)的消費(fèi)者都愿意額外付出費(fèi)用，使手機(jī)有與眾不同之鈴聲。因此，全球手機(jī)鈴聲產(chǎn)業(yè)，曾經(jīng)在2004年在創(chuàng)造了20 億美元之市場(chǎng)。2007年與2008年，手機(jī)鈴聲的產(chǎn)業(yè)雖有消退，但在美國(guó)仍有幾億美元市場(chǎng)。手機(jī)鈴聲不但可做為商品，手機(jī)廠商也相繼聲請(qǐng)鈴聲作為商標(biāo)，包括Verizon、Nokia都將預(yù)設(shè)鈴聲申請(qǐng)商標(biāo)。依照美國(guó)聯(lián)邦商標(biāo)法，聲音可以是商標(biāo)權(quán)保護(hù)目標(biāo)，只要非具功能性聲音且具有識(shí)別性，就具有商標(biāo)保護(hù)適格性，本文將以商標(biāo)為目標(biāo)，討論美國(guó)專利商標(biāo)上訴委員會(huì)對(duì)商標(biāo)識(shí)別性之認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。 2007年Nokia取得預(yù)設(shè)鈴聲作為其商標(biāo)。其他在美國(guó)專利商標(biāo)局已經(jīng)取得聲音商標(biāo)，包括20世紀(jì)福斯，電影米高梅公司所登記之獅吼，都可以在美國(guó)專利商標(biāo)局找到相關(guān)案例（注1）。因此，以聲音取得商標(biāo)的案例不在少數(shù)，特別是娛樂業(yè)、計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)都有許多聲音商標(biāo)。傳統(tǒng)上，商標(biāo)識(shí)別性之強(qiáng)弱，以文字商標(biāo)產(chǎn)生方式與行業(yè)使用文字方式二個(gè)要件，將商標(biāo)分類為獨(dú)創(chuàng)性、任意性、暗示性、描述性、通用性。獨(dú)創(chuàng)性、任意性、暗示性商標(biāo)均具有先天識(shí)別性，而描述性商標(biāo)必須取得后天識(shí)別性后才能注冊(cè)為商標(biāo)。比如，根據(jù)臺(tái)灣地區(qū)商標(biāo)識(shí)別性審查基準(zhǔn)，所謂獨(dú)創(chuàng)性商標(biāo)是指：“運(yùn)用智慧獨(dú)創(chuàng)所得，非沿用既有的詞匯或事物，且其本身不具特定既有的含義?！?。獨(dú)創(chuàng)性標(biāo)識(shí)創(chuàng)作的目的，多以用來(lái)區(qū)別商品或服務(wù)的來(lái)源。但是，這種獨(dú)創(chuàng)性商標(biāo)其識(shí)別性之概念，適用于聲音商標(biāo)之識(shí)別性有其困難。因?yàn)?，盡管許多聲音標(biāo)志，本身沒有特定含義，也非沿襲過(guò)去旋律與事物，其創(chuàng)作的目的也都是申請(qǐng)人用以區(qū)別商品與服務(wù)之來(lái)源，但是美國(guó)法一般認(rèn)為以聲音做為目標(biāo)之商標(biāo)，傳統(tǒng)商傳統(tǒng)理論應(yīng)有所修正，所有將聲音分為二類：（一）獨(dú)特性(unique)、差異性(different)、識(shí)別性(distinctive)；（二）一般(commonplace)性。前一類，具有先天識(shí)別性，后一類則不具識(shí)別性，因此在一般情況下，如果是一般的聲音，必須先在消費(fèi)者心中建立識(shí)別商品來(lái)源之效果，也就是透過(guò)消費(fèi)者使用該聲音之后，使消費(fèi)者聽到聲音而能與制造商產(chǎn)生連結(jié)。以Apple手機(jī)iPhone預(yù)設(shè)之鈴聲，在公開之前并無(wú)相似聲音，如果按照傳統(tǒng)的理論，該鈴聲具有“獨(dú)創(chuàng)性”符合具先天識(shí)別性鈴聲的資格，所以該鈴聲向美國(guó)專利商標(biāo)局申請(qǐng)時(shí)，不需要拿出后天識(shí)別性的證據(jù)。但是，美國(guó)專利局如果判斷預(yù)設(shè)鈴聲沒有任何獨(dú)特性，則屬一般聲音，必須先取得識(shí)別性才可以注冊(cè)商標(biāo)，因此倘Apple尚未販賣iPhone，未啟動(dòng)以鈴聲為中心的營(yíng)銷行為，則后天識(shí)別性的證據(jù)根本還不存在，必須由Apple 建立后天識(shí)別性之后，才能聲請(qǐng)商標(biāo)之保護(hù)。然而，2009年美國(guó)商標(biāo)上訴委員會(huì)在In re Vertex Group LLC 乙案（注2）中，更明確排除聲音具備識(shí)別性可能性，因此僅有在提供后天識(shí)別性的證據(jù)才能申請(qǐng)注冊(cè)，更大大顛覆傳統(tǒng)商標(biāo)識(shí)別性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。隨后在Nextel Communications v. Motorola, Inc。（注3），以及2013年在In rePowermat Inc。（注4），商標(biāo)訴訟暨訴愿委員會(huì)(TTAB)再次Powermat案件，均提到聲音不具先天識(shí)別性。聲音被注冊(cè)商標(biāo)，必須不能具有功能性，且具有識(shí)別性。對(duì)于所謂功能性之適用，有兩種情況：1.事實(shí)上與2.法理上的功能性。所謂事實(shí)上的功能性是指該特征在一般普遍感知或使用上層面具有功能性。所謂法理上的功能性是指該特征具有功能或是有經(jīng)濟(jì)之效用。在美國(guó)商標(biāo)法上，具有事實(shí)功能的特色，仍可能受到商標(biāo)保護(hù)，因?yàn)樵摫Ｗo(hù)不會(huì)阻礙競(jìng)爭(zhēng)，但如果具有法理功能的特征，則不能受到商標(biāo)保護(hù)，因?yàn)槿绱俗鳛闀?huì)阻礙競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)商標(biāo)案件中，有關(guān)商標(biāo)功能性理論應(yīng)用在聲音商標(biāo)，在Kawasaki Motors Corp. U.S.A. v. H-D MichiganInc。(注5)一案中有深入之討論。在Kawasaki Motors Corp. U.S.A. 中，Kawasaki對(duì)Harley-Davidson申請(qǐng)摩托車引擎的聲音做為商標(biāo)提出異議。在Harley-Davidson 申請(qǐng)案中，描述該聲音商標(biāo)為摩托車排氣管聲音的組成。法院認(rèn)為必須是否該聲音商標(biāo)之申請(qǐng)，應(yīng)考慮該聲音具有馬達(dá)聲音特色、是否其他制造商把馬達(dá)以同樣方式組合，則同樣的聲音也會(huì)產(chǎn)生。 TTAB在該案中，并無(wú)實(shí)質(zhì)解決該功能性的問題，但是主張應(yīng)考慮核準(zhǔn)Harley-Davidson申請(qǐng)摩托車引擎的聲音做為商標(biāo)，是否將排除制造商使用該摩托車引擎之組合。因此，在本案TTAB認(rèn)為聲音可能具有功能性，于核準(zhǔn)商標(biāo)時(shí)也應(yīng)注意是否有功能性之問題。 1947年美國(guó)國(guó)家廣播公司，申請(qǐng)聲音商標(biāo)來(lái)保護(hù)三響音階，但直到1978年TTAB才表示該聲音獲得保護(hù)。在In re General ElectricBroadcasting Co。(注6)中，TTAB肯認(rèn)聲音可以做為商標(biāo)申請(qǐng)目標(biāo)：“聲音標(biāo)志取決于聽眾的聽覺認(rèn)知，聲音本身可能不過(guò)有如白駒過(guò)隙，當(dāng)然聲音也可能本質(zhì)上具有差別性或獨(dú)特，足以喚起聽眾的心靈潛在意識(shí)或是喚起聽眾對(duì)于某一來(lái)源與事件相關(guān)聯(lián)(注7)?！? 在In re General Electric Broadcasting Co。中，TTAB檢視了廣播臺(tái)對(duì)定期船鈴鳴響聲音申請(qǐng)注冊(cè)之適格性，TTAB認(rèn)為商標(biāo)的目標(biāo)并無(wú)要求必須以圖像形式呈現(xiàn)，因此一聲音要能夠指示來(lái)源，縱使無(wú)法以圖像表達(dá)仍具有商標(biāo)適格性。General Electric 案中，TTAB認(rèn)為船鈴鳴響并不具有先天識(shí)別性，因?yàn)樵撀曇魹橐黄毡槁曇?，與其他船只鳴響聲音相似，因此，不具聲音識(shí)別性，要求申請(qǐng)人在注冊(cè)該商標(biāo)時(shí)需要提出后天識(shí)別性的證據(jù)。識(shí)別性在聲音商標(biāo)審查中一直扮演著重要的角色，1978年General Electric，TTAB對(duì)于聲音識(shí)別性與適格性意見，一直拘束TTAB和聯(lián)邦法院。在General Electric案中，聲音商標(biāo)識(shí)別性強(qiáng)弱不同于傳統(tǒng)商標(biāo)識(shí)別性之理論而被分為二類，其一為一般聲音，其二為具先天識(shí)別性聲音。一般聲音需要提供后天識(shí)別性的證據(jù)，但如果被認(rèn)定為先天識(shí)別性的聲音則無(wú)須再提供識(shí)別性之證據(jù)。因此，當(dāng)法律或商標(biāo)局如果認(rèn)定聲音為一般聲音，例如，在Ride the Ducks LLC v. Duck Boat Tours, Inc(注8). 一案，法院裁定鴨子的叫聲為一般聲音，因?yàn)樵撀曇魹橐话愦蟊娭ぃ虼?，鴨子的叫聲不具有先天識(shí)別性，所以在提出商標(biāo)注冊(cè)時(shí)仍需要有后天識(shí)別性的證據(jù)。在Ride the Ducks LLC 乙案登記注冊(cè)就是一般鴨子叫聲，難以稱上有任何創(chuàng)作可言，然而機(jī)械音并非自然界具有聲音，是否可以排除先天識(shí)別性之適用？一直以賴TTAB并無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn)，直到2009年VertexGroup才有較確定見解。 2009年Vertex Group 這個(gè)案件引起美國(guó)實(shí)務(wù)人士的討論，主要是因?yàn)槊绹?guó)商標(biāo)上訴委員會(huì)(TTAB)，提出一個(gè)聲音商標(biāo)申請(qǐng)限制。TTTB認(rèn)為如果聲音是由產(chǎn)品正常操作下所發(fā)出的聲音，那么所發(fā)出的聲音為不具先天識(shí)別性的商標(biāo)，申請(qǐng)人必須提出已經(jīng)建立第二重意義的證據(jù)之后，才能申請(qǐng)商標(biāo)保護(hù)。本案Vertex Group是以 “AmberWatch”的聲音來(lái)申請(qǐng)商標(biāo)保護(hù)，因?yàn)樯虡?biāo)局駁回聲請(qǐng)，因而駁回處分提出上訴。TTAB 審理時(shí)，發(fā)現(xiàn)VertexGroup公司是以給小孩使用的一組合式手表與個(gè)人警報(bào)器來(lái)開發(fā)AmberWatch，這樣的設(shè)計(jì)本是為了幫助家長(zhǎng)保護(hù)小孩免于綁架或是其他犯罪。因此，該手表主要功能在于可以發(fā)出115分貝訊號(hào)，Vertex Group并主張這樣的訊號(hào)，在超過(guò)一個(gè)足球范圍的距離之內(nèi)都可以聽到。 Vertex Group的商標(biāo)申請(qǐng)案，包括兩個(gè)不同商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，二個(gè)申請(qǐng)都與警報(bào)器的聲音有關(guān)。其一為小孩手鐲的個(gè)人安全警報(bào)器，用來(lái)阻遏和預(yù)防小孩綁架。其二為個(gè) 人安全警報(bào)器。兩個(gè)申請(qǐng)案中也都說(shuō)明商品具有識(shí)別性，Vertex Group并表明在交易上使用該商標(biāo)之意圖。但是審查官拒絕這兩項(xiàng)申請(qǐng)，審查官認(rèn)為Vertex Group的商標(biāo)申請(qǐng)案，欠缺具備商標(biāo)功能之基礎(chǔ)，因?yàn)樗暾?qǐng)為數(shù)個(gè)單音，不足以具有識(shí)別性。 TTAB就Vertex Group的申請(qǐng)案加以審理后，TTAB仍然駁回其上訴。在Vertex Group案中，TTAB再度重申聲音商標(biāo)能作為商標(biāo)之目標(biāo)。但是在判斷商標(biāo)識(shí)別性時(shí)，TTAB遵守General Electric’s 對(duì)于一般聲音和具先天識(shí)別性聲音的區(qū)別的標(biāo)準(zhǔn)。 TTAB主張，如果屬于一般聲音必須要提出擁有后天識(shí)別性之證據(jù)，如果是先天識(shí)別性的聲音則不須提出后天識(shí)別性的證據(jù)，必須證明該聲音可以指示出某一特定產(chǎn)品或服務(wù)。TTAB 進(jìn)一步指出，申請(qǐng)案是以產(chǎn)品在通常運(yùn)作下發(fā)出的聲音作為目標(biāo)，以提出該商品之商標(biāo)注冊(cè)，那么只有提出后天識(shí)別性的證據(jù)，才可獲得注冊(cè)之保護(hù)。所謂“以產(chǎn)品通常運(yùn)作產(chǎn)生的聲音作為該商品商標(biāo)的的產(chǎn)品”，TTAB也提供相關(guān)案例：包括鬧鐘、其他含有聲音警報(bào)和訊號(hào)的裝置、電話、警報(bào)產(chǎn)品都屬這類產(chǎn)品。如果被納入此類產(chǎn)品，仍以機(jī)械音作為目標(biāo)，必須提供后天識(shí)別性的證明。TTAB把此新認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)適用在Vertex Group的申請(qǐng)案上，因而確認(rèn)商標(biāo)局駁回商標(biāo)申請(qǐng)之處分。 2009年在Nextel Communications v. Motorola, Inc.，TTAB再對(duì)對(duì)于機(jī)械音商標(biāo)問題進(jìn)行審理，TTAB指出Motorola以電子線性調(diào)頻聲音(electronic chirp)作為手機(jī)商品商標(biāo)的目標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)申請(qǐng)，但是使用手機(jī)消費(fèi)者本來(lái)就預(yù)期手機(jī)類商品會(huì)一種發(fā)出聲音商品，因此如同TTTB在Vertex Group案件所建立之標(biāo)準(zhǔn)：“在正常操作下會(huì)發(fā)出聲音的機(jī)具，機(jī)械音不具先天識(shí)別性?！盡otorola以機(jī)器音申請(qǐng)聲音商標(biāo)必須先具備商標(biāo)后先識(shí)別性才能注冊(cè)。 Nextel Communications v. Motorola, Inc。乙案，起因于2003年4月，Motorola向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)蟲鳥叫聲為聲音商標(biāo)，申請(qǐng)案中描述該聲音如同一電子蟲鳥鳴聲，并由24毫秒節(jié)奏、 1800頻率組成，將使用在手機(jī)或是雙向無(wú)線電。Motorola并主張其在1996年4月第一次使用該聲音。Nextel則基于兩個(gè)理由反對(duì)該注冊(cè)，主張Motorola并未在一般商業(yè)交易習(xí)慣下使用該蟲鳥鳴聲為商標(biāo)，以及該蟲鳥鳴聲不具有先天識(shí)別性，且無(wú)后天識(shí)別性。 TTAB于本案確認(rèn)Vertex Group所建立標(biāo)準(zhǔn)，因此維持商標(biāo)局駁回Motorola的申請(qǐng)。Motorola雖主張?jiān)撋虡?biāo)具有先天識(shí)別性，但是TTAB審理后并判定：該蟲鳥鳴聲已經(jīng)與手機(jī)的使用本身產(chǎn)生連結(jié)關(guān)系，因此不具先天識(shí)別性。Nextel Communications案，TTAB不但重述Vertex Group判斷的標(biāo)準(zhǔn)，并且再度確認(rèn)是用Vertex Group所建立判斷標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品類別，包括手機(jī)，以及器具本身可發(fā)出聲音，都落入一般使用方式下發(fā)出聲音的商品種類。因此，在Vertex Group判斷標(biāo)準(zhǔn)，手機(jī)發(fā)出的該聲音不具備先天識(shí)別性，且唯有在出示后天識(shí)別性證據(jù)的情況下才能得到保護(hù)。科技業(yè)的發(fā)展與產(chǎn)品的多樣性，使得可作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的目標(biāo)越來(lái)越多，產(chǎn)業(yè)為使其產(chǎn)品得到完善的保護(hù)，并且避免其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的仿冒，自產(chǎn)品的創(chuàng)新到產(chǎn)品特色，善用知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略，結(jié)合不同知識(shí)產(chǎn)權(quán)特性加以保護(hù)產(chǎn)品。在政策上，各國(guó)商標(biāo)保護(hù)，雖然朝向放寬各種目標(biāo)適格性，但是仍以不公平競(jìng)爭(zhēng)作為檢核點(diǎn)。在商標(biāo)保護(hù)領(lǐng)域，具有識(shí)別性的標(biāo)志除非具有功能性，否則可申請(qǐng)為商標(biāo)。因此過(guò)去不被承認(rèn)之“單一顏色”、“產(chǎn)品包裝”、“商品概念店室內(nèi)裝潢”、“氣味”、“嗅覺”、“聲音”、“美術(shù)著作物”等目標(biāo)，各國(guó)主管機(jī)關(guān)都明示或默示其得以商標(biāo)保護(hù)，但強(qiáng)調(diào)必須取得后天識(shí)別性之門坎。整體而言，在開放商標(biāo)注冊(cè)目標(biāo)同時(shí)，主管機(jī)關(guān)更著重“功能性”之審查、與后天識(shí)別性之建立。

原標(biāo)題：看apple如何把聲音申請(qǐng)為商標(biāo)保護(hù)

來(lái)源：新浪網(wǎng) 作者：葉云卿編輯：周海峰 IPRdaily

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