商標(biāo)評(píng)審程序中對(duì)“相同的事實(shí)和理由”的認(rèn)定

作者：臧寶清  國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法實(shí)施條例第六十二條規(guī)定：申請(qǐng)人撤回商標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)的，不得以相同的事實(shí)和理由再次提出評(píng)審申請(qǐng)。國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)）對(duì)商標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)已經(jīng)作出裁定或者決定的，任何人不得以相同的事實(shí)和理由再次提出評(píng)審申請(qǐng)。但是，經(jīng)不予注冊(cè)復(fù)審程序予以核準(zhǔn)注冊(cè)后向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出宣告注冊(cè)商標(biāo)無效申請(qǐng)的除外。在商標(biāo)評(píng)審程序中，適用“一事不再理”原則的核心在于對(duì)“相同的事實(shí)和理由”的界定。我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法實(shí)施條例禁止提出具有相同的“事實(shí)和理由”的評(píng)審申請(qǐng)，反之即只要事實(shí)和理由其中之一或者兩者全部不相同，則均應(yīng)被受理。

第一，相同的理由。

關(guān)于相同理由的認(rèn)定，相對(duì)較為簡(jiǎn)單。一般情況下，我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法不同的實(shí)體確權(quán)條款對(duì)應(yīng)著不同的理由，部分條款，如我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法第三十二條前后兩段對(duì)應(yīng)著不同的理由，而前半段又因在先權(quán)利類型的不同，分為多種理由，第十條第一款第（八）項(xiàng)、第四十四條第一款等亦對(duì)應(yīng)著不同的理由。雖然不同確權(quán)實(shí)體條款之間可能存在競(jìng)合的情況，但作為評(píng)審理由之間的界分應(yīng)該是清晰的。

第二，相同的事實(shí)。

實(shí)踐中，難點(diǎn)在于對(duì)相同的事實(shí)的認(rèn)定，因?yàn)樯虡?biāo)評(píng)審事實(shí)的認(rèn)定需要證據(jù)予以支持，所以關(guān)于相同事實(shí)的認(rèn)定，集中在對(duì)于證據(jù)的甄別判定。從商標(biāo)評(píng)審案件的審理結(jié)果來倒推，最后未認(rèn)定構(gòu)成“一事”的，均在于后案的證據(jù)與前案相比有實(shí)質(zhì)性的不同，從而導(dǎo)致案件事實(shí)認(rèn)定上出現(xiàn)根本性變化，案件的審理結(jié)論隨之更改。如在第1735830號(hào)“朗文教育LOMOND及圖”商標(biāo)爭(zhēng)議糾紛案中，人民法院作出判決認(rèn)為，證據(jù)作為認(rèn)定事實(shí)的依據(jù)，屬于事實(shí)的一部分。由于培生教育出版社有限公司（下稱培生公司）在商標(biāo)異議階段提交的證據(jù)明顯少于商標(biāo)爭(zhēng)議階段所提交的證據(jù)，即培生公司在商標(biāo)爭(zhēng)議階段提出了不同于商標(biāo)異議階段的證據(jù)和事實(shí)，故未違反“一事不再理”原則。

同理，在認(rèn)定構(gòu)成“一事”的情況，則是認(rèn)為后案證據(jù)與前案相比無實(shí)質(zhì)性不同。在第1313506號(hào)“寶馬A8”商標(biāo)爭(zhēng)議糾紛案中，爭(zhēng)議申請(qǐng)人兩次提出爭(zhēng)議，理由中均包含其在先商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)并據(jù)此請(qǐng)求撤銷爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為申請(qǐng)人在提出第二次爭(zhēng)議時(shí)提出的關(guān)于馳名商標(biāo)的主張屬于以相同的事實(shí)和理由提出，不予支持。人民法院作出判決維持了商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的被訴裁定，認(rèn)為申請(qǐng)人在提出第二次爭(zhēng)議申請(qǐng)時(shí)，為支持其提出的關(guān)于馳名商標(biāo)的主張所提交的證據(jù)與第一次爭(zhēng)議申請(qǐng)時(shí)所提證據(jù)相比，多了一份國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）作出的異議裁定、《財(cái)富》500強(qiáng)公司歷年名單、《商業(yè)周刊》全球最有價(jià)值的100個(gè)品牌、德國(guó)最有價(jià)值品牌前20名、《全球名車錄》歷年報(bào)道。由于證據(jù)相關(guān)性、證明力等方面的問題，故上述證據(jù)未能對(duì)商評(píng)委基于根據(jù)2001年10月27日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議《關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)商標(biāo)法〉的決定》第二次修正的商標(biāo)法（下稱第二次修正的商標(biāo)法）第十三條第二款的審查產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，商標(biāo)局作出的被訴裁定認(rèn)定構(gòu)成以相同的事實(shí)和理由再次提出評(píng)審申請(qǐng)并無不當(dāng)。

第三，關(guān)于“相同的事實(shí)”認(rèn)定的幾種標(biāo)準(zhǔn)。

從以上案件的對(duì)比中，似乎難以對(duì)于認(rèn)定不構(gòu)成“一事”的證據(jù)的差異作精確的定量分析，后案受理與否的決定性的因素仍在于商標(biāo)評(píng)審人員或者法官對(duì)于案件實(shí)體處理的認(rèn)定。雖然如此，從相關(guān)案件處理中關(guān)于不構(gòu)成“一事”的證據(jù)認(rèn)定的表述看，“不再理”與“再理”之間在形式上仍然存在以下幾個(gè)劃分標(biāo)準(zhǔn)：

其一，證據(jù)的種類的不同。

如在第3820113號(hào)“巴盧瑪BALUMA及圖”商標(biāo)爭(zhēng)議糾紛案中，人民法院作出判決認(rèn)為，申請(qǐng)人提出第二次爭(zhēng)議申請(qǐng)時(shí)提交的經(jīng)銷合同、《合眾商情》、婚姻登記檔案證明均在第一次提出爭(zhēng)議申請(qǐng)時(shí)未提交，可視為基于不同的事實(shí)提出的新的爭(zhēng)議申請(qǐng)。后案新提交的不同類型的證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)了原案證據(jù)在證明力方面的不足，從而亦改變了原裁定的結(jié)論。

其二，證據(jù)數(shù)量的不同。

上述“朗文教育LOMOND及圖”商標(biāo)爭(zhēng)議糾紛案中，申請(qǐng)人在商標(biāo)爭(zhēng)議程序中所提交的證據(jù)數(shù)量（其中也包括了證據(jù)種類的不同）遠(yuǎn)多于其在商標(biāo)異議程序中的證據(jù)數(shù)量，從而導(dǎo)致案件的定性改變。

其三，證據(jù)所證明問題的角度不同。

在第1907456號(hào)“益母草及圖”商標(biāo)爭(zhēng)議糾紛案中，爭(zhēng)議商標(biāo)經(jīng)異議復(fù)審程序予以核準(zhǔn)注冊(cè)，在異議復(fù)審理由中包括了爭(zhēng)議商標(biāo)（被異議商標(biāo)）直接反映了商品的原材料等特點(diǎn)，缺乏顯著性的理由，申請(qǐng)人提交了包裝袋作為證據(jù)，異議復(fù)審裁定未支持該項(xiàng)理由。在爭(zhēng)議中申請(qǐng)人又提出第二次修正的商標(biāo)法第十一條第一款第（二）項(xiàng)的理由，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)未予評(píng)述該理由。人民法院判決撤銷商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的被訴裁定，認(rèn)為程序違法，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)應(yīng)該對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)是否違反第二次修正的商標(biāo)法第十一條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，原因在于商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的被訴裁定中所涉及的證據(jù)與異議復(fù)審裁定所依照的證據(jù)不同，所要證明該問題的角度不同。在商標(biāo)異議復(fù)審裁定中所依照的證據(jù)用以證明相關(guān)企業(yè)使用“益母草”文字的目的，是為了描述產(chǎn)品的原料特點(diǎn)，以及在衛(wèi)生巾等商品中添加益母草成份已成為行業(yè)慣例。而在爭(zhēng)議裁定中的證據(jù)用以證明“益母草”不但表明了產(chǎn)品的原料特點(diǎn)，還進(jìn)一步表明了功能和用途。因此兩份裁定并非基于同樣的事實(shí)和理由。

其四，從證據(jù)的形成時(shí)間等因素考量。在“采樂”商標(biāo)爭(zhēng)議糾紛案的再審判決中，最高人民法院明確：所謂新的事實(shí)應(yīng)該是以新證據(jù)證明的事實(shí)，而新證據(jù)應(yīng)該是在裁定或者決定之后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù)，或者確實(shí)是在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規(guī)定期限內(nèi)不能提供的證據(jù)。專利審查指南則對(duì)前案中理由和證據(jù)在后案中的采信提供了出口：如果再次提出的無效宣告請(qǐng)求的理由或者證據(jù)因時(shí)限等原因未被在先的無效宣告請(qǐng)求審查決定所考慮，則該請(qǐng)求不屬于上述（即以同樣的理由和證據(jù)再次提出無效宣告請(qǐng)求）不予受理和審理的情形。上述最高人民法院判決和專利審查指南對(duì)證據(jù)的認(rèn)定一“緊”一“松”，二者所規(guī)范的情形不同：前者要求后案中的證據(jù)是前案所未涉及到的證據(jù)，后者則保證前案中未審查認(rèn)定的證據(jù)能夠順利進(jìn)入后案的審查。上述“采樂”案中，法院判決要求新的事實(shí)須有新證據(jù)的支持，而對(duì)“新證據(jù)”的界定條件基本上采取了與民事訴訟中“新的證據(jù)”同一標(biāo)準(zhǔn)，顯然較為嚴(yán)格，但對(duì)于限制隨意再次提出評(píng)審申請(qǐng)、維護(hù)原裁定所形成的法律秩序的安定性來說，是必要的。

另外，即使所援引的法條和具體的理由相同，但在基于在先商標(biāo)提出請(qǐng)求的案件中，如果該在先商標(biāo)并非同一件商標(biāo)，也應(yīng)視為不同的事實(shí)。如在第4018526號(hào)“淮海HUAIHAI及圖”商標(biāo)爭(zhēng)議糾紛案中，商標(biāo)異議程序中當(dāng)事人提出了引證商標(biāo)一，爭(zhēng)議程序中除引證商標(biāo)一外，又提出了引證商標(biāo)二，事實(shí)發(fā)生了變化。當(dāng)然，實(shí)踐中也有判決認(rèn)為此種情形為“新的理由”。

來源：cipnews

編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷

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