已注冊馳名商標(biāo)能否依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定在相同或類似商品

9年前

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作者：楊靜安超凡知識產(chǎn)權(quán)

來源：IPRdaily

現(xiàn)行《商標(biāo)法》針對已注冊馳名商標(biāo)保護(hù)問題規(guī)定在第十三條第三款：“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。那么，在法無明文規(guī)定的情況下，請求對已注冊馳名在相同或類似商品上進(jìn)行保護(hù)到底是否有適用《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定的余地呢？如果有，又應(yīng)當(dāng)滿足什么樣的前提條件或者說受到什么樣的限制呢？

現(xiàn)行《商標(biāo)法》針對已注冊馳名商標(biāo)保護(hù)問題規(guī)定在第十三條第三款：“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用?！痹摋l款明確規(guī)定了已注冊馳名商標(biāo)在“不相同或者不相類似商品”上受保護(hù)的問題，但沒有就能否在“相同或者類似商品”上受保護(hù)做出規(guī)定。并且，除此之外，《商標(biāo)法》及其實(shí)施條例、司法解釋等也沒有其他任何關(guān)于適用《商標(biāo)法》第十三條對馳名商標(biāo)在相同或類似商品上予以保護(hù)的規(guī)定。

但是，從邏輯上講，既然已注冊馳名商標(biāo)在不相同或者不類似商品上都可以受到保護(hù)，在相同或類似商品上就更應(yīng)該受到保護(hù)。那么，在法無明文規(guī)定的情況下，請求對已注冊馳名在相同或類似商品上進(jìn)行保護(hù)到底是否有適用《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定的余地呢？如果有，又應(yīng)當(dāng)滿足什么樣的前提條件或者說受到什么樣的限制呢？

在筆者代理的“錦竹JINZHU及圖形”商標(biāo)無效宣告及行政訴訟案中，系爭商標(biāo)于1984年9月15日注冊，指定商品為第33類“酒”等，在先注冊的引證商標(biāo)“綿竹及圖”同樣指定使用在第33類“酒”商品上，引證商標(biāo)權(quán)利人劍南春公司于2010年6月依據(jù)當(dāng)時《商標(biāo)法》第十三條第二款規(guī)定（對應(yīng)現(xiàn)《商標(biāo)法》第十三條第三款，下同）提起無效宣告，請求對引證商標(biāo)“綿竹及圖”給予馳名商標(biāo)保護(hù)。人民法院審理認(rèn)為：“雖然爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)核定使用在相同商品上，該情形與《商標(biāo)法》第十三條第二款的具體表述并不完全對應(yīng)，但《商標(biāo)法》第十三條第二款的規(guī)定旨在給予馳名商標(biāo)較之于一般注冊商標(biāo)更強(qiáng)的保護(hù)。因此，雖然該款未對在相同或者類似商品上復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)的情形予以明確規(guī)定，但探究該條款的立法原意并考慮法律的當(dāng)然解釋方法，在相同或者類似商品上復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)的情形，相對于在不相同或者不類似商品上更有適用《商標(biāo)法》第十三條第二款規(guī)定的理由?！保?012）一中知行初字第3359號行政判決書

上述判決說理很好地解答了筆者提出的第一個問題，即，已注冊馳名商標(biāo)可以適用《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定在相同或類似商品上予以保護(hù)。理由在于兩個方面，一是探究《商標(biāo)法》第十三條該款規(guī)定旨在給予馳名商標(biāo)較之于一般注冊商標(biāo)更強(qiáng)保護(hù)的立法原意，二是運(yùn)用法律的當(dāng)然解釋方法。

與上述“錦竹JINZHU及圖形”案審理思路相同，人民法院在“蘋果男人APPLES MAN”案和“安箕富強(qiáng)及圖”案中均持同樣的觀點(diǎn)：

“蘋果男人APPLES MAN”案中，人民法院認(rèn)為：“商標(biāo)法第十三條第二款對在‘不相同或者不相類似’商品上復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已注冊馳名商標(biāo)而申請商標(biāo)注冊的行為予以禁止，因此對本案在相同及類似商品上翻譯馳名的兩引證商標(biāo)的注冊爭議商標(biāo)的行為更應(yīng)屬于該條款所禁止的內(nèi)容?！?。（2008）高行終字第274號行政判決書

“安箕富強(qiáng)及圖”案中，人民法院指出：“2001年《商標(biāo)法》第十三條第二款的規(guī)定旨在給予馳名商標(biāo)強(qiáng)于未馳名商標(biāo)的特別保護(hù)，雖然該款未對在相同或者類似商品上復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)的情形予以明確規(guī)定，但探究該條款的立法原意并考慮法律的當(dāng)然解釋方法，在相同或者類似商品上復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)注冊的馳名商標(biāo)的情形，有比在不相同不相類似的商品上更應(yīng)適用2001年《商標(biāo)法》第十三條第二款的理由?！保?010）一中知行初字第3002號行政判決書

綜上，從可行性的角度來看，已注冊馳名商標(biāo)有適用《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定在相同或類似商品上予以保護(hù)的余地。但是，在《商標(biāo)法》無明確規(guī)定的情況下，同時基于維護(hù)法律規(guī)定體系性的考慮，適用《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定給予馳名商標(biāo)在相同或類似商品上的保護(hù)，還應(yīng)當(dāng)考慮必要性問題。若非必要，不應(yīng)適用。

按照《商標(biāo)法》，商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中涉及“相同或類似商品”的商標(biāo)權(quán)沖突問題，主要由第三十條來調(diào)整：“申請注冊的商標(biāo)……同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請，不予公告。”在適用該規(guī)定時，請求保護(hù)的商標(biāo)的知名度，可以作為“近似”判斷的考量因素，知名度越高越利于保護(hù)，而如果請求保護(hù)的注冊商標(biāo)達(dá)到“馳名商標(biāo)”的知名程度，則有機(jī)會受到更大力度的保護(hù)。

但結(jié)合《商標(biāo)法》對商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件的程序性規(guī)定來看，并非針對所有“相同或類似商品”上的商標(biāo)權(quán)沖突情形，上述第三十條規(guī)定都有適用的空間。一般來講，若一枚商標(biāo)注冊時間較長，其投入使用后形成特定市場秩序的可能性會比較大，因此，基于維護(hù)市場秩序穩(wěn)定性的考慮，《商標(biāo)法》針對已注冊商標(biāo)的無效宣告規(guī)定了五年追溯期限。具體體現(xiàn)在《商標(biāo)法》第四十五條：“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。對惡意注冊的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時間限制?！憋@然，按照該規(guī)定，如果他人在“相同或類似商品”上的相同近似商標(biāo)已經(jīng)注冊滿五年，提起無效宣告時再無適用《商標(biāo)法》第三十條的空間，此時適用《商標(biāo)法》第三十條規(guī)定給予馳名商標(biāo)在相同或類似商品上的保護(hù)，在程序上無法實(shí)現(xiàn)。

但是，上述條款中的但書規(guī)定：“對惡意注冊的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時間限制?！币虼耍槍σ呀?jīng)注冊滿五年的商標(biāo)提起無效宣告，請求給予馳名商標(biāo)在相同或類似商品上的保護(hù)，在《商標(biāo)法》第三十條規(guī)定無法適用的情況下，就只能尋求《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定的適用空間，以真正實(shí)現(xiàn)《商標(biāo)法》對馳名商標(biāo)給予特殊保護(hù)的立法本意。

上述“錦竹JINZHU及圖形”案和“安箕富強(qiáng)及圖”均屬于這一情形。人民法院在“錦竹JINZHU及圖形”案中指出：“在涉及馳名商標(biāo)的評審申請期限與涉及一般注冊商標(biāo)的評審期限并不相同的情況下，對涉及馳名商標(biāo)的評審申請，應(yīng)當(dāng)適用較長的評審期限，從而真正體現(xiàn)《商標(biāo)法》對馳名商標(biāo)加以特殊保護(hù)的立法本意?！?/p>

綜上，盡管《商標(biāo)法》第十三條規(guī)定未明確規(guī)定給予已注冊馳名商標(biāo)在相同或類似商品上的保護(hù)，但并非沒有適用的余地。只不過，本文認(rèn)為，一般情況下應(yīng)當(dāng)尋求更為合適的其他依據(jù)，只有在受限于《商標(biāo)法》五年無效宣告期限，其他依據(jù)無法適用的情況下，為了實(shí)現(xiàn)對已注冊馳名商標(biāo)更長的保護(hù)期限，才有必要考慮適用第十三條規(guī)定。

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作者：楊靜安超凡知識產(chǎn)權(quán)

整理：IPRdaily王夢婷

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