從無效的角度淺談專利文件中的撰寫問題 ——議搜狗訴百度輸入法

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一、引言

拜讀了孟憲功律師的《淺析：專利維權發(fā)展的新動向》文章后，筆者感觸很大，據(jù)調查所知，近年來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭很大程度上體現(xiàn)在知識產(chǎn)權的維權上?？v觀全球各大企業(yè)，專利的競爭從幕后走向臺前，成為企業(yè)占領市場的重要手段。移動設備相關作為全球專利戰(zhàn)的主戰(zhàn)場，蘋果與三星專利之訴最為經(jīng)典。這場專利戰(zhàn)始于2009年，在2010年到2014年期間進入白熱化，現(xiàn)在已經(jīng)接近尾聲。

正如《淺析：專利維權發(fā)展的新動向》文章中談到，在11月23日，搜狗公司向上海知識產(chǎn)權法院和上海高級人民法院提起9項專利侵權訴訟，并提出了1.8億元的賠償要求，創(chuàng)下了我國專利訴訟索賠的新紀錄(1) 。本次訴訟所涉專利除了屬于輸入法核心技術的互聯(lián)網(wǎng)詞庫、智能組詞等技術外，還包括了顏文字/圖形輸入、圖片/表情輸入、網(wǎng)址補全與導航等周邊及個性化功能。其中，針對專利號為200610127154的專利（以下簡稱本專利），請求索賠金額就高達1億元。

下面，筆者基于多年的撰寫經(jīng)驗，從無效的角度淺談一下本專利文件中常見的撰寫問題。

二、本專利的基本審查信息

1、本專利的基本信息

本專利的申請?zhí)枮?00610127154，發(fā)明名稱為“一種向應用程序輸入藝術字/圖形的方法及系統(tǒng)”，申請日為2006年09月05日，授權公告日為2010年06月23日。本專利權利要求書一共有23項，其中有四項獨立權利要求。

2、本專利的基本審查信息

在實質審查過程中，本專利一共收到兩次審查意見通知書。

第一次審查意見通知書中僅僅指出了因權利要求書中存在“所述藝術字樣式包括但不限于”這種含義不確定的表述，導致權利要求不清楚，專利權人將“所述藝術字樣式包括但不限于”進行了刪除，克服了上述缺陷。

第二次審查意見通知書中指出，權利要求1-8，,12-20不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。對此，專利權人在權利要求1及12中增加了“通過輸入法平臺進行以下步驟”及“接收到鍵盤的按鍵消息后”技術特征，同時在說明書中的相應位置也增加了上述兩個技術特征。通過增加上述技術特征后，審查員認為本專利權利要求1-8，,12-20克服了第二次審查意見通知書中指出的不具備創(chuàng)造性的問題，并于2010年06月23日進行了授權公告。

三、本專利文件撰寫中存在的幾種問題

筆者通過從無效的角度分析本專利，發(fā)現(xiàn)本專利存在如下問題：

1、修改超范圍

專利權人在答復第二次審查意見時，在權利要求以及說明書中均增加了“通過輸入法平臺進行以下步驟”及“接收到鍵盤的按鍵消息后”技術特征，雖然審查員在審核時未對該修改進行質疑，但是筆者認為上述的技術特征均沒有在原始權利要求書及說明書文字記載的內容以及說明書附圖中能直接的、毫無疑義的確定出來，因此這樣的修改是不允許的。

2、缺少必要技術特征

本專利一共有四項獨立權利要求，分別為權利要求1、9、12及21，筆者認為該四項權利要求均存在“缺少必要技術特征”的問題，具體分析如下：

1）權利要求1中限定了建立鍵盤消息編碼與藝術字樣式的映射關系，但是未限定實現(xiàn)藝術字樣式是如何獲得的具體技術手段；另外權利要求1中也未限定實現(xiàn)從“建立鍵盤消息編碼與藝術字樣式的映射關系” 到“接收到鍵盤的按鍵消息后”之間的步驟是如何實現(xiàn)的具體技術手段，因此權利要求1缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術特征。

2）權利要求9保護一種向應用程序輸入藝術字/圖形的方法，但是未限定該方法的具體操作平臺的技術手段；另外權利要求9中也未限定實現(xiàn)從“建立鍵盤消息編碼-文字/文字串-藝術字樣式三者之間的映射關系”到“調用操作系統(tǒng)接口函數(shù)，獲取鍵盤消息編碼”之間步驟是如何實現(xiàn)的具體技術手段，因此權利要求9缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術特征。

3）權利要求12中未限定實現(xiàn)從“存儲單元”到“編碼接收單元”之間是如何銜接的具體技術手段，因此權利要求12缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術特征。

4）權利要求21保護一種向應用程序輸入藝術字/圖形的系統(tǒng)，但是未限定該系統(tǒng)的具體操作平臺的技術手段，也未限定實現(xiàn)從“存儲單元”到“編碼接收單元”之間是如何銜接的具體技術手段，因此權利要求21缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術特征。

3、得不到說明書支持

筆者經(jīng)過分析，發(fā)現(xiàn)本專利權利要求書中有多項存在權利要求得不到說明書支持的問題，具體如下：

1）涉案專利權利要求1限定技術方案為“建立鍵盤消息編碼與藝術字樣式的映射關系”，因權利要求1中的“映射關系”為功能限定，映射關系的方式及種類很多，而涉案專利說明書實施例部分則僅給出了映射關系為對于英文顯示，直接建立鍵盤消息編碼與ASCⅡ碼藝術字、ASCⅡ碼藝術圖形…的映射關系；對于中文顯示，可以建立編碼串（即鍵盤消息編碼）與文字/文字串、…的映射關系（參見說明書第【0061】段）。本領域技術人員有理由懷疑該映射關系所包括的其他的具體的映射關系不能解決涉案專利所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果。權利要求1還限定了“所述藝術字樣式包括：ASCⅡ碼藝術字、ASCⅡ碼藝術圖形、散光字、單行字符串、字符陣或者圖形”，所述包括表示開放式列舉，本領域技術人員有理由懷疑其他的藝術字樣式不能解決涉案專利所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果。因此，本專利權利要求1得不到說明書支持。

2）權利要求2限定技術方案為“所述藝術字樣式通過預存儲方式獲得或者通過預置算法獲得”，所述預存儲方式及預置算法均為功能性限定，本領域技術人員不能明了此功能還可以采用說明書未提到的其他替代方式來完成，并達到相同的技術效果，因此，本專利權利要求2得不到說明書支持。

3）權利要求12中限定的存儲單元、編碼接收單元、藝術字匹配單元以及輸出單元均為功能性限定，本領域技術人員不能明了上述各個單元還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，并達到相同的技術效果；另外，權利要求12中限定的映射關系為一種功能限定，本領域技術人員有理由懷疑該映射關系所包括的其他的具體的映射關系不能解決涉案專利所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，權利要求12得不到說明書支持。

4、權利要求保護范圍不清楚

經(jīng)過分析，筆者認為本專利的23項權利要求均保護范圍不清楚，但因篇幅有限，筆者在此僅列舉幾項權利要求保護范圍不清楚，具體如下：

1）權利要求1保護一種向應用程序輸入藝術字/圖形的方法，其中“藝術字/圖形”，表示藝術字或者圖形，但是在權利要求1的具體步驟中，既限定有“藝術字/圖形”，也限定有“藝術字樣式”，并對藝術字樣式進行了進一步的限定：“所述藝術字樣式包括：ASCII碼藝術字、ASCII碼藝術圖形、散光字、單行字符串、字符陣或者圖形”。本領域的技術人員不能清楚界定“藝術字/圖形”與“藝術字樣式”之間的關系，也不能清楚的界定所述藝術字樣式是包括ASCII碼藝術字、ASCII碼藝術圖形、散光字、單行字符串、字符陣或者圖形中的任意一種還是兩種以上。另外，本專利權利要求1中對于藝術字樣式的獲得方式、如何建立鍵盤消息編碼與藝術字樣式的映射關系、如何實現(xiàn)建立鍵盤消息編碼與藝術字樣式的映射關系到接收到鍵盤的按鍵消息后這兩個步驟的過渡均未有限定，導致本領域的技術人員也不能清楚界定權利要求1的保護范圍。

2）本專利權利要求6雖然進一步限定了“還包括：判斷當前狀態(tài)是否為藝術字狀態(tài)，若是，則進行藝術字的匹配；否則，對應所述鍵盤消息編碼與文字/文字串的映射關系，進行文字/文字串的匹配”，但是本領域技術人員不清楚該步驟與權利要求1中的各個步驟之間的先后關系，導致權利要求6保護范圍不清楚；另外，權利要求6中限定了“文字/文字串”，權利要求6直接引用權利要求1，權利要求6中的“文字/文字串”沒有在權利要求1中出現(xiàn)，也導致權利要求6保護范圍不清楚。

3）權利要求12中未限定存儲單元、編碼接收單元、藝術字匹配單元以及輸出單元之間的連接關系，導致本領域的技術人員也不能清楚界定權利要求12的保護范圍。

4）權利要求21中未限定存儲單元、編碼接收單元、文字串匹配單元、分詞單元、藝術字匹配單元以及輸出單元之間的連接關系，以及切分所述文字串是如何具體實現(xiàn)的，導致本領域的技術人員也不能清楚界定權利要求21的保護范圍。

通過上述分析可知，本專利的專利文件在形式上存在嚴重的缺陷。眾所周知，本專利的專利權人為北京搜狗科技發(fā)展有限公司，該公司為一家具有較強創(chuàng)新能力的大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在追求專利創(chuàng)新上時，不能只注重數(shù)量，還應該多注重一下專利撰寫的質量，尤其是像本專利，在搜狗訴百度輸入法專利侵權案中，其請求索賠金額高達1億元，如果在專利撰寫的形式上被無效掉，豈不可惜。

四、本專利給出的啟示

根據(jù)專利法的規(guī)定(2) ，權利要求書是發(fā)明和實用新型專利申請文件中最重要的部分，權利要求書撰寫的好壞直接影響到該發(fā)明創(chuàng)造能否獲得專利法保護以及授權后專利獲得專利法保護的范圍的大小以及因此可以維權力度的大小等。所以撰寫權利要求書是一項法律性和專業(yè)性均很強的工作。下面，筆者針對上述對本專利的分析，對專利撰寫應注意的問題，談一下自己的看法。

專利法中規(guī)定的修改超范圍，是指根據(jù)《專利法》（2000）第33條的規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。原說明書和權利要求書記載的范圍包括原權利要求書及說明書文字記載的內容和根據(jù)原權利要求書及說明書文字記載的內容以及說明書附圖中能直接的、毫無疑義的確定的內容。如果在后續(xù)審查過程中，在權利要求書及說明書中增加了技術特征，而該技術特征沒有記載在原說明書和權利要求書中，就會導致修改超范圍。因此建議在修改權利要求書時，盡量避免修改超范圍。

專利法中規(guī)定的缺少必要技術特征，是指根據(jù)《實施細則》（2001）第21條第2款規(guī)定：獨立權利要求應當從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。該規(guī)定包含兩個含義，一是獨立權利要求必須是一個完整的技術方案，二是還應當包含構成該技術方案的全部必要技術特征。

但是在專利文件撰寫過程中，申請人或者代理人沒有很好的理解發(fā)明點或者想更大范圍的對專利進行保護，只將發(fā)明或者實用新型的一部分寫在獨立權利要求里，這樣撰寫的獨立權利要求沒有從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術方案，不符合撰寫要求。因此筆者認為，申請人或者代理人在撰寫權利要求書前，應認真領會發(fā)明內容，明確技術方案，不能只考慮最大范圍的保護專利，而導致獨立權利要求沒有從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術方案，從而缺少記載解決技術問題的必要技術特征。

專利法中規(guī)定的得不到說明書支持，是指根據(jù)《專利法》（2000）第26條第4款的規(guī)定：權利要求書應當以說明書為依據(jù)，說明要求專利保護的范圍。在專利文件撰寫過程中，申請人通常不愿意過多的公開具體實施方式，但是在撰寫權利要求時又希望權利要求的保護范圍足夠寬，這樣就容易導致權利要求沒有以說明書為依據(jù)，即權利要求書沒有得到說明書支持。因此，筆者認為，如果想在權利要求書中使用較寬的范圍對專利進行保護，例如使用上位概念或者使用功能限定的方式，那么在說明書中就要盡可能多的記載具體實施方式。像美國和日本這樣的專利大國，申請人在撰寫專利文件時通常都是用十幾個實施方式來支持一個較寬的權利要求，這樣的撰寫方式，值得我們學習。

專利法中規(guī)定的權利要求保護范圍不清楚，是指根據(jù)《實施細則》（2001）第20條第1款的規(guī)定：權利要求書應當說明發(fā)明或者實用新型的技術特征，清楚、簡要地表述請求保護的范圍。權利要求保護范圍不清楚主要體現(xiàn)在：1）產(chǎn)品權利要求只列出各個部件的名稱，而沒有給出具體結構、相對位置以及相互作用的關系；2）同一個權利要求中出現(xiàn)具體方案和優(yōu)選方案的并列選擇或者出現(xiàn)上下位概念的并列選擇等。在撰寫專利文件時，應盡量避免權利要求保護范圍不清楚，提高專利的撰寫質量，為后續(xù)的審查過程免去一些不必要的問題。

隨著國家對專利的越來越重視，越來越多的人也都意識到用專利作為武器以捍衛(wèi)自己權利的重要性，因此我國專利申請的數(shù)量迅速增加。專利申請數(shù)量迅速增加固然重要，但是，專利不等于創(chuàng)新，專利數(shù)量是衡量創(chuàng)新力的重要指標，但創(chuàng)新的意義遠不止專利申請數(shù)量那么簡單。提高專利的撰寫質量則是后續(xù)專利保護以及專利維權的基礎，因此應當重視專利文件的撰寫質量問題。

以上，是筆者從無效角度分析了本專利在專利文件撰寫上的幾種形式問題，這些問題僅是筆者提出的供參考的建議，如有不妥之處請批評指正。筆者在該文章中主要淺談的是專利撰寫上的一些形式上的問題，對于新穎性和創(chuàng)造性的分析，筆者在此不再論述。

來源：超凡知識產(chǎn)權

作者：牟峰

編輯：IPRdaily王夢婷