商標撤三引發(fā)的慘案

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作者：畢秋艷 浙江久豐律師事務所

來源：IPRdaily

據鏈時，腦中浮現出往日的一件案子。筆者與同事探討了前述問題后，當即立刻在中國商標網查詢那個商標。結果讓筆者震驚了。那一刻，一種遺憾、一種不甘心瞬間在筆者心頭蔓延。

——記“JIGSAW”商標的浮沉

在商標專用期限的第二個10年末，因為第三方的撤銷，一個在中國國內存在將近20年的商標，隨之無效了！更可怕的是，該商標權利人之后重新注冊申請后，又慘遭駁回，繼而另一番的駁回復審；駁回的引證商標又是另一方主體新申請的商標，而該方主體申請的商標卻又因為此時這個撤三案未完結導致這個商標還處于有效中而很有可能作為它的引證商標了。從2012年到現在的2015年......25類的“JIGSAW”商標，像是跳進一個漩渦，爬不出來。這是一個商標撤三答辯失利引發(fā)的“慘案”。造成這“慘案”發(fā)生的原因，有諸多。此刻，筆者想通過這個案子來聊聊商標的那些事。

一、案情簡要

（一）主體梳理

羅賓遜·韋伯斯特（控股）有限公司（Robinson Webster (Holdings) Limited），成立于1972年9月4日，現注冊地址在英國薩里郡，是一家成立非常早的英國公司，擁有“JIGSAW”品牌。Wikipedia英文查詢，早先，公司創(chuàng)立人之一Robinson曾經去伊斯坦布爾度假帶回一件羊皮外套，別人看到后都很喜歡。于是，Robinson和另一位創(chuàng)始人Webster又去伊斯坦布爾帶了六十件羊皮外套回來，開始在英國出售。那是一切的開始?！癑IGSAW”品牌截止到2013年5月，在英國已經有56家商店。（為便于敘述，以下簡稱RW公司）

KS LLP是RW公司在英國的IP代理所之一。
NTD公司是KS LLP在中國的合作所，代理了RW公司2007年有關商標的續(xù)展業(yè)務。

S公司是代理RW公司在中國的撤三答辯業(yè)務。

OM公司成立于2002年1月7日，現注冊地在美國加利福尼亞州司，專業(yè)從事廣告、營銷等服務，是全球頂級媒體服務商之一。

（二）圍繞“JIGSAW”商標的時間點梳理

1994年11月16日，RW公司委托CCPIT所在中國注冊申請“JIGSAW”商標（25類，申請?zhí)枮?80467），并于1996年10月14日核準注冊公告，,專用期限為1996年10月14日至2006年10月13日，期限截止前辦理了續(xù)展申請（RW的商標續(xù)展業(yè)務是委托NTD辦理），專用期限延續(xù)到2016年10月13日。

2012年1月18日，“JIGSAW”商標被OM公司以連續(xù)三年未使用注冊商標為由提出撤銷申請。

2012年3月12日，商標局出具“關于提供注冊商標使用證據的通知”，要求提供2009年1月19日至2012年1月18日期間的商標使用證據，截止日期為2012年5月14日，逾期不復，該商標將會被商標局撤銷。

2012年3月19日，NTD公司告知撤三答辯以及相應證據。
2012年3月23日，KS LLP告知S公司有關RW公司對于本撤三案的疑惑，并期待能夠得到回復。

2012年3月28日，RW公司簽署POA，同時在收集相關證據。
2012年4月23日，KS LLP將POA傳給S公司。
2012年5月11日（郵政掛號信），S公司代RW公司對撤三進行答辯。
之后，“JIGSAW”商標 被撤銷。

2011年5月11日，一名叫李偉的湖南人委托北京一公司在25類上注冊申請“JIGSAW TAIPEI”商標，2012年4月9日商標局發(fā)文駁回，未進行復審，現商標已無效。

2013年11月22日，同樣位于英國的GD商標公司委托寧波一公司在25類上注冊申請“JIGSAW”商標；2014年12月24日被商標局發(fā)文駁回，GD商標有限公司進行駁回復審，2015年9月30日駁回復審完成，但中國商標網上未顯示注冊公告。

2014年3月26日，RW公司委托HH公司在25類上提出“JIGSAW”商標的新注冊申請；2015年3月，商標局發(fā)文駁回該商標注冊，RW公司進行駁回復審。
2015年11月30日駁回復審完成，但中國商標網上未顯示注冊公告。

對于上述，筆者簡要總結下：“JIGSAW”商標一開始為RW公司所注冊擁有。李偉于2011年5月11日在25類上注冊“JIGSAW TAIPEI”商標，被駁回作引證商標的在先商標很有可能就是RW公司那時候還沒被撤銷的“JIGSAW”商標。而2013年11月22日，英國GD商標公司注冊申請25類“JIGSAW”商標，后面被駁回，很有可能是因為RW公司的“JIGSAW”商標被撤銷后還未滿一年，需要在撤銷一年后才能重新注冊。GD商標公司恰恰是在未滿一年的時間里提起的新注冊申請，顯然申請時間不合適。因為，RW公司作為局內人，當然清楚被撤銷后最早能提起新注冊申請的時間是哪一天了。當然，我們無從得知，2014年3月26日是不是撤銷滿一年的次日了，如果RW公司的代理機構沒有跟它說明這個法律規(guī)定的話。然英國GD商標公司的“JIGSAW”商標駁回復審完成時間是2015年9月30日，也就是說在這之前，GD商標公司的商標還是可以作為RW公司的在后申請商標“JIGSAW”被審查時的引證商標。這樣一來，RW公司的“JIGSAW”商標撤三一案，在爭奪“JIGSAW”商標利益的各個主體之間造成的影響是非常大的。這也體現出商標局在審查時存在一定的鴻溝。

（三）結合上述主體和時間點，談談“JIGSAW”撤三案和后續(xù)的問題

“JIGSAW”案中，RW公司提供了2009年1月18日至2012年1月17日期間標識有“JIGSAW”字樣的訂單、授權書、購貨合同、裝箱單、提單、發(fā)票、輸歐盟紡織品產地證等作為主要證據，用來證明“JIGSAW”商標的使用。

大家看到這里，也許會有幾個疑問。

第一，一般在撤三答辯時，最會常用的標識商標的商品圖片、照片去哪了？作為一個存在三四十年的公司，RW公司難道提供不出這樣的證據嗎？什么是商標的使用？

第二，所提供的證據僅顯示了RW公司與經營者之間的業(yè)務關系，這種情況下是否足以對抗撤三？RW公司“JIGSAW”牌商品與大眾消費者聯系的證據，是否還有？

第三，即使有前款的問題，RW公司提出的證據，難道夠不上商標意義上的使用嗎？如果有欠缺，欠缺在哪里？

第四，答辯期限的截止期限是5月14日，但S公司提交答辯的時間卻是在5月11日（星期五）。兩個月的答辯時間實屬寬裕，為何結果是這樣？

造成撤三案失利的原因到底有哪些？筆者將在下文闡述。

二、商標使用

（一）什么是商標意義上的使用

按照《商標法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！痹敿殎碚f，包括：

1.將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，包括：將商標使用在商品外包裝、容器、標簽上，或者使用在商品附加標牌、產品說明書、介紹手冊上等；商標使用在與商品銷售有聯系的交易文書上，包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據、收據、商品進出口檢疫證明、報關單上等；其他符合商標法規(guī)定的使用方式。

2.將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，包括：商標使用在電視、廣播、網上視頻等媒體中，或者使用在經國務院出版行政管理部門批準公開發(fā)行的出版物上；商標使用在廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式中；商標在各級政府有關管理部門批準舉辦的展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用商標的印刷品及其他資料、照片等。

3.服務商標的使用方式，包括：商標直接使用于服務，包括使用于服務的介紹手冊、服務場所招牌、裝飾、招貼、菜單、登記證、價目表、掛號卡、獎券、文具、信箋及其他配套用具用品等；商標使用于與服務有聯系的文件資料上，包括匯款單據、發(fā)票、發(fā)貨單、提供服務的協議等；其他符合商標法規(guī)定的使用方式。

當然，上述使用的證據材料，可以是商標的商標注冊人使用注冊商標的證據材料，也包括商標被許可使用人使用注冊商標證據材料。

另，像不可抗力、因國家政策限制停止使用的、因破產清算停止使用的，則是商標不使用的正當理由。

（二）“JIGSAW”撤三案的商標使用證據

“JIGSAW”案所用的證據以書證居多。按照中國《民事訴訟法》對于書證的要求是：應當是原件，提供原件確有困難的，可以提供經公證與原件一致的復印件......這里的公證不是指所有的公證，而是指按照《中華人民共和國公證法》注冊設立的公證機構辦理的公證。另外需要注意的是：在臺灣當地公證的文件，需要經過中國公證員協會或省、自治區(qū)、直轄市公證員協會查證出具證明文件后，方可被承認。另外，對于國外的公證，按照相關的國際條約或協議來施行。

“JIGSAW”案中，RW公司提供的所有書面材料均經過英國當地公證處公證，這也可見RW公司具有較強的證據意識，然各代理所與RW公司之間轉達的時候，是否提醒了：在國外形成的證據材料，即使經過當地公證，也需要再經中國駐該國使領館的認證后，方可作為有效的證據。代理機構是否盡到提醒義務，我們無從得知。但這是致命的一點。

另外，RW的經營模式是：在中國制造，但產品都是出口到其他國家地區(qū)，并沒有直接將產品提供給當地消費者。這是否有悖于商標的設立初衷呢？畢竟，商標的存在，是為了標明產品的來源。如果不進入市場，消費者如何通過商標進行搜索。既然沒進入，消費者根本無有去搜索的機會，更干商標何事？它的撤三答辯不被采納，是否因為這一點？這樣的使用也許不是商標意義上的使用，像是為了維持商標的效力而所作的使用。。

商標的“使用”是撤三最重要的對抗要件。而在撤三案件中，要求的是商業(yè)使用。撤三案件中對于商標的證據要求較為嚴格。RW公司似乎在中國并沒有進行商業(yè)性使用，似乎只是為了維持商標的效力而使用罷了。

（三）什么是商標象征性使用

先看一個案例，也許該案能夠給大家一個很好的理由和啟示。我們來看下第1240054號“大橋DAQIAO及圖”商標撤銷復審案。

杭州油漆公司訴商標評審委員會及金連琴“大橋DAQIAO及圖”商標駁回復審行政糾紛一案，北京高院二審判決：在復審三年期間里，使用復審商標的商品銷售額僅為1800元，并僅有一次廣告行為投放于在全國發(fā)行量并不大的《湖州日報》上，且上述銷售及廣告行為均發(fā)生在復審三年期間的最后三個月，故復審商標的上述使用系出于規(guī)避《商標法》第四十四條的規(guī)定以維持其注冊效力的象征性使用行為，而不是出于真實商業(yè)目的使用復審商標。商標使用應當具有真實性和指向性，即商標使用是商標權人控制下的使用，該使用行為能夠表達出該商標與特定商品或服務的關聯性，能夠使相關公眾意識到該商標指向了特定的商品或服務。對于僅以或主要以維持注冊效力為目的的象征性使用商標的行為，不屬于《商標法》第四十四條規(guī)定的使用行為，不足以產生維持復審商標注冊的效力。（北京高院判決）

查看中國商標法律法規(guī)規(guī)章，“商標象征性使用”這個概念并沒有直接出現法律條文里，然這是近幾年在我國商標評審司法審查實踐中出現并被采用的概念。

在歐盟審查實踐中，“象征性使用”（token use）概念的出現歷史較為久遠。在歐盟內部市場協調局(OHlM)的有關商標使用的裁定文書中，涉及“象征性使用”（token use）的判定，通常引用的是歐洲法院(ECJ)在C-40／01AnsuL BV VS Ajax BrandbeVeiliging和歐洲上訴法院在La Mer Technology Inc VS Laboratoires Goemar案件中的論述。在上述判決中，相關法院從“真正的使用”（genuine use）入手，排除“象征性使用”的效力，并確立了一系列關于“象征性使用”的原則和標準，主要包括：

1）象征性使用是指真正使用并不包括僅出于保留商標權利的目的而進行的象征性使用.(Genuine use does not include token use for the sole purpose of preserving the rights conferred by that mark.)

2）關于判定是否為象征性使用的考慮因素：在評估商標的使用是否屬于真正使用時，必須考慮所有相關事實和環(huán)境，確定商標在貿易過程中的商業(yè)利用是否真實，尤其是相關部門是否會認為此類使用是為了讓商標所代表的商品或服務取得或維持一定的市場份額而采取的合理行動。

3）象征性使用的其他考慮因素：只要商標是用于真正的商業(yè)目的，那么即使只是很少使用，仍可構成認定存在真正使用的充分條件；真正使用是指商標的實際使用要求在市場上將商標用于其所保護的商品或服務，而不只是在相關實體的內部使用；真正使用必須涉及已銷售或即將銷售的商品或服務，且相關實體為這些商品或服務爭取客戶進行了準備，尤其是廣告。(來源：Summary of La Mer Technology Inc VS Laboratoires Goemar)

既然如此，這對于那些大型企業(yè)把自身的核心商標標識在45個類別上進行了全類別的防御性注冊，但是在實際中又并未對其真正使用，這樣雖然得到了保護，但是當第三方提出撤三時，由于沒有真實的使用，就非常容易被撤銷。本文中的“JIGSAW”撤三案，正是如此。

三、本案給我們的啟發(fā)

以上是筆者結合“JIGSAW”商標撤三案所做的闡述，這是個案，但其中有些問題也暴露了國內商標代理行業(yè)的一些陋習，需要引起大家的重視。在此，筆者結合本案，提出幾點意見：

1、謹慎選定合作的知識產權代理機構

因為各國對于知識產權代理的規(guī)定，基本上，外國人/外國企業(yè)想要在當地注冊知識產權，如果找代理，就必須選擇依法設立的商標代理機構辦理，即在中國注冊的機構。（《商標法》十八條規(guī)定）

一些企業(yè)在往國外發(fā)展業(yè)務需要注冊商標時，它的本土代理機構就會成為它在全球的IP總代理所，然后由其在所要注冊商標的國家，一一尋找合適的代理機構，為其辦理當地的商標業(yè)務。當然，如果企業(yè)的法務部或知識產權部力量夠雄厚，結合在當地已經/正在設立的營業(yè)機構性質，選擇性地由自己承擔部分代理業(yè)務，也是不錯的選擇。

“JIGSAW”商標業(yè)務中，是由不同的代理機構辦理。我們也可以看到，早期的注冊是由在中國非常出名的CCPIT所辦理的，續(xù)展是NTD公司辦理的，而撤三答辯是由S公司辦理的。從九十年代到如今這些的改變，也體現著知識產權事務所的管理水平、人員流動變化導致的不一致等等。當然，這也足見總代理所已經為客戶“量聲訂作”服務。然因各國法律的差異，代理機構的服務質量和人員配備的良莠不齊，也是造成一些案子失利的因素。

選擇的時候，不僅要看該事務所的外語人才，也要看是否配備了基本的法務人員/知識產權律師。

2、事務轉達中，嚴格把控各項轉達內容及Deadline

在大部分事務所里，處理涉外商標信息轉達時，需要在轉達末尾提出專業(yè)意見供客戶決策。一般的事務所，是國際部人員自己做的或者咨詢過事務所老大后再發(fā)郵件給客戶?？蛇@轉達時，恰恰需要法務人員介入。轉達函中有了法務人員的專業(yè)意見，才是一個合適的函件。當然如果該國際部人員本身是法律出身的除外。

在轉達時，一些情況說明也是有必要的。國際部在轉達案件的時候，有些信息未能完全提醒法務部。法務部人員僅在上一個流程人員轉交的案件材料中“make paper”，除非有做特殊說明。因為基于事務所保護客源的需要，法務人員一般很難與客戶直接聯系，經過多途徑，再次尋找新的材料作為證據。而在很多情況中，因為上游人員為該案設想的抗辯思路，讓下游人員有一個先入為主的印象，導致一些可能更有效的策略流失，最終也是讓客戶承擔了不利的責任。

除此外，在轉達內容的翻譯中，應盡量使用原翻譯，即主體自己的翻譯或者已經在官方的各種機構登記的翻譯?！癑IGSAW”撤三，主體已經在中國商標局注冊商標過，然，NTD公司在轉達文件時仍給OM公司作了另一種翻譯。殊不知，在轉達后，客戶的總代理所會根據這個“錯誤翻譯”，再去檢索這家公司的商標信息和相關資料，以供答辯；更甚，查詢后清楚雙方的利弊，利用對方公司的一些未決案件，以供談判，達成和解協議。不管怎樣，多做一些功課而產生的結果，對于客戶來說都不是最壞的結果。

3、謹慎對待客戶要求的全類注冊商標  

一些代理所在面對大型企業(yè)提出商標注冊時，一般都是勸其在核心類別商標外再注冊其余所有商標。一方面這對于企業(yè)確實有一定保護，另一方面也是滿足事務所盈利之需。然，隨著《商標法》確定的制度不斷完善，曾經一些打擦邊球的做法，也逐漸將被新的制度沖刷出局。作為專業(yè)人士，就應該有專業(yè)人士的姿態(tài)與技能，也需要將各種情況如實反饋給客戶。

四、結束語

到這里，筆者突然對于“象征性使用”有一些質疑。高院的判例認定：象征性使用不是商標使用，從而撤銷了商標，但卻沒有給大眾提出一個可供執(zhí)行的標準。什么樣的使用不是象征性使用？銷售額1800元、一次地方性廣告不能維持其注冊效力，那么三年內什么時候使用、使用多少、銷售額為什么、在什么樣的廣告媒介上發(fā)布廣告才能維持其注冊效力呢？誰能給一個量化？《商標法》四十四條的規(guī)定是為了鼓勵商標的使用，同時也是清除商標注冊簿中不使用的商標，以清除他人使用的障礙。（商標局《商標法釋義》）

而TRIPS協議規(guī)定：知識產權是私有權利。筆者認為只要該商標仍有價值，企業(yè)仍有保留該項財產的意愿，而不是主動放棄，該商標就不應被撤銷?！跋笳餍允褂谩彼坪蹩梢钥醋鲞@種意愿的表達。而商標局撤銷，似乎是對企業(yè)不作為的一種懲罰，但卻沒有給相應的補救措施。

還是那句話，法律是上層建筑，永遠由經濟基礎決定。大的經濟環(huán)境，影響著法院在運用法律的自有裁量。作為專業(yè)人士，只能盡可能的做好自己的本分，對得起你所從事的職業(yè)。

來源：IPRdaily

作者：畢秋艷 浙江久豐律師事務所

編輯：IPRdaily王夢婷