律師從事商標代理業(yè)務時需注意的法律問題及風險防范

產業(yè)

阿耐9年前

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根據《律師事務所從事商標代理業(yè)務管理辦法》等規(guī)定，律師依法可以從事三個方面的商標代理業(yè)務:一是知識產權（包括商標）專項顧問；二是商標確權授權業(yè)務；三是商標各類訴訟和仲裁業(yè)務。

在律師擔任專項顧問和代理當事人從事商標相關業(yè)務的過程中，既涉及當事人的法律風險防范問題，也涉及律師事務所及其律師的法律風險防范問題。如何有效的防范和化解風險，是商標代理實務中必須直面的重要問題。

根據商標代理業(yè)務流程和特點，總結多年的從業(yè)經驗，筆者認為至少需要做好以下幾個方面的工作：

一、深入剖析商標代理業(yè)務流程，準確把握各個環(huán)節(jié)風險點

以下按照商標代理業(yè)務流程和特點，從三個方面進行闡述：

1、擔任知識產權專項顧問環(huán)節(jié)

這個環(huán)節(jié)主要涉及知識產權戰(zhàn)略與實施方案制定、知識產權日常管理，包括合同的審查、知識產權保護及出具法律意見書等，最后是知識產權運營，讓知識產權為企業(yè)創(chuàng)造價值，這是現(xiàn)在很多企業(yè)，尤其是高科技企業(yè)追求的目標，因為對這些企業(yè)來說，其無形資產價值高的可能會占到企業(yè)資產的90%左右，通過轉讓、許可、設立合資公司、質押融資甚至知識產權證券化等方式可以為企業(yè)帶來相應的價值。

在這些服務中，知識產權戰(zhàn)略與實施方案的制定以及知識產權運營，對大企業(yè)和快速發(fā)展的企業(yè)顯得尤為重要。對初創(chuàng)企業(yè)來說，商標前期的戰(zhàn)略布局非常重要，但是由于創(chuàng)始人經驗不足、經費限制等各方面的原因，通常如果在創(chuàng)業(yè)初期沒有專業(yè)代理機構或者知識產權律師的協(xié)助，企業(yè)往往難以做出正確的決策和評估。而一旦商標注冊布局戰(zhàn)略上出現(xiàn)重大失誤，對企業(yè)未來的發(fā)展會帶來致命打擊或付出沉重的代價。這是需要重點關注的風險點。

2、代理商標確權授權環(huán)節(jié)

主要涉及：商標注冊申請、商標異議或答辯、無效宣告、申請駁回、無效宣告復審等；商標續(xù)展、變更、轉讓及許可備案等；不服商標評審委員會的決定和裁定提起行政訴訟等。這一環(huán)節(jié)的重大風險點主要有：

（1）商標注冊申請被駁回的風險

很多申請人為節(jié)約費用，往往不對商標事先查詢，或者無視在先相同或近似商標，而直接申請注冊商標。這樣的商標往往以不得作為商標注冊的標志、缺乏顯著性特征或者和他人在先商標相同/近似而被駁回，或者被第三人異議不予注冊。從提交商標注冊申請到收到駁回通知，通常需要9個月甚至更長時間，而這時候該商標可能早已投入使用，企業(yè)為此已經投入了不少的資金，如這時需要改名，會給企業(yè)帶來不小的損失。

另一方面，有的企業(yè)沒有商標意識，往往先使用商標，在業(yè)務發(fā)展起來后再申請注冊商標，或者使用和注冊同時進行。后果也往往是自己的業(yè)務迅速發(fā)展起來了，但商標已經被他人搶先注冊了，并同時面臨侵犯他人注冊商標專用權而被提起訴訟的風險。

（2）商標確權授權的時效性風險

商標確權授權環(huán)節(jié)往往歷經多個程序，很多環(huán)節(jié)的時效性很強，主要涉及申請商標駁回復審、不予注冊復審等的時效性，不服商標評審委員會決定或裁定提起訴訟及上訴的時效性，商標續(xù)展的時效性，對他人商標提起異議及補充證據的時效性等環(huán)節(jié)。一旦稍有疏忽，申請人的上述權利便永久喪失，無法彌補。

（3）在商標轉讓和許可使用環(huán)節(jié)可能發(fā)生的風險

在簽訂商標轉讓合同后，應及時去商標局辦理商標轉讓程序。轉讓過程中的風險比較多，如轉讓方同時有多件與轉讓商標近似的商標，轉讓過程中，轉讓方向商標局提出異議，表示不同意轉讓等。

在商標許可給他人使用時，應及時去商標局辦理許可備案登記，起到公示作用。

現(xiàn)實情形往往是忽視了商標轉讓程序和許可備案登記，可能導致后續(xù)的商標轉讓合同糾紛、許可糾紛甚至侵權糾紛。

（4）在海外申請注冊商標時可能發(fā)生的風險

有些開拓海外市場的企業(yè)，由于沒能做到『市場未動，商標先行』，導致商標在國外被搶注，有的是被企業(yè)在國外的經銷商搶注，除了搶注和企業(yè)完全相同的商標，還包括將企業(yè)商標翻譯成當?shù)卣Z言文字搶注。

3、發(fā)生在律所和委托人之間的風險

在商標代理業(yè)務中，因商標注冊申請被駁回、權利喪失、敗訴及代理費用等問題，引發(fā)律所和委托人之間的各種糾紛。這是律所及其律師在商標代理業(yè)務中，會經常遇到的風險。

上述各環(huán)節(jié)的風險，絕大多數(shù)是因為各種不可控原因導致的，也有極少數(shù)是代理過程中的失誤引起的。有專業(yè)機構做過統(tǒng)計，最近14年來，我國每年的商標申請數(shù)量一直位居全球第一，但能夠申請成功的只有五成左右，且總體呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢。另一方面，由于能作為商標注冊的資源本身有限，這么大批量的在先商標，導致現(xiàn)在注冊商標的難度越來越大。

二、在精準掌握風險點基礎上，努力防范和化解風險

在精準掌握各環(huán)節(jié)的重要風險點的基礎上，主要從以下幾個方面去努力防范并化解風險。

1、盡職盡責，注重細節(jié)，降低各個環(huán)節(jié)潛在風險

（1）做一個貼心的知識產權專項顧問

需重點幫助企業(yè)做好商標注冊戰(zhàn)略布局，根據企業(yè)經營范圍、中長期發(fā)展規(guī)劃及國內海外發(fā)展戰(zhàn)略，合理選擇主商標與副商標、需保護的商品和服務、國內注冊與海外注冊、重點國家與一般國家、重點保護與防御性保護類別及具體商品和服務項目。

除此之外，企業(yè)在使用商標的過程中，會遇到各種問題，注意幫助企業(yè)做好知識產權體檢工作，建立好商標管理制度、流程，在此基礎上進一步做好知識產權戰(zhàn)略規(guī)劃，為知識產權運營打下堅實基礎。

（2）做好商標注冊申請前的查詢、鋪墊工作

首先，在商標注冊申請前，須告知申請人先進行商標查詢，以及不做查詢直接提交申請的嚴重后果。而且即使申請人最終堅持不做查詢，作為代理人，也必須做查詢。

其次，堅決棄用不得作為商標的標識，對缺乏顯著特征的商標棄用或者重新設計完善，或者經過使用具備顯著性特征。

第三，選擇優(yōu)質查詢軟件，運用多種查詢方式，參考指定保護使用的商品和服務類別及具體商品和服務項目，仔細甄別在先申請的商標是否同擬申請商標相同或者構成近似。

第四，根據查詢結果，充分提示注冊過程中可能遇到的風險。有的申請人認為只要提交了申請，就能注冊。代理人如果在查詢階段不能做好這些鋪墊工作，申請被駁回后，會陷入十分被動的局面。

（3）注重關鍵環(huán)節(jié)的時效性

因商標確權授權環(huán)節(jié)歷時較長，須建立和完善商標注冊時效監(jiān)測機制，加強日常監(jiān)測工作，及時提醒客戶，也包括代理人自身。監(jiān)測事項主要涉及商標駁回復審、不予注冊復審、異議等截止時間，不服商標評審委員會決定或裁定提起訴訟及上訴截止時間，商標續(xù)展時間段，提交補充證據的時間段等。

（4）及時辦理商標轉讓和許可使用備案

在商標轉讓時，充分注意轉讓過程中的風險，從起草代理協(xié)議、文件的公證到提交轉讓申請等，必須十分盡職盡責，從而盡可能規(guī)避這些風險。在商標被許可使用時，需及時辦理許可備案登記。

（5）熟悉世界各國商標法律

作為專業(yè)的代理人，需熟悉馬德里體系、歐盟、美國、澳大利亞等關于商標國際注冊的相關法律和注冊實踐，熟練掌握商標國際注冊的基本流程，有穩(wěn)定可靠和收費合理的國外專業(yè)合作代理機構，以及具有豐富涉外經驗的專業(yè)代理人才。

2、規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，恪守職業(yè)道德，降低代理風險

（1）規(guī)范執(zhí)業(yè)行為和恪守職業(yè)道德

根據《律師法》及相關法律法規(guī)、條例對律師的執(zhí)業(yè)要求，律師需規(guī)范自己的執(zhí)業(yè)行為，恪守職業(yè)道德。這是防范和化解商標從業(yè)過程中各種潛在風險的基石。

所有代理工作應通過信函、電子郵件、合同等方式完成，包括但不限于給客戶的報告、風險提示、業(yè)務報價和賬單、委托代理協(xié)議等文件或內容，盡量避免使用微信、電話、口頭等方式。在委托代理協(xié)議中應明確規(guī)范雙方的權利義務關系、違約責任及糾紛解決途徑，以防萬一。

（2）客觀分析案情，做好各個環(huán)節(jié)的風險提示。

首先，在從事商標代理業(yè)務時，須將客觀情況如實告知客戶，不能迎合客戶，出具不能達到預期目標的建議。不能因爭取一時的案源，引發(fā)日后的糾紛或潛在風險。

其次，在商標注冊申請各個環(huán)節(jié)上，做好風險提示。主要涉及商標查詢盲期、各類型案件審查和訴訟程序中的不確定性。

總之，在商標代理實務中，必然會遇到各種各樣的風險，但只要我們做到規(guī)范執(zhí)業(yè)行為、恪守職業(yè)道德和盡職盡責、做好每一個細節(jié)，就能夠防范和化解這些潛在的風險。

來源：法客帝國

作者：姜向陽北京安理律師事務所合伙人

編輯：IPRdaily 王夢婷