干貨| 專利律師教你如何給侵權(quán)人發(fā)律師函

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作者：王現(xiàn)輝 北京大成（石家莊）律師事務(wù)所 高級合伙人 律師&專利代理人

來源：IPRdaily

投稿原標(biāo)題：專利律師教你如何給侵權(quán)人發(fā)律師函

專利侵權(quán)律師函是權(quán)利人發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為后，委托專業(yè)律師向侵權(quán)人發(fā)出的要求其停止侵權(quán)行為的函件。在訴訟成本較高的情況下，律師函不僅日益成為權(quán)利人制止侵權(quán)行為、維護自己權(quán)益快速便捷的非訴武器，而且也可以在之后的訴訟中起到證明銷售商知道其銷售的產(chǎn)品侵犯專利權(quán)的主觀故意的作用。

如果運用得當(dāng)將會起到”不戰(zhàn)而屈人之兵”的作用，但如果運用不當(dāng)就會”打草驚蛇“甚至構(gòu)成不正當(dāng)競爭，那么起草專利侵權(quán)律師函究竟應(yīng)該注意哪些問題呢？今天筆者就帶大家一起來解讀。

一、明確律師函的目的，是維權(quán)不是侵權(quán)

為保護專利權(quán)而發(fā)送侵權(quán)律師函，可視為當(dāng)事人協(xié)商解決糾紛的重要途徑和環(huán)節(jié)，符合法律有關(guān)鼓勵當(dāng)事人協(xié)商解決糾紛的精神，也是專利權(quán)人行使專利權(quán)的應(yīng)有之義。

由于專利權(quán)人熟知其專利權(quán)狀況，且應(yīng)當(dāng)并一般有能力知道相關(guān)涉嫌侵權(quán)事實，在委托律師發(fā)送侵權(quán)律師函時應(yīng)當(dāng)善盡謹(jǐn)慎注意義務(wù)，充分披露據(jù)以判斷涉嫌構(gòu)成專利侵權(quán)的必要信息。

“信息披露是否充分”是判斷“是否善盡謹(jǐn)慎注意義務(wù)”的一個重要因素，因此，行為人在主觀上的“謹(jǐn)慎注意”是判斷案件正當(dāng)性的關(guān)鍵。假如專利權(quán)人明知或者應(yīng)知競爭對手不可能構(gòu)成侵權(quán)，卻以不正當(dāng)方式濫用侵權(quán)律師函或者虛晃一槍提起專利侵權(quán)訴訟，事后又撤訟，以此來達(dá)到損害競爭對手商譽的目的，其行為就有可能構(gòu)成商業(yè)詆毀或不正當(dāng)競爭。

二、牢記律師函寫作步驟，是分析創(chuàng)造不是拼湊堆砌

首先，要做好侵權(quán)分析，能夠基本鎖定對方的侵權(quán)事實，認(rèn)定侵權(quán)基本成立的前提下，再發(fā)律師函。

其次，要做好專利的穩(wěn)定性分析，對自己的專利進行評估，對專利的穩(wěn)定性要有認(rèn)識。因為，從常規(guī)意識上講，如果專利權(quán)人提起專利權(quán)侵權(quán)之訴，對方就會從程序的角度上向?qū)＠麖?fù)審委員會提起專利無效宣告申請。

專利無效宣告的審理時間一般需要半年多，有的甚至一年，如果對專利復(fù)審委員會的無效決定不服，再打一審、二審，訴訟可能需要兩三年時間，甚至還要長。對方提起無效宣告申請，有時會導(dǎo)致專利權(quán)侵權(quán)訴訟的案件處于中止?fàn)顟B(tài)，專利權(quán)人不能禁止對方生產(chǎn)和使用，這個時間可能會持續(xù)更長。

因此，專利權(quán)人一定要做好專利穩(wěn)定性分析。最為糟糕的是，專利權(quán)人提侵權(quán)之訴，沒有對專利權(quán)穩(wěn)定性進行評估，對方提起無效申請，專利被專利復(fù)審委員會宣告無效。這樣，專利權(quán)人就非常被動，唯一要做的，也只能是撤訴了。

再次，要做好證據(jù)收集，因為一旦發(fā)出律師函，對方就已經(jīng)警惕，如果真的侵權(quán)了，對方可能就會銷毀證據(jù)，所以在發(fā)律師函之前一定要把證據(jù)收集好，達(dá)到準(zhǔn)備訴訟的程度，才可以發(fā)出律師函，不能太隨意，律師要把這個利害關(guān)系說清楚，如果發(fā)函，需要將哪些后續(xù)的工作做好，時間、周期、成本都要先說好，讓委托人事先評估。如果發(fā)出律師函沒有做準(zhǔn)備工作，就是我們律師的過失，因為你沒有提醒當(dāng)事人進行周密的考慮。

第四、要明確發(fā)送對象，一般都是發(fā)給侵權(quán)人。

第五、對自己的訴訟做好準(zhǔn)備，這些工作都做好了，才可以發(fā)律師函。

第六、要注意委托發(fā)律師函的主體是否適格

委托發(fā)送律師函必須是專利權(quán)權(quán)利人、獨占許可人，排他許可人、普通許可人等有資格以自己的名義制止侵權(quán)行為的主體。

第七、注意留存發(fā)過專利權(quán)律師函的相關(guān)證據(jù)

實踐中，留存律師函的復(fù)印件或掃描件、發(fā)出律師函后取得郵局或快遞公司的簽收回執(zhí)單是常見的證據(jù)保存方式，權(quán)利人也可以登錄郵局或快遞公司的網(wǎng)站，將律師函的發(fā)送及簽收流程截屏作為輔助證據(jù)。

三、掌握律師函的精髓，是論證不是恐嚇

律師函不是恐嚇而是一篇內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)、條理清晰、論證充分的告知文件，從法理上講，判斷產(chǎn)品是否侵權(quán)是法院的職責(zé)，在情況不明的情形下將這一義務(wù)施加給銷售商，對銷售商是不公平的；而且在未經(jīng)通知的情況下，銷售者聲稱自己不知道其所售的是侵犯他人專利權(quán)的產(chǎn)品也是有理可循的，尤其是在侵權(quán)事實不是很明顯的案件中。因此，權(quán)利人采取寄律師函的方式讓銷售商知曉自己銷售的是侵權(quán)產(chǎn)品時，應(yīng)同時提供專利的詳細(xì)信息，包括專利號以及專利證書復(fù)印件、專利權(quán)利要求書和對比說明文件等，給銷售商判斷自己是否侵權(quán)提供基本的依據(jù)。

綜上，在專利權(quán)是否受到侵害尚未取得法院的確認(rèn)之前，發(fā)律師函要慎重起見，要對擁有何種權(quán)利、遭受何種侵害、要求侵權(quán)人履行何種行為等闡釋得合法、合理，遣詞用句也要注意一定的技巧。依據(jù)我國現(xiàn)行的法律制度，被指控專利權(quán)侵權(quán)的當(dāng)事人在一定條件下可以對專利權(quán)權(quán)利人發(fā)起“確認(rèn)不侵權(quán)”之訴或不正當(dāng)競爭之訴，這也是專利權(quán)權(quán)利人在實施發(fā)律師函這一策略中應(yīng)當(dāng)加以考慮的因素。

作者簡介：王現(xiàn)輝 

                  北京大成（石家莊）律師事務(wù)所 高級合伙人 律師&專利代理人

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