【實務】商標先用權規(guī)則司法適用研究

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來源：IPRdaily

作者：黃敏北京德恒（合肥）律師事務所

原投稿標題：商標先用權規(guī)則司法適用研究--采蝶軒商標侵權及不正當競爭糾紛案評析

商標先用權規(guī)則司法適用研究

--采蝶軒商標侵權及不正當競爭糾紛案評析

【摘要】采蝶軒商標侵權及不正當競爭糾紛一案自2012年啟動至今已歷時四年。該案號稱當年安徽省第一大標的知識產權案件，也是2013年安徽省高院評選的省十大知識產權典型案例。案件歷經合肥市中院一審、安徽省高院二審，再到2015年最高院提審，2016年6月，最高院判決撤銷合肥市中院和安徽省高院的一、二審判決。再審判決書內容除不正當競爭未支持、賠償金額未全部支持外，幾乎全部支持了原告在一審提出的訴請，對原告來說雖是一份遲到的正義，但終究讓案件回歸到法律的本質。該案涉及商標法中的諸多前沿問題，在理論和實務界也一直存在頗多爭議。作為該案件的一審、二審代理律師，筆者通過本文將該案事實及相關法律問題作一客觀陳述和評析，以饗讀者。

[關鍵詞] 類似商品類似服務先用權商標共存

一、當事人情況

原告（二審上訴人、再審申請人）：梁或

原告（二審上訴人、再審申請人）：盧宜堅

被告（二審被上訴人、再審被申請人）：安徽采蝶軒蛋糕集團有限公司

被告（二審被上訴人、再審被申請人）：合肥采蝶軒企業(yè)管理服務有限公司

被告（二審被上訴人）：安徽巴莉甜甜食品有限公司

二、案情簡介

原告系第30類、第43類（第7版尼斯分類表42類）“采蝶軒CAIDIEXUAN”、“采蝶軒圖形”等注冊商標的商標權人。1981年1月1日，原告創(chuàng)辦“中山市食品總公司采蝶軒”。1993年，原告為將公司改為直銷方式，在石岐開辦第一間西餅屋，并受中國傳統(tǒng)的愛情故事“梁?！薄安实p飛，欣喜人間”的啟發(fā)，創(chuàng)立了“采蝶軒CAIDIEXUAN”商標。1998年，原告開始在第30、42類申請注冊“采蝶軒CAIDIEXUAN及圖”商標，注冊號分別是第1328994號及第1344787號。2002年12月31日又在第30類的“蛋糕、面包、糕點、月餅”等商品上注冊了第3422492號“采蝶軒CAIDIEXUAN及圖”商標。2005年2月6日，原告又在第43類的“面包店、面包連鎖店”等服務上申請注冊第4502638號“采蝶軒”、第4502639號“采蝶軒CAIDIEXUAN及圖”商標。之后，原告又在多個類別注冊了“采蝶軒”、“采蝶軒CAIDIEXUAN及圖”、“蝴蝶”等商標。根據(jù)《商標法》的規(guī)定，原告對“采蝶軒”、“采蝶軒CAIDIEXUAN及圖”、“蝴蝶”等商標享有不容置疑的專用權。

被告一作為合肥“采蝶軒”食品的品牌運營商、母公司，于2000年6月8日成立，注冊資本1000萬元。被告二、三系合肥“采蝶軒”食品的銷售商和生產商，均成立于2005年。經查，被告除了曾在35類注冊過“采蝶軒”商標外，沒有在其經營的產品和從事的服務上注冊過“采蝶軒”商標。2002年以后，被告開始擴大經營規(guī)模，迅速在合肥及安徽周邊城市開設分店，數(shù)量高達近200家，現(xiàn)已成為安徽省著名的蛋糕企業(yè)集團。2004年，原被告曾為第30類“采蝶軒”商標發(fā)生爭議，后歷經商標異議、復審，最終國家商評委支持了被告的請求，原告不服，將國家商評委訴至北京一中院，法院經過審理，撤銷了國家商評委的裁定，被告不服，上訴至北京高院，北京高院經審理維持一審判決，原告勝訴。從那時起，原被告“知己知彼”。

原被告擁有商標及使用情況見下表：

【實務】商標先用權規(guī)則司法適用研究

三、當事人訴辯

1、原告訴稱

原告稱其生產的采蝶軒產品因用料上乘、口味獨特,深受廣大顧客的喜愛和好評，并因此獲得諸多殊榮。“采蝶軒”產品通過遍布珠江三角洲地區(qū)的100多家分店構成的銷售網(wǎng)絡，以優(yōu)越的質量和周到的服務，以及各大媒體對“采蝶軒CAIDIEXUAN”等品牌的宣傳推廣，使得“采蝶軒CAIDIEXUAN”等商標廣為人知，并且在食品行業(yè)樹立了很高的知名度。正因為原告“采蝶軒”商標的知名度高，社會上一些不法分子就大肆加以抄襲、模仿，企圖傍名牌、搭便車。近年，原告發(fā)現(xiàn)被告擅自在其店面和宣傳該店的廣告上，使用“采蝶軒CAIDIEXUAN”、“采蝶軒圖形”作為商標，并在店面的宣傳手冊、面包、糕點、月餅等商品上使用“采蝶軒CAIDIEXUAN”、“采蝶軒圖形”商標。

另查，被告還將原告的商標注冊到自己的企業(yè)字號中，并進行突出使用。原告認為，三被告作為食品生產、銷售商，應當熟悉全國食品品牌和食品行情。“采蝶軒CAIDIEXUAN”作為享譽全國的知名食品品牌，被告明知原告“采蝶軒CAIDIEXUAN”等商標的存在，明知該商標的知名度，卻長期使用“采蝶軒”商標,其侵權主觀故意明顯，嚴重侵犯了原告的商標專用權，同時構成不正當競爭，給原告造成了巨大的經濟損失，被告應承擔停止侵權并賠償損失等民事責任。

為打擊商標侵權行為，維護市場秩序，保護自身的合法權益，原告根據(jù)《商標法》和相關法律法規(guī)及司法解釋的規(guī)定向安徽省合肥市中級人民法院提起六項訴訟請求：1、判令三被告立即停止侵犯原告享有的“采蝶軒文字及圖、蝴蝶”等商標專用權的行為；2、判令被告一、二立即停止使用（變更或注銷）“采蝶軒”在企業(yè)名稱中、“采蝶軒文字及圖、蝴蝶”在網(wǎng)站中進行經營及不正當競爭行為；3、判令三被告立即拆除、銷毀任何帶有“采蝶軒文字及圖、蝴蝶”的標識、招牌、海報、廣告牌等宣傳資料和產品外包裝等；4、判令三被告公開在“采蝶軒食品集團”(http://www.cakeking.cn)網(wǎng)站及其各自公司網(wǎng)站的主頁、《安徽日報》、《安徽商報》、《新安晚報》上登載致歉聲明，消除影響；5、判令三被告賠償原告經濟損失人民幣1500萬元和合理開支； 6、判令本案所有訴訟費由三被告承擔。

2、被告辯稱

三被告共同辯稱：1、原告不正當?shù)靥崞鹪V訟，其主張的商標除2004年和2008年的與本案有關，其余大部分與本案無關，而被告早在1999年6月已在合肥創(chuàng)立了“采蝶軒蛋糕世界”，并持續(xù)使用“采蝶軒”商業(yè)標識。目前在合肥已擁有200多家門店，并建立了很高知名度，而這些與原告沒有絲毫關系。原告在合肥地區(qū)沒有投資，沒有任何商業(yè)行為，是被告獨家經營打造成今天的局面，因此，原告起訴目的是想不勞而獲，是巧奪豪取，明顯違反誠實信用原則，實施不正當競爭的恰恰是原告；2、被告從1999年開始生產經營，2002年成立了冠以“采蝶軒”字號的企業(yè)，一直依法經營。由于原告僅限于珠江三角洲地區(qū)有知名度，而在長江三角洲地區(qū)沒有絲毫知名度，被告在1999年對“采蝶軒”商業(yè)標識就己使用在先，因此，不會造成消費者的混淆，原告的指控缺乏事實和法律依據(jù)；3、原告的訴請模糊不清，無法進行更有針對性的答辯，原告應予以明確和細化。

四、當事人的舉證質證

鑒于一審、二審法院判決書均未將原被告的質證意見寫于判決書中，因此，本文也不再闡述雙方的質證意見。

(一）原告舉證

原告為證明自己的訴訟請求成立，共提供了二十五組證據(jù)

第一組證據(jù)共12份，證明原告自1999年就已經相繼取得“采蝶軒文字及圖”等商標專用權，并使用至今，被告不構成在先使用；

第二組證據(jù)共5份，證明1、原告從1998年開始陸續(xù)在其他類別上申請“采蝶軒文字及圖”等商標，自己使用和許可他人使用至今；2、被告將原告的商標登記到自己的企業(yè)名稱中使用和對外宣傳，不構成在先使用；

第三組證據(jù)共7份，證明1、原告自1981年就開始將“采蝶軒”作為企業(yè)字號、非注冊商標使用，使用歷史悠久；2、原告及被許可使用人在“采蝶軒文字及圖”等商標上投入了巨大的人力、財力、物力，“采蝶軒文字及圖”等商標具有重大的商業(yè)價值；3、“采蝶軒文字及圖”等商標具有很高的公眾知曉度、知名度和行業(yè)影向力；

第四組證據(jù)共3份，證明1、被告使用原告的商標侵犯了原告的注冊商標專用權；2、被告成立集團公司，在安徽開設近200家“采蝶軒”連鎖店，侵權范圍廣，情節(jié)嚴重；3、被告明知原告對“采蝶軒文字及圖”商標進行了注冊仍大規(guī)模使用，侵權主觀故意明顯，屬于嚴重的惡意侵權；4、被告因侵權行為違法獲利巨大；

第五組證據(jù)共2份，證明被告明知“采蝶軒文字及圖”等商標屬于原告所有，卻仍然擴大范圍使用，侵權主觀故意明顯；

第六組證據(jù)共2份，證明1、原告商標的被許可使用人通過經營“采蝶軒”系列食品，2009年、2010年、2011年可分配利潤高達數(shù)千萬元；2、被告作為生產、經營、銷售“采蝶軒”系列食品的同行業(yè)經營者，在合肥已成立一家生產量高達6800噸、建立銷售門店近200家的集團公司，其規(guī)模和生產、銷售能力巨大，因此，其侵權獲利巨大；3、原告因被告的侵權行為損失巨大。

第七組證據(jù)共2份，證明1、被告因實施搭便車、傍名牌的侵權行為獲得了巨大的違法所得；2、被告應按照上述審計數(shù)據(jù)及證據(jù)賠償原告的經濟損失；

第八組證據(jù)共1份，證明原告為制止被告的侵權行為所花費的合理開支；

第九組證據(jù)共1份，證明1、本案爭議的商標“采蝶軒”中的文字是由中國著名書法家黃衍增先生書寫，具有獨創(chuàng)性；2、“采蝶軒”三字從藝術和法律的角度來說都具有巨大的商業(yè)價值；

第十組證據(jù)共1份，證明1、被告申請的“采蝶軒”商標使用的字體與原告邀請中國著名書法家黃衍增先生撰寫的字體基本一致，被告侵權主觀故意明顯；2、被告未能在第30類和第42類（現(xiàn)第43類）上注冊“采蝶軒”商標；

第十一組證據(jù)共1份，證明1、原告的注冊商標在業(yè)內具有很高的知名度，眾多市場主體采用搭便車、傍名牌的行為進行侵權；2、原告為保護自己的商標已采取了相應的維權措施并取得成功；

第十二組證據(jù)共1份，證明1、被告在“第十八屆中國月餅文化節(jié)”上企圖用自己未注冊的“采蝶軒”商標進行搭便車、傍名牌，實行混淆和不正當競爭，侵權主觀惡意明顯；2、被告的侵權范圍仍在不斷擴大；3、合肥采蝶軒已構成對廣東采蝶軒商標的嚴重侵犯；

第十三組證據(jù)共1份，證明被告的惡意使用行為足以構成對原告商標專用權的侵犯，給原告造成了巨大的經濟損失；

第十四組證據(jù)共1份，證明被告的服務質量和產品質量差，已給原告的“采蝶軒”品牌帶來了負面影響，嚴重侵犯了原告的企業(yè)聲譽；

第十五組證據(jù)共1份，證明1、原告的商標被他人侵犯的事實；2、原告的商標具有較高的公眾知曉度、知名度和行業(yè)影響力；

第十六組證據(jù)共1份，證明1、被告“巴莉甜甜”商標涉嫌抄襲或模仿他人注冊商標；2、被告有利用他人商標搭便車、傍名牌的喜好；

第十七組證據(jù)共1份，證明1、原告商標的公眾知曉度、知名度和行業(yè)影響力；2、安徽其他地區(qū)也有侵犯原告商標專用權行為存在；3、被告的侵權行為已造成混淆或誤認，侵犯了原告的商標專用權，損害了原告的企業(yè)聲譽；

第十八組證據(jù)共4份，證明原告自1999年就已經相繼取得“采蝶軒文字及圖”等商標的專用權，并使用至今；

第十九組證據(jù)共1份，證明原告花費的合理開支；

第二十組證據(jù)共1份，證明1、被告存在明顯的侵權故意；2、被告不存在在先使用“采蝶軒”商標的情形；3，被告的行為構成侵權；

第二十一組證據(jù)共1份，證明l、原告自1981年就開始將“采蝶軒”作為企業(yè)字號、非注冊商標進行使用，使用歷史悠久；2、原告及被許可使用人在“采蝶軒文字及圖”商標上投入了巨大的人力、物力、財力；

第二十二組證據(jù)共1份，證明1、原告使用“采蝶軒”商標的情況；2、原告“采蝶軒”商標的商業(yè)價值；3、原告“采蝶軒”商標在行業(yè)的影響力、知名度、美譽度；

第二十三組證據(jù)共1份，證明三被告的使用行為、銷售行為嚴重侵犯了原告的商標專用權；

第二十四組證據(jù)共3份，證明被告不存在在先使用的情形；

第二十五組證據(jù)共1份，證明原告經營的企業(yè)規(guī)模大于被告。

(二）被告舉證

三被告共同提供如下證據(jù)：

第一組證據(jù)共8份，證明被告一在先使用“采蝶軒”標識，沒有侵犯原告商標權并進行不正當競爭，沒有侵權惡意；

第二組證據(jù)共9份，證明合肥“采蝶軒”品牌的影響力和知名度較大，不會使消費者對合肥“采蝶軒”和原告商標產生混淆，被告沒有侵犯原告商標權和實施不正當競爭行為；

第三組證據(jù)共4份，證明面包蛋糕類上的“采蝶軒”商標并非原告首創(chuàng)；

第四組證據(jù)共3份，證明被告持有的文字“采蝶軒”服務標識已為公眾知悉，被告多年來持續(xù)地對“采蝶軒”進行廣告宣傳；被告及其關聯(lián)企業(yè)多年來一直誠信經營，已成為知名食品企業(yè)，形成了優(yōu)良商譽的事實，不存在商標侵權和不正當競爭；

第五組證據(jù)共2份，證明原告并沒有合法合理使用其注冊商標標識，被告不存在侵犯原告注冊商標權和不正當競爭的行為。

五、判決結果

(一）一審審理結果

一審法院認為,根據(jù)雙方當事人的訴辯事由，本案的爭議焦點為：1、原告對涉案的多個商標是否享有權利，哪些商標與本案有關，能夠作為定案依據(jù)；2、三被告將“采蝶軒”標識作為商品商標使用，是否侵犯了原告的注冊商標專用權；3、三被告在經營場所店面門頭上使用“采蝶軒”標識，是否構成商標侵權；4、被告一、二使用“采蝶軒”字號作為企業(yè)名稱是否構成不正當競爭。

針對爭議焦點一，一審法院認為，對于1999年的30類第1328994號、42類第1344787號注冊商標，原始商標權人是中山市飲食總公司采蝶軒，原告系2003年受讓取得，且第1328994號商標核定使用的商品與本案系爭的蛋糕、面包商品不屬同一種商品或類似商品；第1344787號商標核定的服務項目與本案系爭的面包店、蛋糕店也不屬于同一種或類似服務，因此，兩個商標與本案無關；

針對爭議焦點二，一審法院認為，結合被告一在2004年之前使用“采蝶軒”字號從事經營活動的證據(jù)，“采蝶軒”標識已與該公司經營的蛋糕、面包等商品相聯(lián)系，起到了區(qū)分商品來源的作用，發(fā)揮了未注冊商品商標的功能，被告一將“采蝶軒”標識作為非注冊商標用于產品使用在先。被告三將“采蝶軒”標識作為商品商標使用，并未造成相關公眾的混淆、誤認。兩被告將采蝶軒標識作為商品商標使用，未侵犯原告涉案注冊商標專用權；

針對爭議焦點三，一審法院認為，被告二于2006年5月7日在第35類上受讓取得了“采蝶軒”服務商標，其在店面門頭上使用“采蝶軒”標識，系對自身享有的服務商標的行使，未侵犯原告的商標專用權；

針對爭議焦點四，一審法院認為，關于不正當競爭的指控，原告不符合提起不正當競爭之訴的主體要件，一審法院對于原告此節(jié)指控不予支持。

最后，一審法院判決駁回原告的全部訴訟請求。

（二）二審審理結果

二審法院認為，綜合各方舉證、質證及訴辯意見，二審爭議焦點為：一、三被上訴人是否構成對上訴人涉案商標的侵權；二、三被上訴人是否構成不正當競爭；三、若侵權成立，其民事責任如何確定。

1、三被上訴人是否構成對上訴人商標的侵權

（1）第1344787號、第1328994號的注冊商標所核定的商品與服務是否與三被上訴人經營的商品或服務構成相同或類似；三被上訴人使用的相關商業(yè)標識與上訴人的注冊商標是否構成相同或近似；　

首先，本案系爭的蛋糕、面包商品與含淀粉食品、油脂面團粉不構成相同商品；其次，第1328994號商標核定使用的商品與本案系爭的蛋糕、面包商品不構成同一種商品或類似商品；第1344787號商標核定使用的服務與本案系爭的“面包、蛋糕店”不構成類似服務。且上述兩商標系上訴人受讓取得，因此，三被上訴人的行為不構成對上述兩注冊商標專用權的侵犯。

（2）采蝶軒集團公司是否享有對“采蝶軒”相關標識的在先使用權

二審法院認為，采蝶軒集團公司的前身合肥采蝶軒公司成立于2000年6月8日，其成立后即開始在蛋糕、面包等烘焙食品上使用“采蝶軒”未注冊商標和字號，持續(xù)進行面包、蛋糕等食品的生產、銷售，相對于上訴人于2004年11月14日在蛋糕、面包等第30類食品上注冊的“采蝶軒”商標來說，采蝶軒集團公司對“采蝶軒”字號和與“采蝶軒”有關的商業(yè)標識具有在先使用權。采蝶軒服務公司、巴莉甜甜公司作為采蝶軒集團公司的關聯(lián)公司，其經營、銷售采蝶軒集團公司生產的標有與“采蝶軒”相關商業(yè)標識的產品，或將標識中的構成要素或結合或拆分使用在門頭、宣傳冊上，完全是基于采蝶軒集團公司對“采蝶軒”字號的在先使用權，并無刻意將其產品與上訴人有關“采蝶軒”商標相混淆的主觀故意。

（3）關于采蝶軒服務公司在店鋪門頭使用“采蝶軒”標識是否構成侵權問題　

二審法院認為，采蝶軒服務公司于2006年5月7日受讓取得第35類“采蝶軒”服務商標，早于梁或、盧宜堅在第43類第4502638號和第4502639號商標取得時間，故其在店面門頭上使用“采蝶軒”標識，系對自身享有的服務商標的正當行使，不構成侵權。

（4）上訴人的商標與被上訴人的商標能否共存的問題

二審法院認為，根據(jù)《最高人民法院關于充分發(fā)揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮和促進經濟自主協(xié)調發(fā)展若干問題的意見》第19條的規(guī)定，允許被上訴人“采蝶軒”有關的商業(yè)標識與上訴人“采蝶軒”商標共存，不會損害上訴人的權利和利益，也可以尊重和維持被上訴人在合肥區(qū)域多年規(guī)?；l(fā)展形成的市場格局，符合利益平衡原則。

2、三被上訴人是否構成不正當競爭問題

二審法院認為，上訴人作為涉案商標權人，其實際并不使用涉案商標，亦并非系直接經營食品烘焙行業(yè)的市場主體，故上訴人不符合提起不正當競爭之訴的主體要件，一審法院認定上訴人作為不正當競爭訴訟的主體不適格，并無不當。

最后，二審法院認為，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，上訴人的上訴請求及事實和理由（上訴狀內容長達23頁）缺乏事實和法律依據(jù)，因此，駁回上訴，維持原判。

（三）再審審理結果

最高法院認為，原審法院查明的事實基本屬實，認定的事實基本清楚，但適用法律錯誤，本院予以糾正。申請人的部分申請再審理由成立，本院予以支持。依照2001年修正的《中華人民共和國商標法》及相關法律法規(guī)、司法解釋的規(guī)定，判決如下：

1、撤銷安徽省高級人民法院（2013）皖民三終字第00072號民事判決；

2、撤銷安徽省合肥市中級人民法院（2012）合民三初字第00163號民事判決；

3、安徽采蝶軒蛋糕集團有限公司、合肥采蝶軒企業(yè)管理服務有限公司、安徽巴莉甜甜食品有限公司自本判決生效之日起立即停止侵犯梁或、盧宜堅第1328994號、第3422492、第4640787號、第1344787號、第4502639號、第4502638號注冊商標專用權的行為；

4、安徽采蝶軒蛋糕集團有限公司、合肥采蝶軒企業(yè)管理服務有限公司、安徽巴莉甜甜食品有限公司自本判決生效之日起十日內賠償梁或、盧宜堅5445411元（包括合理費用）；

5、安徽采蝶軒蛋糕集團有限公司、合肥采蝶軒企業(yè)管理服務有限公司、安徽巴莉甜甜食品有限公司自本判決生效之日起十日內在其網(wǎng)站和安徽日報上登載聲明，消除影響（聲明內容經本院審核）；如安徽采蝶軒蛋糕集團有限公司、合肥采蝶軒企業(yè)管理服務有限公司、安徽巴莉甜甜食品有限公司未按本判決消除影響，本院將采取公告、登報等方式，將判決的主要內容和有關情況公布于眾，費用由三被申請人承擔；

6、駁回梁或、盧宜堅的其他訴訟請求。

本判決為終審判決。

六、重點評析

（一）關于三被告生產、銷售的帶有相關標識的產品以及提供的服務是否侵犯了涉案注冊商標專用權問題

1、關于三被告生產、銷售的商品和提供的服務與原告注冊商標的核定項目是否構成相同或類似商品和服務的問題

有專家認為：“類似商品一般關聯(lián)，關聯(lián)商品未必類似，不能因為某些商品在同一場所售賣，就簡單地認為商品之間類似?！案饷娣邸⒑矸凼称酚椭鎴F’屬于原料、中間產品，其生產方式、用途、銷售渠道、銷售對象等均與作為最終產品的蛋糕、面包商品完全不同，因此，兩者不構成類似商品。關于面包、糕點等商品與餐館或咖啡館等服務若構成類似，不僅悖于普通消費者的認知習慣，過于嚴格地限定了商品或服務之間類似的標準，且必然會導致現(xiàn)有商標注冊秩序和市場使用秩序的混亂，甚至出現(xiàn)商標注冊無據(jù)可依，商標使用是否侵權無預見之可能的亂象。”；還有學者觀點認為：“并非所有銷售食品的場所都是提供餐飲服務，不應不加以區(qū)分地籠統(tǒng)看待。盡管申請人在2011年后獲準注冊的商標有指定‘面包店、面包連鎖店’，被歸至《類似商品與服務區(qū)分表》的第4301群組，但到目前為止《商品服務區(qū)分表》的標準服務項目名稱中從未出現(xiàn)‘面包店、面包連鎖店’。面包店與‘餐館、快餐館、咖啡館、自助餐館’等堂食餐飲服務不同，正是由于面包店的這種場所性質，決定了其與‘餐館、快餐館、咖啡館、自助餐館’等有著本質區(qū)別，售賣食品的場所和提供餐飲服務的場所完全是兩個不同的概念，消費者的消費內容、消費方式、消費體驗完全不同?！?nbsp;

最高人民法院在再審判決書中認為：關于被申請人和巴莉甜甜公司生產、銷售的被控侵權商品和提供的服務與涉案第1328994號、第1344787號注冊商標是否構成類似商品和服務問題。首先，第1328994號注冊商標核定使用的商品是第30類：咖啡；茶；糖漿；蛋糕面粉；面條；米樂；豆?jié){；含淀粉食品油脂面團；冰淇淋；各種調味醬。第1344787號注冊商標核定使用的服務是第42類：餐館；快餐館；咖啡館；備辦宴席；雞尾酒會服務；自助餐館；臨時餐室；自助食堂。本院認為，面包與咖啡在《類似商品或者服務區(qū)分表》中均屬于第30類，且均屬于西式食品和飲品，經常一起售賣，消費者也會將其搭配食用，二者在銷售渠道、消費對象等方面重合度高，相關公眾一般認為其存在特定聯(lián)系，容易造成混淆，故面包與咖啡構成類似商品。面包店和咖啡館在《類似商品或者服務區(qū)分表》中均屬于第43類，且在服務內容、服務對象、所售商品上有重合，相關公眾一般認為其存在特定聯(lián)系，容易造成混淆，故面包店和咖啡館屬于類似服務。原審法院認定面包與咖啡不屬于類似商品，面包店與咖啡店不屬于類似服務，系適用法律錯誤，本院予以糾正；其次，關于被申請人和巴莉甜甜公司生產、銷售的被控侵權商品與涉案第4502639號和第4502638號注冊商標是否構成類似商品和服務問題。所謂商品和服務類似，是指商品和服務之間存在特定聯(lián)系，容易使相關公眾混淆。本案中，第4502639號和第4502638號注冊商標核定的服務中包括面包店。面包店作為銷售面包、蛋糕等商品的服務場所，與面包、蛋糕之間具有特定聯(lián)系，被申請人和巴莉甜甜公司生產、銷售的面包、蛋糕商品與第4502639號和第4502638號注冊商標核定的面包店服務構成類似商品和服務。

2、關于三被告使用的相關標識是否與原告的注冊商標構成相同或近似商標的問題

根據(jù)《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條的規(guī)定，商標相同，是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較，二者在視覺上基本無差別；商標近似是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系。本案中，通過將被申請人和巴莉甜甜公司所使用的標識與申請人主張權利的商標進行整體及主要部分的比對，最高人民法院最終認定被申請人和巴莉甜甜公司在生產、銷售的被控侵權產品和提供的服務上使用的相關標識與申請人擁有的六件注冊商標構成相同或近似。

3、關于三被告對“采蝶軒”字號和“采蝶軒”標識的使用是否構成在先使用問題
　　

針對該問題，有觀點認為：“首先，申請人主張其于1981年即開始使用‘采蝶軒’商標，實際上是指申請人曾任法定代表人的國有企業(yè)--‘中山市飲食總公司采蝶軒’成立于1981年。從申請人提供的證據(jù)來看，‘中山市飲食總公司采蝶軒’與申請人并無法律上的承繼關系，‘中山市飲食總公司采蝶軒’在2000年以前是否在蛋糕、面包商品上使用過‘采蝶軒’商標，與申請人沒有關系；其次，申請人主張其于1999年就開始使用‘采蝶軒’商標，實際上是指其于2003年受讓1999年注冊的第1328994號和第1344787號注冊商標。但是，第1328994號和第1344787號注冊商標所核定的商品或服務并不包含本案系爭的蛋糕或面包商品以及面包店，申請人不能據(jù)此主張其在蛋糕、面包商品或面包店上早于被申請人使用；再根據(jù)被申請人提供的證據(jù)來看，首先，被申請人于2000年開始就在相同的蛋糕、面包商品上使用‘采蝶軒’商品，早于申請人第3422492號商標的申請日2002年12月31日；其次，在申請人第3422492號商標的申請日2002年12月31日之前，被申請人在合肥地區(qū)已經有數(shù)家直營門店并已在當?shù)孬@得一定榮譽，已經具有一定影響，實際上，在先使用抗辯中的‘有一定影響’這一要求不用太高，遠低于馳名商標的要求，甚至應低于知名商品的要求；再次，被申請人的使用具有善意，從被申請人提供的資料來看，被申請人的‘采蝶軒’品牌創(chuàng)意并非來源于申請人，而且在合肥當?shù)?，申請人從來沒有經營活動，不具備任何知名度，被申請人沒有攀附其商譽的可能和必要。”

最高人民法院認為，本案被訴侵權行為發(fā)生在現(xiàn)行商標法修正前，因此應適用2001年修正的商標法。2001年修正的商標法對于商標侵權訴訟中的在先使用抗辯問題并未作出明確規(guī)定。2013年修正的商標法在第五十九條第三款中，對于在先使用問題作出了具體規(guī)定，即商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。從上述規(guī)定來看，構成在先使用的條件是先于商標注冊人使用并具有一定影響，因此即使參照現(xiàn)行商標法的規(guī)定，被申請人和巴莉甜甜公司對被控侵權標識的使用，也不構成在先使用。因為，第1344787號和第1328994號注冊商標的申請日分別是1998年7月3日和1998年7月6日，這兩個注冊商標的申請日均早于采蝶軒集團公司的前身合肥采蝶軒公司成立的2000年6月8日，也即被申請人對于被控侵權標識的使用，晚于前述兩個注冊商標的申請日；即使如原審法院所認定的前述兩個注冊商標與被控侵權標識不構成類似商品和服務，也即不考慮前述兩個注冊商標對在先使用判斷的影響，在第3422492號注冊商標的申請日，即2002年12月31日前，采蝶軒集團公司當時只有5家門店，且2003年的銷售額只有7.58萬元，也難言具有一定影響。同理，采蝶軒集團公司對于其企業(yè)字號的商標性使用也沒有在先使用的權利。故此，原審法院認定被申請人和巴莉甜甜公司具有在先使用的權利，沒有事實根據(jù)，本院予以糾正。

4、關于采蝶軒服務公司在店鋪門頭使用“采蝶軒”標識和被告對企業(yè)名稱的使用是否構成侵權問題

最高人民法院認為，原審法院認定采蝶軒服務公司在面包店鋪門頭使用采蝶軒標識是對其于2006年5月7日受讓的注冊在第35類“推銷（替他人）”的“采蝶軒”服務商標的正當使用，不構成侵權。本院認為，在《類似商品和服務區(qū)分表》中，面包店的服務類別屬于第43類，采蝶軒服務公司在面包店鋪門頭上使用“采蝶軒”標識，不是對于其注冊在第35類的“推銷（替他人）”的服務商標的使用，因而不能構成正當使用。采蝶軒服務公司認為其在店鋪門頭上使用“采蝶軒”標識，是對于其在先注冊的企業(yè)名稱中的“采蝶軒”字號的合理使用。本院認為，如前所述，安徽采蝶軒公司的成立時間晚于第1344787號和第1328994號注冊商標申請日，因此不存在其在先注冊“采蝶軒”企業(yè)名稱問題。商標案件適用法律解釋第一條第一項規(guī)定，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的，屬于商標法第五十二條第五項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為。采蝶軒服務公司雖然注冊了“安徽采蝶軒服務有限公司”的企業(yè)名稱，但在實際使用中并沒有規(guī)范使用，而是突出使用了“采蝶軒”字樣，并使用在與涉案注冊商標相同或類似的服務上，容易導致相關公眾的混淆、誤認，因此，采蝶軒服務公司突出使用其企業(yè)字號的行為侵犯了涉案六個注冊商標專用權，依法應承擔相應的民事責任。

同理，采蝶軒集團公司在與涉案注冊商標相同或類似的商品和服務上使用“采蝶軒集團”字樣，采蝶軒服務公司使用“合肥采蝶軒”字樣，不是對企業(yè)名稱的規(guī)范使用，系突出使用了“采蝶軒”字樣，容易導致相關公眾的混淆、誤認，該行為亦侵犯了涉案六個注冊商標專用權，被申請人依法應承擔相應的民事責任。

（二）關于原告提起不正當競爭之訴主體是否適格的問題

最高人民法院認為，《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條第二款、第三款規(guī)定，本法所稱的不正當競爭，是指經營者違反本法規(guī)定，損害其他經營者的合法權益，擾亂社會經濟秩序的行為。本法所稱的經營者，是指從事商品經營或者營利性服務的法人、其他經濟組織和個人。梁或、盧宜堅是涉案注冊商標權人，其認為被申請人和巴莉甜甜公司的行為侵犯了涉案注冊商標專用權，構成不正當競爭，即可以據(jù)此提起訴訟，其訴訟主體資格的有無，不能僅據(jù)其是否系具體的涉訴商標產品的實際經營者來判斷。原審法院認定梁或、盧宜堅與被申請人和巴莉甜甜公司不具有競爭關系，不符合提起不正當競爭之訴的主體要件，沒有法律依據(jù)，本院予以糾正。

（三）關于本案侵權責任的承擔問題

1、關于侵權損害賠償問題

有學者觀點認為：“我國民事侵權的賠償責任主要適用‘填平原則’，即立足于彌補權利人的損失，而非使之成為不正當謀利的手段。實際上，2014年5月1日新修改后的《商標法》第63條亦對侵犯商標專用權的賠償數(shù)額的計算方式選擇做出了順序上的規(guī)定。從本案證據(jù)材料來看，在本案訴訟發(fā)生前，申請人從未在安徽合肥地區(qū)有過任何宣傳或經營活動，因此，由于面包店提供新鮮烘焙產品、保質期一般只有3-5天，因此具有較強的地域性，被申請人在安徽合肥地區(qū)的經營活動，并不會給申請人在廣東地區(qū)的市場造成影響。從這一角度來說，申請人實際上并未因為被申請人在安徽合肥地區(qū)的經營活動受到任何實際損失。同時，針對申請人在本案中主張的第1328994號和第1344787號注冊商標，申請人沒有提供證據(jù)證明其迄今已經在相關核定商品或服務上使用過這兩枚注冊商標。沒有使用，損失更無從談起?！?nbsp;

最高人民法院認為，根據(jù)商標法第五十六條第一款、第二款規(guī)定，侵犯商標專用權的賠償數(shù)額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支。前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權行為的情節(jié)判決給予五十萬元以下的賠償。對于本案的損害賠償數(shù)額，本院根據(jù)被申請人和巴莉甜甜公司實施侵權行為的性質、期間、后果以及涉案商標的聲譽等情況，酌定確定被申請人和巴莉甜甜公司賠償申請人經濟損失50萬元及合理開支。

2、關于消除影響問題

最高人民法院認為，消除影響是侵犯人在其侵權行為不良影響范圍內承擔消除對受害人不利后果的民事責任方式。涉案商標經過多年使用，在相關公眾中具有一定的知名度，被申請人和巴莉甜甜公司的行為足以使相關公眾混淆被控侵權標識與涉案商標，并誤認為被申請人和巴莉甜甜公司與涉案商標所提供的服務具有特定聯(lián)系，給涉案商標造成了損害。鑒于被申請人和巴莉甜甜公司的侵權行為主要集中在安徽地區(qū)，故梁或、盧宜堅要求其在安徽地區(qū)消除影響，并無不當。對于消除影響的方式，本院認為，由被申請人和巴莉甜甜公司在其網(wǎng)站和《安徽日報》上登載聲明，即足以達到消除影響的目的，對于該訴訟請求予以支持。

七、結語

由于該案具有一定的復雜性和專業(yè)性，案件一、二審結果公布以后，實務界、理論界對該案都給予了高度的關注，國內多位知識產權專家、學者就該案所涉及到的相關問題發(fā)表了自己的看法。如有學者認為：“申請人主張的商標應獨立看待，申請人所主張的商標標識各不相同，且最早注冊的兩枚商標又無使用證據(jù)支持，不存在商譽在商標之間延續(xù)的情況”；“申請人商標的禁用權范圍不應擴張，若將申請人1999年注冊的兩枚商標的禁用權范圍擴大至面包、蛋糕等商品上，將嚴重損害被申請人長期以來建立的信賴利益，也將破壞已有的穩(wěn)定的市場格局，有失利益平衡”。針對上述學者觀點，筆者認為，有些觀點確實屬于我國商標法的前沿理論問題，雖然最高法院判決未對上述觀點一一回應，但思想的鋒芒和前沿的觀點仍對商標法的理解與適用有著重要的啟發(fā)作用。

參考文獻

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[7]http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=94596，中國知識產權資訊網(wǎng)

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[9]楊紅軍、李惠：《論商標先用權及我國相關制度之完善》，《經濟與法制》，2006年第6期

來源：IPRdaily

作者：黃敏，北京德恒(合肥)律師事務所合伙人,知產部負責人,中國科技法學會會員,安徽省版權協(xié)會常務理事,安徽省律協(xié)、合肥市律協(xié)知產委委員,安徽德恒知識產權托管有限公司高級顧問,安徽德恒知識產權法律研究中心秘書長,安徽知科知識產權運營管理有限公司高級顧問