【實戰(zhàn)經(jīng)驗分享】發(fā)明專利臨時保護期不完全手冊

IPR Daily，全球影響力的知識產(chǎn)權新媒體

426.cn，60萬知識產(chǎn)權人的上網(wǎng)首頁

作者：王現(xiàn)輝北京大成（石家莊）律師事務所

來源：IPRdaily

原標題：實戰(zhàn)經(jīng)驗分享|發(fā)明專利臨時保護期不完全手冊

根據(jù)專利法的規(guī)定，發(fā)明專利申請公布之日起至公告授予專利權之日前有一個期間，這個期間稱之為“臨時保護期”。發(fā)明專利臨時保護期是與發(fā)明專利的“早期公開、延遲審查”制度配合設立的機制。在這個期間專利法給已經(jīng)公布的發(fā)明專利技術以臨時性保護，這種保護與對專利權的保護不同，從公布到授權公告這段時間內(nèi)，發(fā)明專利申請尚未被授予專利權，不能獲得專利法第11條所規(guī)定的保護。因此，發(fā)生的糾紛與專利侵權訴訟也不同，不能等同于專利侵權訴訟，民事案件案由為發(fā)明專利臨時保護期使用費糾紛，即發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明創(chuàng)造的單位或個人支付適當費用。

一、發(fā)明專利獲得專利權之后才能提出訴訟請求

《專利法》第13條規(guī)定，發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或個人支付適當?shù)馁M用。但專利申請人并不能立即請求管理專利工作的部門進行調(diào)解，也不能立即向人民法院起訴。發(fā)明專利申請公布后，經(jīng)過實質審查后最終存在兩種可能的結果，一是被授予專利權，二是未被授予專利權。在后者的情況下，對申請人來說，因為其專利申請不能被授權以及獲得保護，也就不存在“早期公開“帶來對其不利的權利失衡問題，因此也就不應當向其提供臨時保護。對于前者，向申請人提供”臨時保護“是必要的。然而，在專利申請被授予專利權之前，是無法判斷”臨時保護“對于申請人來說是否必要。為此，當申請人與實施其發(fā)明的單位或個人就發(fā)明專利臨時保護期使用費產(chǎn)生糾紛的情況下，在專利申請獲得授權后解決顯得更為合理?！秾＠▽嵤┘殑t》85條規(guī)定，發(fā)明專利臨時保護期使用費糾紛，當事人請求管理專利工作的部門調(diào)解的，應當在專利權被授予之后提出。也就是說，這類專利糾紛如果要通過行政或訴訟方式解決，必須在獲得專利權后才能提出請求。

二、臨時保護的范圍

從申請人的角度來看，只要能夠獲得與專利授權公告文本中權利要求所確定的保護范圍一致的“臨時保護“就可以實現(xiàn)”臨時保護“機制的目的，現(xiàn)實中仍可能出現(xiàn)授權公告文本比公布文本中的權利要求所確定的保護范圍擴大的情況，因為在臨時保護期內(nèi)授權公告的權利要求尚不可得，打算實施該發(fā)明的公眾只能參照公布文本中的權利要求來判斷實施行為是否會落入”臨時保護“的范圍。如果最終的授權公告文本相對于公布文本的權利要求擴大了保護范圍，并且依據(jù)授權公告文本的權利要求所來確定”臨時保護“的范圍，將會損害公眾對于公布文本的信賴利益。為此，2016年4月1日實施《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》對此予以明確。該解釋第18條第2款規(guī)定：“發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍與發(fā)明專利公告授權時的專利權保護范圍不一致，被訴技術方案均落入上述兩種范圍的，人民法院應當認定被告在前款所稱期間內(nèi)實施了該發(fā)明；被訴技術方案僅落入其中一種范圍的，人民法院應當認定被告在前款所稱期間內(nèi)未實施該發(fā)明?！?/p>

三、臨時保護只能請求適當?shù)氖褂觅M

臨時保護的使用費不同于侵犯專利權的損害賠償，發(fā)明專利的申請人基于臨時保護只能主張“合理的費用“。臨時保護期的”合理使用費“類似于許可使用費?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第18條第1款規(guī)定，權利人依據(jù)專利法第十三條訴請在發(fā)明專利申請公布日至授權公告日期間實施該發(fā)明的單位或者個人支付適當費用的，人民法院可以參照有關專利許可使用費合理確定。

四、臨時保護后續(xù)行為的正當性

臨時保護期內(nèi)已經(jīng)制造、銷售、進口的產(chǎn)品能否在專利授權公告日后銷售、許諾銷售或者使用，司法實踐中爭議較大，一種意見認為，臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口的產(chǎn)品不是侵權產(chǎn)品，專利權人無權在授權公告日之后禁止非侵權產(chǎn)品的后續(xù)銷售、使用行為。例如，最高人民法院指導性案例20號：深圳市斯瑞曼精細化工有限公司訴深圳市坑梓自來水有限公司、深圳市康泰藍水處理設備有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案（最高人民法院審判委員會討論通過2013年11月8日發(fā)布），在該案中最高人民法院認為，在發(fā)明專利申請公布后至專利權授予前的臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口的被訴專利侵權產(chǎn)品不為專利法禁止的情況下，其后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售、即使未經(jīng)專利權人許可，也不視為侵害專利權，但專利權人可以依法要求臨時保護期內(nèi)實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當費用。

第二種意見認為，依照專利法第十一條的規(guī)定，專利權被授予后，專利權人可以禁止他人未經(jīng)許可的任何實施行為。使用、銷售、許諾銷售臨時保護期內(nèi)已制造、銷售、進口的產(chǎn)品，不屬于專利法第69條規(guī)定的不視為侵權的情形，故應依法予以禁止。2016年4月1日實施《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第18條第3款規(guī)定：“發(fā)明專利公告授權后，未經(jīng)專利權人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售、銷售在本條第一款所稱期間內(nèi)已由他人制造、銷售、進口的產(chǎn)品，且該他人已支付或者書面承諾支付專利法第十三條規(guī)定的適當費用的，對于權利人關于上述使用、許諾銷售、銷售行為侵犯專利權的主張，人民法院不予支持?！笨梢姟督忉專ǘ凡扇×苏壑缘牟呗?，既避免行為人在臨時保護期內(nèi)囤積產(chǎn)品，待授權公告日后再銷售的情況，也避免對“臨時保護期內(nèi)制造的產(chǎn)品不是侵權產(chǎn)品“的定性產(chǎn)生錯誤認識。《解釋（二）》最終以是否支付專利法第13條規(guī)定的適當費用作為侵權與否的分界點。

最后，司法實踐中需要注意的還有，臨時保護期費用糾紛僅指發(fā)明專利，而不包括實用新型和外觀設計專利。在法律或者司法解釋對發(fā)明專利保護期使用費糾紛的管轄作出特別規(guī)定之前，可以參照專利權糾紛的管轄規(guī)定確定發(fā)明專利保護期使用費糾紛的管轄。

作者簡介：王現(xiàn)輝

北京大成（石家莊）律師事務所合伙人律師&專利代理人

微信：13831180212

來源：IPRdaily

作者：王現(xiàn)輝北京大成（石家莊）律師事務所

編輯：IPRdaily 彭瑩

8月18日總決賽報名！（200席位，僅對外開放150觀摩席位）

點擊左下角【閱讀原文】報名

決賽地點：北京昆泰嘉華大酒店會議廳

【實戰(zhàn)經(jīng)驗分享】發(fā)明專利臨時保護期不完全手冊