專利維權路上的九九八十一難

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來源：IPRdaily
作者：王梨華 專利律師 浙江杭知橋律師事務所

投稿原標題：專利維權路上的九九八十一難

由于專利侵權糾紛具有技術性、專業(yè)性、復雜性，代理專利案件對原告律師提出特別高的要求，更能考驗原告專利律師的水平和預知未來的能力，因為原告專利維權路上要經(jīng)歷九九八十一難。

最近常常代理專利侵權糾紛的被告方，也常常勝訴，當然也有敗訴的案子，沒有敗訴的律師也未必是好律師，沒嘗過敗訴的滋味怎么感知勝訴的喜悅。不是因為水平和能力有啥特別，其實大部分代理被告的案子在有一定經(jīng)驗的專利律師手上結果大多是差不多的。畢竟孫悟空式的律師是少數(shù)，當然前提是堅持不調解，調解了啥都說不清了。所以說當原告更能考驗專利律師的水平和預知未來的能力，因為原告維權路上要經(jīng)歷九九八十一難。

第1難

起訴找不到侵權主體。在有些案件中，侵權制造廠在邊緣地帶，無廠址、無廠名、無名牌，無營業(yè)執(zhí)照，列誰為被告都是頭痛的事。

第2難

做外貿的侵權主體在國內又不銷售侵權產品，國內也不做宣傳，生產廠房大門緊閉，申請法院證據(jù)保全沒有基本的初始證據(jù)，難以啟動。

第3難

專利訴訟經(jīng)常伴隨專利無效，有些案件經(jīng)歷專利侵權民事訴訟一審、二審，專利復審委員會專利無效，專利行政訴訟一審、二審，原告要守牢任何一個環(huán)節(jié)，而被告只要突破一個鏈條就可以“逍遙法外”。

第4難

廣交會、產品展覽會等只拍照到產品的外形圖片，沒有產品的內部結構，因此通過發(fā)明或實用新型維權很難。

第5難

專利維權原告請的是一個律師，專利無效請的是另外一個律師，兩個律師溝通不順暢，各干各的事，專利無效程序中的律師為了盡力維持專利權有效，拼了老命地縮小保護范圍，使出吃奶的勁來解釋權利要求的技術特征與現(xiàn)有技術的區(qū)別，結果沒有照顧到民事侵權訴訟中對保護范圍的擴大要求，結果造成保護范圍過小，或者增加了禁止反悔原則的內容，限制了等同適用，所以說有時候沒有豬一樣的對手，卻有豬一樣的隊友。

第6難

原告在專利申請日之前在各大網(wǎng)上進行了技術宣傳，在淘寶上進行了銷售都生成了訂單，維權因為專利在先公開而不成功。

第7難

自己最早原創(chuàng)，但被別人搶先申請了專利，維權反遭抵制，專利反而給別人做了嫁衣裳。

第8難

取證沒有經(jīng)過公證，到被告廠里拿了一個侵權產品就往法庭送，這樣的案子即使產品是被告生產的，被告在法庭上也幾乎會否認的，不要指望現(xiàn)階段的被告會良心發(fā)現(xiàn)，被告律師代理就更不會承認了，如果承認了導致?lián)p失誰來承擔，一般律師不會“笨”到這個程度，當然現(xiàn)在流行的開庭發(fā)誓制度，不知道管用不管用。這樣的案子往往死的很慘，而且死的很傷心。

第9難

臥底工作沒做到位，取證或申請證據(jù)保全到廠里撲空，反而打草驚蛇，以后再也沒有機會取證了。

第10難

前期工作不到位，侵權產品未最終裝配完成，有幾個零部件還沒裝上去，注意專利侵權要求權利要求的技術特征都要全部在，就像張藝謀的有一部電影叫《一個不能少》，少一個就不好玩了，即使購買了或者證據(jù)保全了，也因缺少權利要求的技術特征而不侵權，白干一場。

第11難

大型設備需要到被告廠里進行證據(jù)保全，且需要貼封條。不要太依賴法官，不是每一個法官都很認真地看完整個專利，很多時候都出發(fā)前看權利要求，還可能就是在去的路上在車里翻開專利文件的權利要求和圖瞄一眼，所以需要原告律師前期做大量的準備工作，告知保全法官需要查封的內容和注意要點，貼的封條要完整，不能讓被告有在不驚動封條的前提下神不知鬼不覺地轉移了內部零部件，導致開庭時內部結構被掏空。

第12難

前期調查結論是侵權的，但實際取證取到的產品的升級產品，內部結構和之前的侵權分析機構不一致。

第13難 

方法權利要求專利取證有時候只有一次機會，往往需要到被告企業(yè)里去保全，需要將權利要求的每一個步驟都能保全下來，不要指望舉證責任倒置，如果有一個步驟疏忽了，那么前功盡棄。

第14難

一些配方類產品權利要求取證后未經(jīng)過鑒定，開庭時混合物變質，無法進行鑒定，這叫死無對證。

第15難

一審案贏了，二審期間專利被無效了。

第16難

二審贏了，執(zhí)行階段專利被無效了。

第17難

好不容易專利復審委員會維持專利權有效，結果到了北京一中院（現(xiàn)在北京知識產權法院管轄）撤銷專利復審委員會決定，專利面臨被無效的風險。

第18難

民事訴訟官司贏了，結果專利被專利復審委員會無效掉了，且有希望在接下來的行政訴訟中挽救回來，結果原告沒錢不玩了。

第19難

一個專利全國開花維權，各地被告都提無效，結果東邊不亮西邊亮，總被一個被告無效提成功，導致大會戰(zhàn)全線收兵。

第20難

專利產品生命周期短，案子還沒判，產品已經(jīng)被淘汰，被告搶占了市場份額，最后原告落個幾萬元賠償，其實準確地說只能叫幾萬元的慰問金。

第21難

好的技術沒寫成好的專利，專利本身沒寫好。

律師反復提醒原告，專利起訴敗訴概率很大，原告明知山有虎，偏向虎山行，最后被虎吃了，這叫不作就不會死。

第22難

為了省幾個錢，專利無效不請專利代理人，憑借自己對技術的無限自信（Ps：其實是自負），自己親自上陣與專利復審委員會唇槍舌戰(zhàn)，結果保護范圍縮小的一塌糊涂，自己還洋洋得意，這叫有時候說的越多死的越快。技術和專利那是一碼事嗎？如果是一碼事還需要專利代理人資格證這張通過率只有10%的紙干嘛（當然最近幾年通過率都接近20%，作者當年通過率是8%，此處屬于嵌入式廣告），啥叫隔行如隔山，此難陣亡率最高的是高校老師。

第23難

專利寫的越細保護越到位的錯誤理解。有時候看到有些權利要求內容很長，一條權利要求洋洋灑灑半頁一頁紙，當然技術本身是不錯的，這時候只要被告產品稍微改下就輕而易舉規(guī)避專利，這樣的專利（更準確是技術還算不上專利）只能貢獻社會了，這難高校老師陣亡率持續(xù)居高，當然高校貢獻社會也是知識該去之處，只是如果輸了官司不要罵爹罵娘，知識產權分子有時候很清高有時候也會發(fā)牢騷。

第24難

技術都是國外的，專利在其他國家老早就有專利了，結果在國內一模一樣申請了一遍，實用新型專利證書下來了（Ps：國內實用新型專利只進行實質審查，說白點，就是只要格式對都能審批成功。當然也不要覺得國外實用新型制度就好到那里去，國外實用新型大多也不進行實質審查，就是登記下），拿到實用新型證書像個寶，開始委托律師維權，還信心十足的說技術是原創(chuàng)的，還不和律師透露國外已經(jīng)有技術的事實。律師和當事人是穿同一條褲子的道理總該懂吧，如果褲子不給律師穿，那么律師到庭上光屁股，丟的臉也是當事人的臉。這樣的專利真只能當個寶，就是壓箱底的那類寶。

第25難

原告之前申請了一個專利，因為沒交年費終止了，現(xiàn)在看到市場眼紅了，又重復申請了一個專利來維權，結果自己在先的專利對自己在后專利造成破壞性影響，不要錯誤地以為相同的申請人就可以先后申請相同兩本專利證書，這不像電話停機了續(xù)電話費那么簡單。

第26難

律師認為不侵權，原告死活認為侵權，攔都攔不住，硬著頭皮向上沖，那叫裸奔。

第27難

由于律師沒跟上時代的節(jié)奏，還把過時的一些侵權理論（比如多余指定原則、部分侵權原則）在法庭上大放光彩，法官只能低頭加搖頭。

第28難

森林里沒有兩片完全相同的葉子，很多時候侵權產品都會改頭換面出現(xiàn)，那種完全拿著產品抄襲做成一模一樣的山寨1.0版越來越少，更多的是2.0版或3.0版。這時候涉及等同侵權問題，有時候單純從權利要求文字與被控產品進行比較構成等同侵權，但專利說明書的實施例中除了記載權利要求的技術方案，還記載了權利要求之外的和權利要求差不多的技術方案。這時候因為只記載在說明書但未記載在權利要求的內容不屬于權利要求保護范圍，也就是所謂的“捐獻原則”，記載在說明書而未記載在權利要求的那部分技術方案保護范圍被視為放棄，從而導致主張等同侵權不能成立。在這里作者要呼吁下，好端端的搞個捐獻原則出來。作者是極力反對“捐獻原則”的，專利制度的本質是公開換保護，且鼓勵公開，鼓勵技術的傳播，而捐獻原則與這一制度原則相違背。申請人公開的技術方案越多，公開的技術信息越充分，卻會導致對保護范圍造成限制，后果將是直接導致申請人不會愿意公開更多的信息內容，這明顯有違促進公開與技術進步，專利侵權理論已經(jīng)比較多，其實已經(jīng)夠復雜了。

第29難

專利申請有瑕疵，在專利審批過程中沒有被審查員的火眼金睛發(fā)現(xiàn)，僥幸通過。此時專利權人心里是暗喜的，結果在無效中敗北，最終專利被無效掉。

第30難

專利申請審查員初步意見通不過，申請人神通廣大，最后不知道通過什么七大姑八大姨和專利局的審查員扯上關系，最后專利被網(wǎng)開一面通過了。而該專利由于天然的缺陷，在之后的無效程序中無效，當然維權也跟著失敗。因為專利審查是一幫人，專利無效是另外一幫人，每一幫人都有自己的規(guī)矩，說不定當年的審查員早就不在專利局里干了。

第31難

有時候專利權評價報告害死人。實用新型和外觀起訴前做了專利權評價報告，結果評價報告形勢大好，專利新穎性、創(chuàng)造性全都滿足，這時候以為所向披靡了。誰知，實際上專利權評價報告很好，最終卻被無效的專利大有案例在。因為專利權評價報告只是初步證據(jù)，畢竟收的錢也不多，檢索就像大海撈魚，漏網(wǎng)的肯定不少。

第32難

有時候專利權評價報告給出的是所有權利要求都符合新穎性和創(chuàng)造性，原告信心滿滿，但殊不知在作專利權報告時主要考慮的是專利的新穎性、創(chuàng)造性和實用性的審查，對于三者之外的是否符合專利要求的審查較少。但專利無效的理由絕不僅僅這三種，還諸如權利要求不清楚（Ps：有時候專利權人就愛弄一些玄乎玄乎的自創(chuàng)詞語來表達）、修改超范圍、說明書公開不充分等都可能將專利無效掉。因此在有一些案件中就出現(xiàn)，因為專利權利要求不清楚，無法對比，而無法判斷是否侵權，且這樣的不利結果也只能專利權人買單。

第33難

在新專利法修改前，還沒有相似外觀制度，也就是說如果兩件外觀比較接近是不允許放在同一個專利里面申請的。這就出現(xiàn)很多相似的外觀設計產品分好幾個專利，申請好幾本專利證書，這時候拿出來維權，最后導致兄弟五六個專利，由于涉及到重復授權問題，最終會犧牲掉大多數(shù)，只能留下一個專利，其他專利都當成了炮灰，白白浪費訴訟費。

第34難

因專利侵權事宜對侵權人做過一次維權行動，比如投訴、發(fā)律師函等等，且隨維權行動附帶了取證的公證書，隨著侵權人暫時的消停而導致專利權人未繼續(xù)維權，待侵權人不老實后又開始維權，發(fā)現(xiàn)取證的公證書已經(jīng)超過2年的訴訟時效，此時想追究都比較難了。

第35難

涉及一些市政項目的隱蔽工程內的產品侵權，現(xiàn)場取證困難，即使證據(jù)保全了，由于涉及市政項目，且外部看不到產品，侵權比對無法展開。

第36難

公證取證過程，由于取證人不懂行業(yè)一些術語和行規(guī)，在進行交易過程中，一下子被侵權企業(yè)懷疑和識破，取證半途而廢，這也說明取證前的功課未做充分，有時候需要原告配合指導。

第37難

公證取證完成，開庭時侵權產品放到庭上，也不知道在運輸過程中還是公證處一開始貼封條的原因，公證的封條破裂，此時也別奢望侵權人會老老實實地承認。

第38難

在一些外觀設計侵權指控許諾銷售侵權時，由于無法購買到侵權產品，也只能網(wǎng)頁上的內容經(jīng)過公證來進行侵權比對，但由于取證經(jīng)驗不足，網(wǎng)頁的圖片公證過程中尺寸過小、或者不清晰，或者選擇的比對圖片不夠多，因此無法完整地和專利進行是否侵權比對，因此面臨敗訴的結果。

第39難

專利權人曾經(jīng)給侵權人供貨過專利產品，侵權人一邊賣專利產品，一邊賣侵權產品，專利權人維權，侵權人拿出與專利權人之間的銷售合同、票據(jù)，欲說明侵權產品是由專利權人“提供”，有時候還真難認定。

第40難

有些產品利潤較高，一些之前被打擊過的侵權企業(yè)有了“侵權經(jīng)驗”和“反調查經(jīng)驗”，在產品供貨時故意將產品分兩次供貨，第一次供貨時缺少了某個零部件，第二次再供應時采用不開票據(jù)不留廠名等方式秘密送貨，讓專利權人很難確定第二次供貨的主體與第一次是相同的主體，由于分開供貨，第一次供貨又不滿足權利要求所有技術特征，而現(xiàn)階段要主張間接侵權又有難度。

第41難

外觀設計使用不侵權，而有些案件卻僅僅將侵權外觀設計產品的使用者訴到法庭，結果可想而知，作者在紹興中院就遇到專利權人將房地產開發(fā)商在商品房中使用了侵權產品而告上法庭，專利權人敗訴的案例。

第42難

專利權人同時起訴大的生產廠家和小的經(jīng)銷商，生產廠家與經(jīng)銷商達成了私下協(xié)議，由經(jīng)銷商來扛下所有責任，因此只打擊了一些小蒼蠅，沒打到大老虎。

第43難

專利權人針對一些小商品，大面積起訴終端的一些小個體工商戶，案件大批量進入法院，一開始法院判賠額抵去維權的費用還有盈余，案件多了，判配額開始大幅度直線下降，最后只能保本或保本都很難。

第44難

專利案件起訴開庭，結果案件還未判決，被告注銷了，案件無法往下進展，雖然有一些繼續(xù)追究的辦法，可是成本將比較大。

第45難

大量專利案件一審判賠幾萬元，二審調解又便宜點，執(zhí)行階段又再打個折扣，而專利從維權到無效估計最后執(zhí)行的那點款還不夠付律師費，為什么說國外很多案子打著打著最后費用都打到雙方律師口袋里了。

第46難

專利案件起訴時信心十足，有一定要把被告打垮的決心，可是案件一上去，對方提專利無效，法院沒開庭就先中止，中止后又是半年一年，再二審，有些案子拖兩三年，企業(yè)的法務人員都換了好幾批，企業(yè)對這個專利的維權結果已經(jīng)沒啥期待了，而在這2年的時間內，被告該賺的都賺到了。

第47難

侵權人侵權按理說會覺得理虧，可是有時候被告在庭上卻理直氣壯，原告是贏了官司卻是一肚子的火。

第48難

在一個法院案子贏了，信心滿滿又到另外法院起訴，殊不知，有時候對于專利侵權的侵權認定標準的實際掌握或證據(jù)的采信方式上還存在差異，一地方案子贏，不能自然推斷出到另外一個地方的法院就能贏。

第49難

專利申請日之后，專利取得證書之前，這個時間段，專利權人已經(jīng)等不及了，匆匆忙忙就取證，由于專利還尚未授權，此時還談不上侵權。

第50難

在某些案件取證過程中，由于代理律師和法官經(jīng)驗的不充足，到侵權企業(yè)查封侵權產品時，未直接到生產車間取到侵權產品，而是圖方便省事在樣品間進行產品的扣押，而被告庭審時堅決否認進行了涉案產品的生產，只是對樣品的展示，充其量也只能構成許諾銷售，可是許諾銷售的責任比較輕，無法有力打擊侵權企業(yè)。

第51難

還有一些案子，專利權利人在起訴的同時申請法院證據(jù)保全，立案庭法官與業(yè)務庭法官有時候銜接的不是很到位，這時候會出現(xiàn)起訴狀直接就寄給被告了，而證據(jù)保全尚未開始做的情況，打草驚蛇，被告早早轉移了侵權產品。因此這類案件在立案時要特別提醒立案庭法官，本訴訟有涉及證據(jù)保全，不要直接送達被告。

第52難

關于外觀設計是否相似的判斷，不同的法官有時候可能有不同的認識，有可能造成法官誤判的案件，由于外觀的相近似判斷存在主觀判斷的因素，出現(xiàn)誤判有時也難免。

第53難

發(fā)明和實用新型等同侵權判定也有一部分存在主觀因素，對基本相同的手段、基本相同的功能和基本相同的效果，本領域普通技術人員不需要創(chuàng)造性勞動就能想到的技術特征的判定上也存在變數(shù)。

第54難

發(fā)明和實用新型在判定是否構成全面覆蓋時，先要把權利要求進行技術特征的劃分，技術特征劃分的數(shù)量多少和粗細都涉及到全面覆蓋原則的適用，也存在一定變數(shù)。

第55難 【制造商買通經(jīng)銷商】

市場上發(fā)現(xiàn)侵權往往從銷售終端露出馬腳開始，但想通過馬腳揪住整匹馬，常常將銷售商和制造商在一個案子一起起訴，原告誤以為一下子可以抓住兩個妖怪，殊不知在一部分案件中，制造商有時會想一些歪招，第一步，打死不承認產品是由其生產，第二步，和銷售商私下同盟，由銷售商不說出制造商，如果有賠償?shù)?，由銷售商賠償后制造商私下再補給銷售商，而法院往往對銷售商在判決金額的考量上有適當照顧，“溺愛”銷售商，這樣制造商順利逃脫。

【避難法寶】

方法一：策反銷售商，答應如果提供相應證據(jù)并供出制造商，在不影響管轄情況下，判決之前撤回對銷售商起訴，影響管轄情況下，獲得證據(jù)撤訴后單獨起訴制造商。

方法二：動之以情、曉之以理，盡量說服銷售商不要充當替罪羔羊，經(jīng)銷商往往較脆弱，風吹兩面倒，如在之后經(jīng)營中給予一些支持更容易說服。

第56難 【經(jīng)銷商不賠償】 

在有些案件中，原告為了迅速控制渠道，只大面積起訴經(jīng)銷商而不起訴制造商，而經(jīng)銷商如能夠提供合法來源，承擔侵權責任但不賠償，此時專利權人會面臨經(jīng)濟上的維權成本。

【避難法寶】

第一輪經(jīng)銷商侵權公證做好后，先集體發(fā)送一封專利告知函，建議對發(fā)函事宜進行公證（Ps：一次公證很多EMS公證費也是可以打包價的），公證EMS郵寄過程、郵寄收件人地址、郵寄的內容（需要明確告知包括專利號在內的專利內容），等律師函寄出半個月后，經(jīng)銷商繼續(xù)再銷售的（Ps：很多經(jīng)銷商律師函為廢紙繼續(xù)銷售），那么再次做一次經(jīng)銷商的侵權公證，由于經(jīng)銷商在知道專利情況下繼續(xù)侵權，則需要承擔經(jīng)濟賠償。對經(jīng)銷商的打擊到痛點了，一般不會出現(xiàn)再次侵權可能。

第57難 【禁止反悔原則出賣了權利要求】 

案子維權原本都很順利，一、二審均侵權，也不知道哪里冒出來的，被告申請調取查詢申請專利過程中所有文件，比如答復審查意見、修改文件，總找到一些專利權人說過來對權利要求保護范圍不利的話，而最近發(fā)現(xiàn)最高法院偏偏非常鐘愛禁止反悔原則，對保護范圍進行了大面積限制，得到一個未落入保護范圍的下場，導致案件全輸。

【避難法寶】

在修改權利要求情況下，如審查員（Ps：不是審查員每一句都是對的）提出專利與對比文件相同，某些權利要求不具有新穎性或創(chuàng)造性，申請人即使認為審查員說的有理，也愿意按審查員意思進行權利要求合并，那么作者建議，此時只需提交合并后權利要求，除此之外任何語言文字都是多余的，特別有些申請人（代理人）非常善意地加一句討好審查員的話，就是“申請人同意審查員關于部分權利要求不符合新穎性和創(chuàng)造性的意見，同意按審查員的要求進行合并”，這是一句畫蛇添足的話，且可能在之后的保護范圍中被適用了禁止反悔原則，對保護范圍進行了嚴格的限定。

第58難【全面覆蓋侵權原則要求“一個不能少”】 

為尊重權利要求的公示價值和滿足侵權條件，在判斷發(fā)明和實用新型侵權判定時遵循全面覆蓋原則，指如果被控侵權產品包含了專利權利要求中記載的全部技術特征，則落入專利權保護范圍，或者說侵權物的技術特征數(shù)量相同或多于專利某條權利要求所有技術特征，也就是說“一個不能少”，否則不構成侵權，所以在現(xiàn)階段不存在部分技術特征侵權，即使這部分技術特征是創(chuàng)新特征也挽救不了專利命運。而這樣的要求在某些案子中被原告或律師所忽略，或者說因為為了專利能順利授權特意將某些特征寫入權利要求導致保護范圍縮小，最后出現(xiàn)的狀況是好技術未得到好保護。

【避難法寶】

要求在專利申請時選擇好的代理人，充分溝通技術創(chuàng)新點，盡量撰寫較大保護范圍，或者多點多專利保護。

第59難 【僅選擇獨立權利要求維權】 

侵權比對不可回避的需要明確侵犯哪些權利要求，有時原告（律師）圖省事，或者法官為節(jié)省時間，原告主張，或者法官無意識引導僅主張獨立權利要求，而未主張從屬權利要求，雖一審判侵權，在二審階段，獨立權利要求被無效，而一審又未主張從屬權利要求，到時案件陷入兩難境地，也許需要撤訴重來。

【避難法寶】

建議一開始就主張所有可能侵犯權利要求，包括從屬權利要求，即使二審期間獨立權利要求或某些權利要求都被無效，只要有一個侵權的權利要求維持，那么二審仍然很容易維持侵權，而不會導致程序重來。

第60難【當停止侵權遭遇公共利益】 

傳統(tǒng)的專利侵權成立均會伴隨停止侵權，特別是涉及到一些工期緊的項目或招投標項目，對于侵權方來說或許比經(jīng)濟賠償損失更大，對侵權方的威脅更大，原告也是以此為談判籌碼漫天要價，但隨著善意第三者、國家利益或社會公共利益的保護角度，在一些案件中判決侵權但不需要停止侵權，特別是已經(jīng)安裝好的大型設備或市政工程中產品。理論上說不判決停止侵權，通過提高賠償額來補償，但往往因為涉及社會公共利益，實際超額補償部分很難體現(xiàn)。

【避難法寶】

建議除了使用者作為被告以外，盡量將侵權產品從產供銷鏈條上的被告均列出，確保被告中有資金實力雄厚的主子，為獲得賠償或調解做準備。

第61難【誤將外觀設計相似判斷以混淆為基礎】 

構成專利侵權的兩類情況，相同和相似，而有些商標律師常常沿用商標判定的混淆理論（Ps：有一部分法官也很喜歡），來判斷兩個產品是否能構成混淆，但目前司法實踐還未按商標法的混淆理論來進行專利侵權判定，當然現(xiàn)在實踐中有一些混淆的影子，比如特別強調外觀創(chuàng)新部分（區(qū)別設計特征），如果創(chuàng)新部分在被控侵權產品有體現(xiàn)，那么更容易被認為是相似，當然仍然逃不出整體觀察綜合判斷的原則，之后隨著外觀設計制度改革，可能會學習美國專利法中的部分外觀設計制度，還有目前強調的設計空間和區(qū)別設計特診概念，將更加重視外觀設計的創(chuàng)新部分，提升創(chuàng)新部分在侵權判定中的權重。

【避難法寶】

外觀設計的保護有時候也可以參考發(fā)明和實用新型專利，在整體申請外觀的同時，將整體拆開多個零部件單獨保護，以便確立最小保護單元，讓侵權企業(yè)很難規(guī)避，在侵權判定中強化設計空間概念和區(qū)別設計特征的重要程度。

第62難【被抵觸申請打敗】 

近幾年，法院在加大專利保護力度的同時，也注重了社會公眾利益保護，體現(xiàn)在不侵權抗辯的理由和條件大大方便，如抵觸申請參考現(xiàn)有技術抗辯的推出，外觀設計的抵觸申請參照發(fā)明和實用新型的抵觸申請抗辯，還有一個案例是將涉外的臺灣地區(qū)的在先申請在后公布的專利也進行抵觸申請抗辯，對于抗辯的不確定性增多，最近還在嘗試外觀設計的抵觸申請來無效實用新型，雖然行政法院推翻了這種方法，但不代表在侵權訴訟中法院會拒絕采用外觀設計的抵觸申請來抗辯實用新型。

【避難法寶】

這屬于司法思路的創(chuàng)新，只能根據(jù)最后確定的審理思路走。

第63難【外觀終止影響了版權維權】 

很多人專利權人可能萬萬沒想到，在申請獲取權利時肯定是多類型多角度多方面進行權利登記保護，一件產品（設計）既申請了外觀又申請了版權，原以為天衣無縫，可重疊或交差保護很多年，但嘉興的一個案例給了大家當頭一棒，主要觀點認為，盡管在專利有效情況下，承載一項設計的外觀設計專利圖片上可以同時存在圖片著作權和外觀設計專利權兩種權利，但著作權的行使應當受到專利制度的制約。該外觀設計失效后即進入公有領域，一般不能禁止他人進行利用。本案系對失效外觀設計專利的實施，不構成著作權侵權。好吧，只能說是時代的變化。

【避難法寶】

作者本身很難接受這個觀點，所以也讓作者這個老司機犯難，一直以來，我們都建議權利人既申請版權又申請外觀，來實現(xiàn)雙重保護完美結局，但現(xiàn)實太殘酷了，一定要讓我說個思路，倒真有一些，將兩者的內容進行一些調整，兩者內容有側重，勿將外觀設計的圖片和版權圖片完全相同，是否可以局部和整體的關系，顏色或內容有一些差異，避免出現(xiàn)兩個完全相同權利客體，或者對于兩者完全的內容，則優(yōu)先保護版權，畢竟版權時間長，維系成本小，當然版權的缺陷是賠償金額低。

第64難 【被誤認為商業(yè)維權】 

近年來，專利侵權訴訟案件井噴，有些法院對批量案件案件比較“反感”，通過不斷降低賠償額方式，讓維權律師沒錢賺，間接讓我們不來該法院立案，而有些案件明明不是商業(yè)維權卻被誤認為是商業(yè)維權，判決金額也滑落到低賠償?shù)拿\中，實際賠償額除去維權費用所剩無幾。

【避難法寶】

建議避開對商業(yè)維權反感法院（當然沒幾個法院喜歡商業(yè)維權的）。充分做好證據(jù)，不要讓法官感覺是商業(yè)維權；分批次分不同法院起訴。

第65難 【被說情的人打敗】 

案件起訴，就有七大姑八大姨來求情，讓原告“放”被告一馬，當然七大姑八大姨好對付，擔心的就是會來自一些行政機關的領導干部說情，比如工商局或稅務局的人，與其說說情還不如說是威脅。

【避難法寶】

好像也沒啥好辦法，除非自己屁股夠干凈，否則撩起別人屁股的時候什么事都有可能發(fā)生。

第66難 【保全難產】 

好不容易說服法官去被告進行保全，前期的臥底工作顯示有被控產品，但不知道什么原因法官去的時候未發(fā)現(xiàn)，使保全難產，最后不得不撤訴收場。

【避難法寶】

好像也沒啥破敵法寶，有時候保全也是需要看運氣。

第67難【保全錯誤反賠錢】 

為獲得被告侵權證據(jù)，特別是大型設備，需申請法院到制造商或使用商申請證據(jù)保全，由于為加工生產設備或交付設備，保全不當容易造成被保全人經(jīng)濟損失，或者有些保全辦法采用了非清點證據(jù)數(shù)量而采用查封扣押大量侵權證據(jù)方式。或者對侵權企業(yè)進行賬戶查封，當然有些案子查封目的不是為之后能順利執(zhí)行，反而成了原告談判籌碼手段，特別是查封支付寶賬戶，若最終不侵權將面臨被保全人的損害賠償主張，造成偷雞不成蝕把米。

【避難法寶】

對于小標的案件不建議進行財產保全，目前大部分專利侵權案件履行與執(zhí)行情況都良好；對于大標的案件，建議按比例進行財產保全，由于法院實際判賠金額與原告主張的訴訟請求有很大差距；證據(jù)保全對于大量銷售品，可查扣一兩件樣品，其他制作數(shù)量清單，這樣即使案件敗訴對被保全人不會構成損失；對于大型設備，可以采用拍照、錄像等方式進行查封，不影響生產經(jīng)營，當然要做到能侵權比對為前提。

第68難【不當律師函引發(fā)損害賠償】 

專利權人有時候將專利作為打擊競爭對手的手段，不對制造商直接維權，而是大面積廣撒網(wǎng)對各類經(jīng)銷商發(fā)出專利侵權的警告函或律師函，“威脅”和“制止”經(jīng)銷商“侵權”，擾亂競爭對手生產經(jīng)營，競爭對手有時會采取反制措施，對專利權人提起“確認不侵權訴訟”以及引發(fā)的不正當競爭或損害糾紛。

【避難法寶】

對侵權行為需要準確分析與評價，在發(fā)律師函前適當進行侵權證據(jù)的取證，在被提起“確認不侵權訴訟”時，避免專利權人提供不出侵權的證據(jù)。

第69難【網(wǎng)絡購物平臺錯誤投訴引發(fā)損害賠償】 

專利權人針對網(wǎng)絡購物平臺的侵權行為，采取及時有效的網(wǎng)上侵權投訴，網(wǎng)絡購物平臺依據(jù)專利投訴申訴規(guī)則，對侵權商品下架，后來有時賣家提供強有力的不侵權抗辯，或者專利權人隨后提起侵權訴訟敗訴，導致投訴斷開刪除鏈接錯誤，賣家可能會發(fā)起不正當競爭或損害賠償。當然目前因為專利被無效、或者侵權不成立，專利權人的維權錯誤是否需要承擔責任實踐中存在不同的觀點。

【避難法寶】

提前對專利穩(wěn)定性有效分析，在大面積維權前可針對個別有代表性的賣家進行維權取得確定的侵權判決后再對其他賣家投訴。

第70難【網(wǎng)購侵權遭遇強勢的網(wǎng)絡的服務提供商】 

現(xiàn)階段，很多侵權行為有線下向線上轉移趨勢，幾大購物平臺等網(wǎng)絡服務提供者都建立知識產權投訴機制，處理線上知識產權投訴積累了大量經(jīng)驗，雖然侵權責任法規(guī)定，網(wǎng)絡用戶（主要是賣家）利用網(wǎng)絡服務實施侵權行為的，被侵權人有權通知網(wǎng)絡服務提供者采取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。網(wǎng)絡服務提供者接到通知后未及時采取必要措施的，對損害的擴大部分與該網(wǎng)絡用戶承擔連帶責任。實踐中存在，網(wǎng)絡服務提供商將侵權通知轉給賣家由賣家申訴，然后根據(jù)投訴與申訴做判斷，網(wǎng)絡服務提供商常常以不具有侵權判定能力，僅就根據(jù)雙方的材料和陳述做出判斷，如果實際判斷與法院最后判決有誤，目前的司法實踐中需要讓網(wǎng)絡服務提供商承擔責任的案例鳳毛麟角，除非網(wǎng)絡服務提供商怠慢受理，怠慢將專利權人的通知及時轉發(fā)給賣家，或者其他明顯處理失當才可能承擔共同侵權責任。更有甚者，從直接經(jīng)濟利益緊密度來分析，網(wǎng)絡服務提供商會有意無意站在賣家立場，特別是針對大賣家的投訴更是如此。

【避難法寶】

若明顯侵權成立案件進行投訴，而網(wǎng)絡服務提供商未采取有效錯誤，而由于網(wǎng)絡賣家侵權面廣，侵權影響力大，不及時維權將對專利權人造成較大損失，可考慮及時提起訴訟，將網(wǎng)絡服務提供商也列為共同被告，也常常解決管轄，網(wǎng)絡服務商對于涉及訴訟案件將升級處理，重視程度明顯提高，且更趨向于從規(guī)避自身風險角度出發(fā)暫時刪除涉嫌侵權產品鏈接，當然這只是屬于戰(zhàn)術問題。

第71難【網(wǎng)購侵權小賣家打一批換一批】 

針對一些網(wǎng)絡侵權小賣家，維權后又另起爐灶，就像割韭菜，割了一茬又一茬，實際停止侵權效果甚微，賠償不高不夠前期維權費用，還常常伴隨無法執(zhí)行。

【避難法寶】

對于網(wǎng)絡小賣家，量大面廣，可以采用網(wǎng)絡服務提供者設計的知識產權投訴機制，快速投訴，多鏈接，多賣家投訴，形成高壓態(tài)勢。

第72難【司法政策變化導致】 

不同時期，知識產權司法政策會做調整，目前確定十二字方針，加強保護、分門別類、寬嚴適度，但具體到某類問題，如對等同侵權原則適用，一段時期較嚴格，一段時期比較松，對功能性特征的保護范圍、對于修改超范圍的容忍程度，對于權利要求的形式錯誤的寬容程度都在不同時期有不同的尺度，若某些案件正處于這個時期，就只能說是這個政策所作出的犧牲了。

【避難法寶】

認清形勢，選擇適當?shù)姆ㄔ?，每個法院對政策的掌握程度也有差別。

第73難【換個法院試運氣】 

有的專利權人，在一個法院案件敗訴卻不甘心，到另外一個地方法院委托律師進行代理案件，在代理過程中還極力隱瞞在先敗訴判決，這樣的案件起訴到法院也是非常危險的。

【避難法寶】

這屬于認識問題，好像也沒什么好辦法。

第74難【沒選律師自己往上沖】 

由于專利侵權糾紛案件技術性強、技巧性強、經(jīng)驗性強、對于被告選擇、取證選擇和要求、權利保護范圍解釋、侵權比對都有一些規(guī)律，專利權人往往強項在于對技術的無限自信，熟不知專利案件技術只是入門，后續(xù)要求才是高標準，在任何環(huán)節(jié)脫鉤都可能敗訴，有些專利權人旁聽過個別案子就照葫蘆畫瓢，硬著頭皮自己上，當然也是為了節(jié)省律師費。最后由于案件處理不當，侵權不能成立，或獲得的賠償非常低。

【避難法寶】

專業(yè)的事情還是讓專業(yè)的人來做。

第75難【零部件拆分出口】 

現(xiàn)有一類高級侵權（Ps：是否構成間接侵權需探討），權利要求技術特征保護的是包括多個零部件組成的整機，聰明的外貿侵權企業(yè)對專利深入分析與解讀，確定難以規(guī)避選擇了一種曲線救國辦法，就是將侵權產品一拆為二，分批次出口到國外，由國外總經(jīng)銷或國外分公司組裝，或者以兩個公司同時各出口一部分零部件，由于整機在國內未形成，指控侵權有難度，而目前指控間接侵權需要證明兩個主體有意思聯(lián)絡，困難重重，且對于出口企業(yè)產品的唯一通道為海關，發(fā)現(xiàn)侵權難度也較大，專利權人有時候面對智商這樣高的對手也只能望洋興嘆。

【避難法寶】

從專利申請角度出發(fā)，專利盡可能保護最小的零部件本身；同時進行知識產權海關備案；嘗試發(fā)起間接侵權訴訟，推動間接侵權訴訟制度的建立。

第76難【遭遇人身危險】 

有些案件還出現(xiàn)危及專利權的人身安全的，在證據(jù)保全階段有時原告或原告律師隨同法官“潛入”侵權企業(yè)，被侵權企業(yè)識破；有些大型設備證據(jù)保全后無法移動而就地封存，在侵權企業(yè)內庭審，有時候一言不合就翻臉；在法院開庭或者開庭結束離開法院的路上；收到語言威脅或肢體的沖突也是偶有發(fā)生，特別是到民風彪悍的二三線城市或侵權重災區(qū)特別明顯。

【避難法寶】

注意提高風險識別度，庭審時有理不在聲高，本著化解糾紛而不是增加矛盾的心態(tài)處理糾紛。

第77難【損害賠償舉證難】 

目前普遍存在的專利侵權案件判賠金額低的現(xiàn)狀，法院將一部分責任“怪罪于”專利權人未提供充足的損害賠償證據(jù)，90%以上適用法定賠償，熟不知確實存在損害賠償舉證難問題，如往往難以取得侵權企業(yè)的銷售數(shù)量和利潤、侵權規(guī)模、侵權持續(xù)時間，有些產品價格高只購買一臺，涉及到多個經(jīng)銷商侵權情況，有時從節(jié)省經(jīng)濟角度出發(fā)只公證購買一家產品。被告在這方面又往往不配合不如實陳述侵權獲利情況，律師的調查權也非常有限，導致案件判賠金額不高。

【避難法寶】

多角度、全方位提供證據(jù)、侵權企業(yè)規(guī)模、侵權企業(yè)在網(wǎng)頁上或其他文件中對侵權情況做出的說明，原告做適當?shù)那謾鄵p害審計、提高專利實施許可合同簽訂率和履行率，申請法院調取證據(jù)、申請網(wǎng)絡服務提供商提供實際銷售數(shù)量、申請法院責任侵權方提供財務賬冊等方法。

第78難【專利代理無法承受的痛】 

中國專利制度實行30多年，和歐美200多年的專利制度相比顯得非常年輕，在專利申請技巧、代理經(jīng)驗上存在較大差距，特別是目前專利申請中摻雜著大量的非保護性專利（不是以保護為目的的專利），專利代理人總體年輕，依靠大量的專利代理人助理進行撰寫專利，對于非保護專利和保護專利的撰寫要求未出現(xiàn)明顯的差異化對待（Ps：費用也沒有差異化體現(xiàn)），難免出現(xiàn)專利技術撰寫錯誤、撰寫保護范圍普遍偏小的特點，而現(xiàn)階段專利撰寫的質量評價體現(xiàn)尚未完全建立，專利申請人也缺乏評估專利代理人水平的能力，專利代理機構中從事專利訴訟的律師比例偏低，無法形成良好的通過訴訟的方式來指導專利撰寫，有些專利仍然按照論文方式進行撰寫，在實際情況中出現(xiàn)好技術差專利的評價，無法維權。

【避難法寶】

努力提高專利代理人隊伍建設、提高專利代理人執(zhí)業(yè)尊嚴、提高收入、行業(yè)加強交流與培訓都是一些好辦法。

第79難【專利律師的遠方】 

隨著專利律師評價體系建立與完善，對專利律師的專業(yè)要求也越發(fā)明顯，專業(yè)的價值又回歸它本來位置，所以不要為了眼前的“窘迫”而放棄自己的專業(yè)追求，守得了寂寞與空窗，才能等得到繁華。鼓勵創(chuàng)新，首先要尊重創(chuàng)新，科技創(chuàng)新為社會文明與進步發(fā)揮不可替代的作用，而為之服務的專利律師能有他應有的貢獻和尊重，就像醫(yī)生一樣，為別人的健康操碎了心的人理應讓醫(yī)生自己的心能得到尊重（Ps：目前現(xiàn)狀好像醫(yī)生都成了弱勢群體），所以尊重專利必然要求先尊重專利律師，如果專利律師都寒心，那么其代理的案件也寒意濃濃。從歐美等有幾百年專利運營制度的國家，專利律師大多屬于學識淵博，專業(yè)涵養(yǎng)高的資深專業(yè)人員。隨著國內專利糾紛數(shù)量的井噴，判賠金額的攀升，與國際交流共舞增多，在不久的將來專利律師將獲得比之前更大的尊重。

【避難法寶】

努力提高專利專業(yè)理論與實踐水平。

第80難【一些無形的阻力】 

目前可以審理專利侵權糾紛案件的中級法院有一百多家，每個法院的審判能力和水平也存在差別，對于知識產權的保護認識也參差不齊，對于某些區(qū)域的造假產業(yè)基地的打擊積極性也有區(qū)別對待，有時候會還會受到一些無形的阻力，導致案件推進不順利，或者在程序上拖的很長，遲遲不能審判，延誤最好的保護時機。

【避難法寶】

努力提高好維護好與法院的工作關系，提升代理人的綜合水平。

第81難【判賠金額低的本質原因】 

現(xiàn)階段，雖然大力宣傳提高侵權成本，提高知識產權賠償力度，但收效甚微，每次呼吁司法審判機關進行改善，但畢竟個體律師的力量單薄，后來我們在思考是什么導致判賠金額上不去，是法院不敢判嗎？是原告提供的侵權損害的證據(jù)不多不充足嗎？是專利經(jīng)常被無效嗎？是為了保護國內中小企業(yè)的生存與發(fā)展嗎？是避免賠償金額都流入具有專利優(yōu)勢的外資企業(yè)中去嗎？是為了社會更和諧發(fā)展嗎？當然判賠低是諸多因素綜合結果，那么有沒有一個本質因素呢，還是要回歸到專利本身，從權利與義務平等、貢獻與保護對等角度，如果要獲得足夠的保護（體現(xiàn)在賠償額上）那么要求專利技術本身對社會貢獻大，貢獻大要求專利技術本身價值高、創(chuàng)新高、實效效果好，而現(xiàn)階段中國的專利質量總體偏下，平均判決金額與專利的質量指數(shù)成正比。

【避難法寶】

努力提高科技創(chuàng)新水平，其他的都是扯蛋。國人共享科技創(chuàng)新成果，司法保護錦上添花。

經(jīng)歷九九八十一難后就能取到真經(jīng)。

如果還取不到，那么我們就要開始懷疑專利制度本身了，可是我們不想這么懷疑……

來源：IPRdaily

作者：王梨華 專利律師 浙江杭知橋律師事務所

編輯：IPRdaily  彭瑩

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