專利權下行為的控制與追溯

? ——評侯志成訴雅園酒樓、匯鑫公司侵害外觀設計專利權糾紛案

IPRdaily特約撰稿: 白帆 ?貴州省高級人民法院

【本案要點】

1.與發(fā)明和實用新型專利不同，外觀設計專利權人不能控制對其專利產品的使用行為。 2.對電子數據的證明力應嚴格審查和認定。 3.外觀設計專利權不具有追溯力，權利人獲得外觀設計專利權后不能追究在此之前實施行為的責任。

【相關案號】 （2013）筑知民初字第2號，（2013）黔高民三終字第74號。

【案情】 香港居民侯志成于2011年8月30日向國家知識產權局申請“環(huán)扣毛巾碟（2）”外觀設計專利，國家知識產權局于2012年3月21日授予其專利權，專利號：ZL201130300214.8。此后國家知識產權局針對該外觀設計專利出具《外觀設計專利權評價報告》，結論為“全部外觀設計未發(fā)現存在不符合授予專利權條件的缺陷”。侯志成發(fā)現貴陽雅園花果大酒樓有限公司（下稱雅園酒樓）有侵害其外觀專利權的行為，委托貴陽市國立公證處在雅園酒樓經營場所進行了涉案侵權產品現場證據保全公證。因雅園酒樓稱涉案侵權產品系從深圳市匯鑫酒店用品有限公司（下稱匯鑫公司）購得，故侯志成對兩者一并提起訴訟，請求判令二被告立即停止侵權行為、銷毀庫存侵權產品及模具，并賠償原告經濟損失20萬元人民幣和維權支出的合理費用人民幣6268元。雅園酒樓辯稱，涉案侵權產品系從匯鑫公司購得，具有合法來源，不應承擔責任；且其與匯鑫公司簽訂供貨合同是在原告申請專利之前，該合同合法有效，沒有侵害原告的專利權。匯鑫公司辯稱，其銷售行為在原告申請專利之前，不構成對原告專利權的侵害；另外即使現在銷售也不侵權，因為在原告申請專利之前，該設計就已經是專利法第62條規(guī)定的“現有設計”了。為證明銷售涉案產品的時間以及與雅園酒樓間招標、采購等過程，匯鑫公司提供了三份公證雅園酒樓發(fā)來電子郵件內容的公證書，其中兩封電子郵件附件中有涉案產品的外觀圖片。

【裁判】 一審法院貴州省貴陽市中級人民法院認為，侯志成主張匯鑫公司提供的四份公證書所保全的郵箱內容可以更改，因其未提供相應的證據證明，故對該主張不予支持，對公證保全的郵箱內容的真實性予以采信。電子郵件內容反映了貴陽宏益房地產開發(fā)有限公司（下稱宏益公司）與匯鑫公司招投標的情況，從時間上看，其招投標是在2011年8月30日原告申請外觀設計專利之前。2012年1月5日，雅園酒樓支付餐飲雜件款的事實，能夠印證此前匯鑫公司中標，并與宏益公司簽訂供應合同，然后宏益公司概括轉移合同權利義務，并轉移合同標的物至雅園酒樓的事實。根據《中華人民共和國專利法》第四十條“實用新型和外觀設計專利申請經初步審查沒有發(fā)現駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予實用新型專利權或者外觀設計專利權的決定，發(fā)給相應的專利證書，同時予以登記和公告。實用新型專利權和外觀設計專利權自公告之日起生效”的規(guī)定，外觀設計專利權自授權公告之日起生效，授權公告之日前實施外觀設計的行為，不屬于侵害外觀設計專利權的行為。因雅園酒樓與匯鑫公司招投標、簽訂合同、交貨付款的行為均在侯志成取得專利之前，故雅園酒樓和匯鑫公司實施外觀設計的行為，不構成對侯志成所有的外觀設計專利權的侵害。據此判決：駁回侯志成的訴訟請求。

二審法院貴州省高級人民法院認為，雅園酒樓對專利產品的使用行為和匯鑫公司的銷售行為均不侵犯侯志成的外觀設計專利權，故可據此徑行裁判，無需考慮兩被告提出的種種抗辯事由。一審法院認定事實清楚，適用法律不正確，但判決結果并無不當，應予維持。據此判決：駁回上訴，維持原判。

【評析】 案件一、二審過程中，兩被告提出了合法來源抗辯與現有設計抗辯，并提供了大量證據佐證。這些抗辯看似有理，卻極有可能對審判造成誤導，這便凸顯了審判中清晰的裁判思路與正確的裁判邏輯的重要性。

一、明確權利內容：專利權對特定行為的控制 ? 一審法院在判決書中認定：“雅園酒樓和匯鑫公司實施外觀設計的行為，不構成對侯志成所有的外觀設計專利權的侵害。”實際上，這里使用 “實施”一詞是值得商榷的。

《專利法》第十一條規(guī)定：“發(fā)明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。”這便是法定的專利權的權利內容。基于法律規(guī)定，權利人獲得專有權利后可以控制他人的特定行為，在這一點上專利權和著作權是相同的。從前引法條可見，獲得發(fā)明或實用新型專利權后，專利權人可以控制的行為有五種，分別是制造、使用、許諾銷售、銷售和進口。與之相比，外觀設計專利權人通過專有權可以控制的行為少了一種，這便是“使用”。從中我們可以得出，法律規(guī)定指明了“使用”具有外觀設計專利權的產品并不屬于對外觀設計的“實施”，自然也不構成對外觀設計專利權的侵犯。

本案中，雅園酒店的行為就屬于對涉案侵權產品的“使用”，而匯鑫公司的行為則屬“銷售”，明確了這一點后，我們便可只對匯鑫公司的銷售行為是否構成侵權進行認定。由此可見，法院在審理專利權糾紛案件時必須明確專利權的權利內容，正確區(qū)分受控特定行為的種類，對同一或不同行為人的不同行為是否侵權分別進行認定，不能一概而論。

二、電子數據證明力的認定 訴訟中原告方認為，匯鑫公司提供的電子郵箱收件情況、電子郵件正文和附件其內容都是電子形式的，所以都是可以更改的，真實性無法核實，法庭應不予采信。這實際上是對電子數據的證明力提出了質疑。

“電子數據”是2012年修訂《民事訴訟法》時新加入的一種專門的證據類型，但這類證據在我國司法實踐中早已被認可。該類證據，在最高人民法院2008年制定的《人民法院統(tǒng)一證據規(guī)定（司法解釋建議稿）》（以下簡稱《統(tǒng)一證據規(guī)定建議稿》）中被稱為“電子證據”； [①]在現行的《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》（以下簡稱《證據規(guī)定》）中則被稱為“計算機數據”； [②]為我們熟知的《合同法》中，也有關于數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）的規(guī)定。 [③]《民事訴訟法》并未給出對“電子數據”的定義，而《統(tǒng)一證據規(guī)定建議稿》中則寫道：“音像、電子證據，是指以磁帶、光盤、膠片或者電子芯片等儲存的信息，記述有關案件事實的資料。” [④]電子數據一般儲存在電子芯片存儲器（存儲卡、u盤等）、計算機硬盤、網絡服務器等載體中，具有無形性（虛擬性）、技術依賴性、易破壞性等特點；本案中被告提供的電子郵件正文及附件內容，就被儲存在電子郵件服務提供商的網絡服務器中。

隨著科技的進步、技術手段的飛速發(fā)展，對既存電子數據的編輯、修改變得愈發(fā)容易，所以在當事人欲用電子數據證明待證事實時，對電子數據的真實性應進行嚴格審查，具體可以從實體（技術鑒定）和程序（提取、采集數據的過程）兩方面著手。以資參考的，《統(tǒng)一證據規(guī)定建議稿》第一百條寫到：“電子證據的真實性，在對方提出異議時，由制作人、見證人和保管人以及其他了解該電子證據制作、保管過程的人辨認和鑒真。 電子證據的辨認和鑒真包括不限于以下因素：（一）生成、存儲、傳遞和保存方法的可靠性；（二）生成、存儲、傳遞和保存環(huán)境要素及相關協議；（三）電子文件的屬性和品質；（四）可能進入信息交流系統(tǒng)的人及其對該系統(tǒng)的熟悉程度；（五）設立密碼、電子簽名、用戶名、賬號的電子證據，其密碼、電子簽名、賬號的設立人、使用人、所有人以及該用戶名或者賬號的使用情況；（六）傳輸過程中的解密性；（七）系統(tǒng)硬件是否完好，軟件是否可靠，系統(tǒng)運行是否正常，是否受到過病毒等侵襲；存儲的資料是否存在被編輯、修改的可能性；（八）復制件制作的方法是否真實完整地反映了原件記載的內容?！?

具體到本案中，

第一，提取電子數據的地點在公證處、使用的是公證處的電腦，電腦的清潔性可以保證； 第二，提取電子數據全程處于兩名公證人員的監(jiān)督之下，且每個步驟均由公證人員用文字描述加截圖的方式固定，排除了當事人讀取自己攜帶的虛假電子數據或現場利用工具軟件修改、偽造電子數據的可能； 第三，當事人輸入的網址確為特定電子郵件服務提供商網站的網址，在電腦清潔性得以保證的情況下，排除了指向事先偽造好的虛假頁面及數據的可能； 第四，根據我們日常生活中使用電子郵件的常識，對他人發(fā)來電子郵件的內容，收件人是無法編輯、修改并存儲于郵件服務器中的，只有在其以自己名義轉發(fā)該郵件時方可實現； [⑤]第五，筆者曾詢問電子郵件服務提供商（本案中為QQ郵箱服務提供商騰訊公司），明確了其網站中任何電子郵件收件內容頁面顯示的時間均為郵件服務器時間而非收件人的電腦系統(tǒng)時間，由此確定了電子數據的真實形成時間，也排除了兩被告臨時惡意串通偽造數據的可能。綜合以上五點，在原告沒有相反證據證明且公證程序不存在瑕疵的情況下，對被告提供的經公證提取的電子數據真實性應予認可。同時，這些電子數據能夠和被告提供的其他證據一起，形成完整的證據鏈，證明雅園酒樓與匯鑫公司從招標、中標到簽合同、交貨、開發(fā)票的完整過程，進一步增強了其證明力。

三、外觀設計專利權是否具有追溯力 訴訟中，雅園酒樓認為其使用的涉案產品系從匯鑫公司購買，具有合法來源，故不應由其承擔責任，即依《專利法》第七十條提出了合法來源抗辯；而匯鑫公司則認為在侯志成獲得外觀設計專利權之前匯鑫公司就已在銷售涉案產品，因此該產品屬于“現有設計”，不具有新穎性，不應得到法律的保護，即依《專利法》第六十二條提出了現有設計抗辯；此外，《專利法》第六十九條第二項規(guī)定，在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續(xù)制造、使用的,不視為侵犯專利權，法律為當事人提供的先用權抗辯在本案中似也有適用余地。[⑥]面對如此多的抗辯權，如果法院匆忙進行審查，則有可能會將審理過程引向歧路。

而按照正確的裁判邏輯，在審查被告的抗辯權之前，必須先對原告的原權利及請求權進行審查，即審查原告是否有權提出該項請求權，換句話說，在訴訟法意義上審查原告是否是適格的訴訟主體。本案中侯志成作為原告提供了專利證書、專利年費收據和專利權評價報告，證明了其專利權人的身份和專利的有效性，對該專利權的實施顯然與其有直接的利害關系，但是否就能因此完成對原告的權利審查呢？專利權基于當事人的申請由國家審查后授予，可能因未按規(guī)定繳納年費而終止，也可能因異議成立而被宣告無效，所以對權利的審查應包含權利創(chuàng)設、存續(xù)、終止的整個過程。綜合雙方證據可見，侯志成于2011年8月30日向國家知識產權局申請專利，于2012年3月21日被授予外觀設計專利權；而匯鑫公司的銷售行為自其2011年6月23日收到雅園酒樓餐飲雜件招標書開始，至2012年1月5日向雅園酒樓出具收款發(fā)票而終。這就引發(fā)了一個問題：侯志成獲得外觀設計專利權后，是否有權追究此前實施其專利者的責任，易言之，外觀設計專利權對授權之前的實施行為是否有追溯力呢？筆者認為：可以從三個方面回答這一問題： 第一，從《專利法》的規(guī)定出發(fā)，發(fā)明專利在獲得授權前必須提前公開其內容（稱為“早期公開”），[⑦]這樣社會公眾便有充分的機會獲取該發(fā)明的內容并加以實施，為保護發(fā)明人利益、鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，《專利法》第十三條特別規(guī)定了“發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當的費用” （稱為“臨時保護”），這便為發(fā)明專利權人向授予專利權前實施其專利的行為人索取費用提供了請求權基礎，而法律對申請實用新型和外觀設計專利并沒有早期公開的要求，也就沒有必要提供相應的法律保護，所以外觀設計專利權人向授予專利權前實施其專利的行為人索取費用乃至請求賠償，是找不到請求權基礎的；

[⑧]第二，從專利法原理出發(fā)，既然在申請專利之前就已經有該產品在銷售、流通，說明該產品根本不具備專利產品所應具有的新穎性和創(chuàng)造性，故不應賦予其法定的壟斷權，也沒有必要用法律對其進行保護；

第三，從傳統(tǒng)民法角度出發(fā)，發(fā)明人、設計人被國家授予專利權應屬于權利的“原始取得”，即原無此項權利、而依法律規(guī)定被創(chuàng)設，既然原無此項權利，那么在權利創(chuàng)設之前又怎么可能就對該權利進行了侵犯呢？對上述三個理由進行進一步的歸納、整合，我們可以發(fā)現，其實前兩個理由體現了原告行使請求權并沒有請求權基礎，而第三個理由則說明被告的行為并不構成侵權。

本案中一審法院援引的是《專利法》第四十條的規(guī)定，從上文的分析可見，援引該條即是認為在權利被創(chuàng)設前不可能侵犯該權利。這樣的援引飽含法理，充分體現出法官所具備的清晰裁判思路與高超審判智慧，是十分令人贊許的。[⑨]

作者簡介 * 白帆，男，單位：貴州省高級人民法院，地址：貴州省貴陽市林城東路99號，郵編：550081，E-mail：baifantg@163.com。

[①] 參見最高人民法院《人民法院統(tǒng)一證據規(guī)定（司法解釋建議稿）》第十四條第七項。 [②] 參見《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第二十二條。 [③] 參見《合同法》第十一條。 [④] 同注1。 [⑤]一般無需考慮電子郵件服務提供商對郵件內容是否進行了修改，除非當事人有確切證據證明。 [⑥] 需要說明，該條規(guī)定中的“制造、使用”是指導致產生先用權的實施行為，而非產生先用權后所允許的后繼實施行為。參見尹新天：《中國專利法詳解（縮編版）》，知識產權出版社2012年版，第624-626頁。 [⑦] 參見《專利法》第三十四條。 [⑧] 這一點也可理解為是在進行法律方法論上之“體系解釋”。 [⑨] 當然，判決還應當同時援引《專利法》第十一條第二款之規(guī)定，理由上文已做詳述。一審判決雖存此不足，但瑕不掩瑜。

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