一名專利律師眼中的專利權(quán)評價報告

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來源：IPRdaily

作者：左殿勇 廣東普羅米修律師事務(wù)所律師

原標題：專利律師眼中的專利權(quán)評價報告

我國專利申請量已經(jīng)連續(xù)5年居世界首位，我國法院每年審理的專利侵權(quán)案的數(shù)量也名列世界前茅。另外，隨著知識產(chǎn)權(quán)商業(yè)化的深入，以專利權(quán)為重要組成部分的技術(shù)轉(zhuǎn)讓活動正在快速發(fā)展，這其中都大量涉及我國的實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)。因此，客觀科學(xué)地評價專利權(quán)就是知識產(chǎn)權(quán)工作人員不得不面對的重要問題，而專利權(quán)評價報告可以作為評價專利權(quán)的初步證據(jù)。

我國的專利權(quán)評價報告制度（實用新型檢索報告制度）與我國實用新型專利制度以及外觀設(shè)計專利制度密不可分，按照中國專利法規(guī)定，實用新型和外觀設(shè)計專利申請經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，即可獲得授權(quán)。這一規(guī)定有利于節(jié)約專利行政資源，也與我國科技發(fā)展水平相適應(yīng)。但也造成了相當比例不符合專利法規(guī)定授權(quán)條件的實用新型和外觀設(shè)計專利申請被授予專利權(quán)。專利權(quán)評價報告制度在于彌補這方面的不足，一方面可提高社會公眾對實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)公示性的信賴，另一方面也有利于幫助司法機關(guān)和行政機關(guān)處理專利侵權(quán)糾紛案件。

按照2001年《專利法》第57條的規(guī)定，專利侵權(quán)糾紛涉及實用新型專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報告。另外，與上述專利法配套的《專利法實施細則》第55條和第56條對實用新型專利檢索報告的請求和作出方式進行了具體規(guī)定。這是中國實用新型檢索報告制度的法律依據(jù)，也是后來專利權(quán)評價報告制度的起源。按照2001年的《專利法》的規(guī)定，檢索報告只針對實用新型專利，而同樣未經(jīng)實質(zhì)審查的外觀設(shè)計專利并不在此列。而且，專利檢索報告通常僅對實用新型專利是否具有新穎性和創(chuàng)造性進行評價，對其是否符合專利法實施細則所列舉的其他可作為宣告實用新型專利權(quán)無效的規(guī)定則不予評價。

2009年的《專利法》第61條的規(guī)定，專利侵權(quán)糾紛涉及實用新型專利或者外觀設(shè)計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人或者利害關(guān)系人出具由國務(wù)院專利行政部門對相關(guān)實用新型或者外觀設(shè)計進行檢索、分析和評價后作出的專利權(quán)評價報告，作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)。按照上述規(guī)定，2009年《專利法》將專利專利權(quán)評價報告的范圍延伸至外觀設(shè)計專利，并且，幾乎所有可用于宣告實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)無效的理由（除專利法第20條第1款規(guī)定的保密審查制度之外），例如說明書是否公開充分，權(quán)利要求是否清楚，是否缺少必要技術(shù)特征，修改是否超范圍等等都可被納入專利權(quán)評價報告的評價范圍，基本相當于要對涉案專利進行一次實質(zhì)審查。

按照《專利法實施細則》第56條第1款的規(guī)定，授予實用新型或者外觀設(shè)計專利權(quán)的決定公告后，專利法第六十條規(guī)定的專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以請求國務(wù)院專利行政部門作出專利權(quán)評價報告。2010年的《專利審查指南》第5部分第10章對此作出了更為細致的規(guī)定。

1、專利權(quán)評價報告的請求主體

按照上述規(guī)定，專利權(quán)人當然可以提起專利權(quán)評價報告的請求程序，并且當專利權(quán)人為多個時，部分專利權(quán)人也可以啟動請求程序。另外，有權(quán)提起請求程序的利害關(guān)系人則包括獨占許可合同的被許可人，還包括由專利權(quán)人授予起訴權(quán)的排他許可以及普通許可的被許可人。但按照現(xiàn)行法律規(guī)定，作為專利侵權(quán)訴訟的被告方是無權(quán)提起專利權(quán)評價報告的請求程序的，社會公眾更無權(quán)提起。

在沒有評價報告的情況下，被控侵權(quán)方或者社會公眾如果想了解相關(guān)專利權(quán)的穩(wěn)定性，只能自行或者委托專利檢索機構(gòu)進行檢索分析。

2、專利權(quán)評價報告針對的客體

權(quán)利人只能針對已經(jīng)授權(quán)的實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)提起專利權(quán)評價報告的請求，即使該專利已經(jīng)終止或者被放棄。

但對已被專利復(fù)審委員會宣告全部無效的實用新型專利或者外觀設(shè)計專利提起專利權(quán)評價報告的請求，則視為未提出。另外，對被專利復(fù)審委員會宣告部分無效的實用新型專利或者外觀設(shè)計專利提起專利權(quán)評價報告的請求，仍然可以得到受理。

3、專利權(quán)評價報告的做出和更正

專利法實施細則規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局在收到專利權(quán)評價報告請求后兩個月內(nèi)作出專利權(quán)評價報告，該時間的起算點從收到合格的專利權(quán)評價報告請求書和繳足請求費的時間中較晚的時間作為起算時間，以專利權(quán)評價報告的正式發(fā)文日作為評價報告的作出時間。這期間，審查員會對涉案專利進行詳細的檢索分析，并填寫專利權(quán)評價報告。

權(quán)利人或利害關(guān)系人如認為專利權(quán)評價報告有錯誤，或者其所得出的相關(guān)結(jié)論對自己不利，可以在收到專利權(quán)評價報告后兩個月內(nèi)請求國家知識產(chǎn)權(quán)局予以更正，可更正的錯誤包括明顯的適用法律錯誤和明顯的事實認定錯誤等。有時，權(quán)利人及其啟動更正程序是非常必要的，因為如果評價報告對權(quán)利要求技術(shù)特征的解釋錯誤，以致讓法官認為權(quán)利要求的技術(shù)特征和被控產(chǎn)品的不同，則會做出錯誤的侵權(quán)判定，損害權(quán)利人的利益。

更正程序需要以意見陳述的方式做出，這有點類似于發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查程序，但又有很大不同，因為在發(fā)明專利的實質(zhì)審查程序中，申請人可以修改權(quán)利要求書和說明書，更正程序則不允許權(quán)利人對專利文件做出任何修改，甚至連專利無效程序中那種簡單的刪除和合并權(quán)利要求的修改都不允許。

4、專利權(quán)評價報告的查詢

專利權(quán)評價報告制度很大程度上是為了提高社會公眾對專利權(quán)公示性的信賴，因此，允許公眾登錄中國專利查詢系統(tǒng)進行查閱。

按照國家知識產(chǎn)權(quán)局《施行修改后的專利法的過渡辦法》第2條的規(guī)定，修改前的專利法的規(guī)定適用于申請日在2009年10月1日前 的專利申請以及根據(jù)該專利申請授予的專利權(quán)；修改后的專利法的規(guī)定適用于申請日在2009年10月1日以后的專利申請以及根據(jù)該專利申請授予的專利權(quán)。

再根據(jù)《施行修改后的專利法實施細則的過渡辦法》第2條的規(guī)定，修改前的專利法實施細則的規(guī)定適用于申請日在2010年2月1日前的專利申請以及根據(jù)該專利申請授予的專利權(quán)；修改后的專利法實施細則的規(guī)定適用于申請日在2010年2月1日以后的專利申請以及根據(jù)該專利申請授予的專利權(quán)。

由于《專利法》和《專利法實施細則》存在上述時間差，對于申請日在2009年10月1日至2010年2月1日之間的實用新型和外觀設(shè)計專利，權(quán)利人請求國家知識產(chǎn)權(quán)局做出的《專利權(quán)評價報告》，公眾無法通過中國專利查詢系統(tǒng)進行查閱。但對于申請日在2010年2月1日之后的實用新型和外觀設(shè)計，權(quán)利人請求國家知識產(chǎn)權(quán)局做出的《專利權(quán)評價報告》任何公眾均可通過中國專利查詢系統(tǒng)進行查閱。

另外，對于申請日在2009年10月1日之前的實用新型專利，因為需要適用舊專利法，權(quán)利人只能請求做出實用新型專利檢索報告，公眾也不能通過中國專利查詢系統(tǒng)查閱該檢索報告。

對于申請日在2009年10月1日之前的外觀設(shè)計專利，由于舊專利法缺少相關(guān)法律規(guī)定，權(quán)利人不能請求做出專利檢索報告或者專利評價報告。

1、專利權(quán)評價報告的積極作用

不可否認，專利權(quán)評價報告對公眾認識實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)穩(wěn)定性的提供了很好的依據(jù)，其發(fā)揮的作用也越來越廣泛。例如，當權(quán)利人申請實用新型或外觀設(shè)計專利權(quán)海關(guān)備案時，按照中華人民共和國海關(guān)關(guān)于《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》的實施辦法第7條的規(guī)定，權(quán)利人應(yīng)當提供專利權(quán)評價報告。當權(quán)利人向?qū)＠姓块T申請?zhí)幚韺嵱眯滦秃屯庥^設(shè)計專利侵權(quán)糾紛時，按照《專利行政執(zhí)法辦法》第9條的規(guī)定，專利行政部門也可以要求權(quán)利人提供專利權(quán)評價報告。另外，如今的知識產(chǎn)權(quán)糾紛還呈現(xiàn)線上化的趨勢，權(quán)利人如果通過阿里巴巴、天貓、京東等電商平臺投訴實用新型或外觀設(shè)計專利侵權(quán)，電商平臺通常也將評價報告作為一個受理投訴的必要條件。

更重要的是，專利權(quán)評價報告也為司法機關(guān)也提供了極大的便利，如果專利權(quán)評價報告認為涉案專利權(quán)穩(wěn)定，即使被告在答辯期之內(nèi)提起了無效宣告程序，法院也不傾向于中止案件的審理，除非被告發(fā)現(xiàn)了明顯的可以動搖涉案專利權(quán)的證據(jù)。而且，有經(jīng)驗的法官根據(jù)專利權(quán)評價報告還能相對客觀地確定涉案實用新型專利的發(fā)明點，和本領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)的狀況，以及涉案外觀設(shè)計專利相對于現(xiàn)有設(shè)計做出貢獻的設(shè)計特征，外觀設(shè)計的設(shè)計空間等，從而做出合理的侵權(quán)判定。另外，如果有專利權(quán)評價報告認為涉案專利權(quán)穩(wěn)定，在侵權(quán)成立的情況下，法官在確定賠償數(shù)額時，也往往更加有利于權(quán)利人。

2、對專利權(quán)評價報告的結(jié)論“不可全信”

首先，即使專利權(quán)評價報告認定涉案專利權(quán)穩(wěn)定，也不代表專利權(quán)就一定有效。

因為專利檢索不能窮盡所有客觀存在的證據(jù)，專利權(quán)評價報告的結(jié)論也只是建立在審查員所確定的檢索要素基礎(chǔ)之上的，窮盡所有客觀存在證據(jù)的檢索也是不可能的。雖然國家知識產(chǎn)權(quán)局有著豐富的檢索資源，但檢索范圍也基本僅限于出版物公開的現(xiàn)有技術(shù)，基本不對使用公開的現(xiàn)有技術(shù)和以其他方式公開的現(xiàn)有技術(shù)進行檢索。而當涉及專利訴訟時，被告方通常會用盡洪荒之力搜集證據(jù)，由于他們從事相同的領(lǐng)域，可能比審查員還更了解現(xiàn)有技術(shù)。搜集證據(jù)的途徑也更加多樣，除了專利文獻期刊雜志等出版物所公開的現(xiàn)有技術(shù)外，他們可能還知道涉案專利產(chǎn)品在申請日之前的廣告和銷售情況，參展情況，相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站對新產(chǎn)品上市的報道情況等等，這些證據(jù)往往會給涉案專利權(quán)以致命的打擊。因此，對于很多專利權(quán)，雖然專利權(quán)評價報告未發(fā)現(xiàn)不符合授權(quán)條件的缺陷，但卻在專利無效程序中被宣告無效。

其次，即使專利權(quán)評價報告認定涉案專利權(quán)不穩(wěn)定，也不代表專利權(quán)就一定能被宣告無效。

專利權(quán)評價報告程序不同于發(fā)明專利的實質(zhì)審查程序，在實質(zhì)審查程序中，申請人可以和審查員充分溝通交流，通過提供意見陳述和參考資料等方式幫助審查員理解現(xiàn)有技術(shù)，從而充分理解發(fā)明的技術(shù)背景，進而對發(fā)明的實質(zhì)性特點以及發(fā)明的有益效果做出更準確的認定。而在專利權(quán)評價報告程序中，由于請求人和權(quán)利人沒有充分溝通，就可能存在由于審查員認定事實不清楚，而得出專利權(quán)不穩(wěn)定結(jié)論的情況。如果處理得當，這種由于審查員認定事實不清楚而得出的錯誤結(jié)論，有可能會被隨后發(fā)生的專利無效宣告程序予以糾正。

另外，值得一提的是，由于在專利權(quán)評價報告程序中，請求人沒有機會修改權(quán)利要求，但在專利無效程序中，專利權(quán)人可以刪除或合并的方式修改權(quán)利要求。因此，可以通過在無效程序中修改權(quán)利要求書，克服評價報告所指出的缺陷。例如，評價報告認為，權(quán)利要求1所請求保護的技術(shù)方案A不具有創(chuàng)造性；權(quán)利要求2所請求保護的技術(shù)方案A+B不具有創(chuàng)造性；權(quán)利要求3所請求保護的技術(shù)方案A+C不具有創(chuàng)造性。進而得出全部權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性的結(jié)論。如果進入專利無效程序，請求人提供的對比文件和專利權(quán)評價報告相同，此時，專利權(quán)人就可以對權(quán)利要求進行修改，刪除原權(quán)利要求1，合并原權(quán)利要求2、3，得到A+B+C的技術(shù)方案。這是一個新的技術(shù)方案，在不存在其他缺陷的情況下，該新的技術(shù)方案就有可能被認定為具有創(chuàng)造性，從而克服評價報告所指出的缺陷。

3、專利權(quán)評價報告只是評價專利權(quán)穩(wěn)定性的初步證據(jù)

《專利法》第三次修訂導(dǎo)讀這樣解釋，專利權(quán)評價報告既不是行政決定，也不是對專利權(quán)有效性的正式判斷，只是國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的關(guān)于實用新型和外觀設(shè)計專利權(quán)穩(wěn)定性的證據(jù)。專利權(quán)是否有效，只能由無效程序來確定。這一解釋是目前我所見到的對專利權(quán)評價報告所做出的最令人信服的說明。

實際上，客觀評價一項專利權(quán)是一件非常困難的工作，因為影響專利權(quán)價值既有技術(shù)因素，又有法律因素，還有市場因素等。專利權(quán)評價報告只能作為社會公眾對一項實用新型或外觀設(shè)計專利權(quán)穩(wěn)定性的初步判斷。

來源：IPRdaily

作者：左殿勇 廣東普羅米修律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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