最高院按功能劃分專利技術(shù)特征所選案例是否最合適？

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作者：王梨華浙江杭知橋律師事務(wù)所專利律師

原標(biāo)題：最高院按功能劃分專利技術(shù)特征所選案例是否最合適？

專利侵權(quán)訴訟被喻為一場(chǎng)圍繞權(quán)利要求的有趣游戲或戰(zhàn)斗，專利侵權(quán)判定前提是確定專利權(quán)保護(hù)范圍，確定保護(hù)范圍前提是合理劃分技術(shù)特征，不同標(biāo)準(zhǔn)劃分技術(shù)特征，可能導(dǎo)致技術(shù)特征的數(shù)量與內(nèi)容的差異，最終導(dǎo)致不同的判決結(jié)果。

專利侵權(quán)訴訟被喻為一場(chǎng)圍繞權(quán)利要求的有趣游戲或戰(zhàn)斗，在進(jìn)行專利侵權(quán)判定的前提是準(zhǔn)確合理確定專利權(quán)保護(hù)范圍，在英文中專利侵權(quán)行為為“infringement”，其中“in”為“進(jìn)入”，“fringe”為“邊界”，“infringement”的字面含義為“進(jìn)入邊界”，而權(quán)利要求是記載解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案，整體形成無(wú)形邊界（fringe），技術(shù)方案又是其由若干個(gè)技術(shù)特征（element）組成，技術(shù)特征就圍成了邊界（fringe）的最外圈，確定保護(hù)范圍的前提是合理劃分技術(shù)特征。

劃分技術(shù)特征同時(shí)涉及相同侵權(quán)或等同侵權(quán)，以不同標(biāo)準(zhǔn)劃分技術(shù)特征，可能導(dǎo)致技術(shù)特征的數(shù)量與內(nèi)容的差異，專利權(quán)人往往希望技術(shù)特征劃分粗放，技術(shù)特征數(shù)量越少越好，甚至希望幾個(gè)技術(shù)特征組成技術(shù)特征團(tuán)（element group），使得被控技術(shù)方案因缺少權(quán)利要求的技術(shù)特征而未全面覆蓋的權(quán)利要求的情況少之又少。而被控侵權(quán)方則希望技術(shù)特征的劃分越細(xì)越好，一個(gè)部件、一個(gè)定語(yǔ)都想拆除幾個(gè)技術(shù)特征，往往造成原被告雙方因技術(shù)特征的劃分在法庭上吵的不可開(kāi)交。

對(duì)技術(shù)特征的劃分是從閱讀權(quán)利要求開(kāi)始，分解權(quán)利要求的第一本能方式是按照語(yǔ)文段句閱讀習(xí)慣開(kāi)始，依據(jù)專利權(quán)人的撰寫格式按照段句界限或標(biāo)點(diǎn)符號(hào)來(lái)進(jìn)行劃分，這種劃分方式簡(jiǎn)單，甚至可以脫離專利技術(shù)語(yǔ)境，脫離以本領(lǐng)域技術(shù)人員的角色來(lái)進(jìn)行的純語(yǔ)言文字劃分，我們稱之為“語(yǔ)文劃分”，類似于早期對(duì)外文名著進(jìn)行的機(jī)械式翻譯，而非根據(jù)上下文或特定的語(yǔ)境進(jìn)行思想內(nèi)容翻譯。

“語(yǔ)文劃分”存在一些缺陷，比如相同的發(fā)明創(chuàng)造采用不同的專利撰寫習(xí)慣可能導(dǎo)致技術(shù)特征劃分上的天差地別（原因是有些撰寫人員喜歡寫長(zhǎng)句，有的撰寫人員喜歡寫短句），還可能因?yàn)橹皇歉鶕?jù)語(yǔ)言習(xí)慣來(lái)進(jìn)行劃分，脫離專利技術(shù)內(nèi)容而進(jìn)行沒(méi)有技術(shù)構(gòu)思靈魂的劃分，導(dǎo)致劃分的結(jié)果別扭、零散與突兀，導(dǎo)致劃分結(jié)果脫離技術(shù)意義。

隨著對(duì)專利侵權(quán)判定審判經(jīng)驗(yàn)的積累，對(duì)權(quán)利要求的公式價(jià)值的尊重和更加關(guān)注專利的發(fā)明創(chuàng)造貢獻(xiàn)，回歸技術(shù)本位，對(duì)權(quán)利要求的技術(shù)特征劃分又有一個(gè)新的認(rèn)識(shí)，從權(quán)利要求技術(shù)方案解決技術(shù)問(wèn)題角度出發(fā)，以解決技術(shù)問(wèn)題為目的導(dǎo)向，緊追發(fā)明目的，技術(shù)問(wèn)題需要分解成由不同技術(shù)特征來(lái)實(shí)現(xiàn)，或者稱之為小的技術(shù)功能或作用，由諸多小的技術(shù)功能或作用的有機(jī)“堆積”而整體解決技術(shù)問(wèn)題，也為圍繞發(fā)明目的有針對(duì)性地展開(kāi)分解，從而將整個(gè)技術(shù)方案的權(quán)利要求按功能方式進(jìn)行劃分，為了促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和留足技術(shù)創(chuàng)新空間，需要預(yù)先按最小功能進(jìn)行劃分，當(dāng)然最小功能需要具備相對(duì)獨(dú)立功能，劃分最小獨(dú)立功能為下一步技術(shù)創(chuàng)新留足或提供了選擇更換最小獨(dú)立功能的最大可能性，更有利于進(jìn)一步創(chuàng)新。

這種以功能要素為目的導(dǎo)向的對(duì)技術(shù)特征的劃分方法稱之為“功能劃分”，功能劃分方法更貼近技術(shù)本質(zhì)，也不會(huì)因?yàn)椴煌淖珜戯L(fēng)格而導(dǎo)致不同的劃分結(jié)果，更客觀合理。

關(guān)于功能劃分方式在最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彴讣凶隽岁U述，在再審申請(qǐng)人張強(qiáng)與被再審申請(qǐng)人煙臺(tái)市棲霞大易工貿(mào)有限公司等侵權(quán)專利權(quán)糾紛案（2012）民申字第137號(hào)，最高人民法院指出劃分權(quán)利要求技術(shù)特征時(shí)，一般應(yīng)把能夠?qū)崿F(xiàn)一種相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)功能的技術(shù)單元作為一個(gè)技術(shù)特征，不宜把實(shí)現(xiàn)不同技術(shù)功能的多個(gè)技術(shù)單元?jiǎng)澏橐粋€(gè)技術(shù)特征。本案涉及“多功能程控拳擊訓(xùn)練器”的實(shí)用新型專利，其中權(quán)利要求1為：一種用于拳擊運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練的多功能程控拳擊訓(xùn)練器，該訓(xùn)練器包括五個(gè)靶標(biāo)，測(cè)力傳感器，指示燈，顯示器........。

其中有爭(zhēng)議的技術(shù)特征為“五個(gè)靶標(biāo)”，說(shuō)明書對(duì)五個(gè)靶標(biāo)特征的進(jìn)一步解釋為在面板上按頭、胸、腹位排列的五個(gè)靶位，在每個(gè)靶位內(nèi)裝有靶標(biāo)，無(wú)其他文字記載。被訴侵權(quán)技術(shù)方案對(duì)應(yīng)有九個(gè)靶標(biāo)，分別為左頭部、右頭部、左臂部、右臂部、左肋部、右肋部、左腹部、右腹部、左胯部、右胯部。

一、二審法院將“五個(gè)靶標(biāo)”劃分為一個(gè)技術(shù)特征，技術(shù)特征明確限定靶標(biāo)數(shù)量，被控侵權(quán)產(chǎn)品為九個(gè)靶標(biāo)與五個(gè)靶標(biāo)不構(gòu)成等同，判定不侵權(quán)。最高院認(rèn)為雖然靶標(biāo)的數(shù)量不同，由于專利的每一個(gè)靶標(biāo)在擊打時(shí)單獨(dú)發(fā)揮作用，因此不能將五個(gè)靶標(biāo)作為一個(gè)技術(shù)特征來(lái)考慮，而應(yīng)當(dāng)將其分解為頭部靶標(biāo)、腹部靶標(biāo)、胯部靶標(biāo)來(lái)考慮，被訴產(chǎn)品也包括頭部靶標(biāo)和腹部靶標(biāo)，其胯部靶標(biāo)與本專利的腰部靶標(biāo)在功能效果上等同，因此構(gòu)成等同侵權(quán)。

對(duì)于最高院的再審結(jié)果，我們認(rèn)為從最終認(rèn)定的等同侵權(quán)結(jié)果是妥當(dāng)?shù)?，按照功能劃分技術(shù)特征方法具有重大的指導(dǎo)意義，但本案有些問(wèn)題值得進(jìn)一步探討。

一、涉案專利權(quán)利要求記載了五個(gè)靶標(biāo)技術(shù)特征。但在權(quán)利要求中未具體限定五個(gè)靶標(biāo)的具體分布位置和每個(gè)位置的數(shù)量，僅在說(shuō)明中記載五個(gè)靶標(biāo)為在面板上按頭、胸、腹位排列，從該文字記載可以得到說(shuō)明書公開(kāi)了三個(gè)區(qū)域位置，分別為頭、胸和腹部，但五個(gè)靶標(biāo)按什么數(shù)量和比例進(jìn)行分布是不清楚的，或者更準(zhǔn)確地說(shuō)是沒(méi)有明確限定的。

最高院在說(shuō)理部分一方面強(qiáng)調(diào)技術(shù)特征的劃分方法為按功能來(lái)進(jìn)行劃分，不能將五個(gè)靶標(biāo)作為一個(gè)技術(shù)特征來(lái)考慮，而應(yīng)當(dāng)將其分解為頭部靶標(biāo)、胸部靶標(biāo)、腹部靶標(biāo)來(lái)考慮，按此邏輯是否存在將未記載在權(quán)利要求而僅記載在說(shuō)明書中的頭、胸、腹部靶標(biāo)的技術(shù)特征“悄悄”帶入到權(quán)利要求的技術(shù)特征的嫌疑，使其扮演著權(quán)利要求的技術(shù)特征角色，而技術(shù)特征的劃分的對(duì)象只涉及記載在權(quán)利要求的技術(shù)特征，未記載的權(quán)利要求的技術(shù)特征是否可以納入技術(shù)特征的劃分，如果納入劃分可能造成權(quán)利要求的技術(shù)特征數(shù)量的增加，造成技術(shù)特征比對(duì)數(shù)量上的增加從而造成保護(hù)范圍的縮小。劃分技術(shù)特征是解釋權(quán)利要求工作的一部分，解釋權(quán)利要求的對(duì)象也僅為權(quán)利要求而不涉及說(shuō)明書。

二、從功能劃分出發(fā)，帶數(shù)量限定的技術(shù)特征是否均需要按每個(gè)數(shù)量進(jìn)行單獨(dú)劃分是一個(gè)值得思考的問(wèn)題，五個(gè)靶標(biāo)可以理解為一個(gè)上位概念，未限定了靶標(biāo)的區(qū)域分布及每個(gè)區(qū)域靶標(biāo)數(shù)量的多少，不管是結(jié)合說(shuō)明書（內(nèi)部證據(jù)）還是工具書（外部證據(jù)）對(duì)“靶標(biāo)”的技術(shù)定義是清楚的，在“靶標(biāo)”之前增加了“五個(gè)”數(shù)量的限定也同樣清楚，說(shuō)明書實(shí)施例僅給出了一個(gè)具體例子限定（更準(zhǔn)確地說(shuō)為說(shuō)明）五個(gè)靶標(biāo)的分布區(qū)域，由于實(shí)施例不能限定專利權(quán)保護(hù)范圍，不能簡(jiǎn)單地將實(shí)施例中的具體五個(gè)靶標(biāo)的區(qū)域分布來(lái)代替權(quán)利要求五個(gè)靶標(biāo)的上位概念，本案也可能存在相同的五個(gè)數(shù)量靶標(biāo)而不同的區(qū)域分布情況。

所以從技術(shù)價(jià)值與功能出發(fā)，“五個(gè)靶標(biāo)”為數(shù)量為五個(gè)能實(shí)現(xiàn)靶標(biāo)功能的技術(shù)特征是具有相對(duì)獨(dú)立的功能，可以借用其他技術(shù)特征來(lái)“輔助”理解技術(shù)功能，而不易用其他技術(shù)特征來(lái)代替“五個(gè)靶標(biāo)”進(jìn)行獨(dú)立功能的技術(shù)特征的劃分。

三、回歸到本案需要解決的是是否侵權(quán)問(wèn)題。

第一種思路為被控技術(shù)采用九個(gè)靶標(biāo)，九個(gè)靶標(biāo)為在五個(gè)靶標(biāo)基礎(chǔ)上增加四個(gè)靶標(biāo)，全面覆蓋五個(gè)靶標(biāo)，構(gòu)成相同侵權(quán)。

第二種思路，九個(gè)靶標(biāo)與五個(gè)靶標(biāo)僅是靶標(biāo)數(shù)量上的變化，而靶標(biāo)本身的功能效果未發(fā)生變化，數(shù)量增減屬于常規(guī)技術(shù)手段的合理選擇，數(shù)量增多可以將在面板上多布局靶標(biāo)，提高靶標(biāo)的密集度，從判斷等同侵權(quán)的“三基本一個(gè)創(chuàng)造”的四方面出發(fā)仍然比較容易得出等同侵權(quán)的結(jié)論。

北京高院的《專利侵權(quán)判定指南》第5條規(guī)定，技術(shù)特征是指在權(quán)利要求限定的技術(shù)方案中，能夠相對(duì)獨(dú)立地執(zhí)行一定的技術(shù)功能、并能產(chǎn)生相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)效果的最小技術(shù)單元或單元組合。

北京高院采用了單一的“功能劃分”方法，但由于技術(shù)千差萬(wàn)別，同時(shí)專利撰寫習(xí)慣或?qū)嶋H撰寫出的成果千差萬(wàn)別。執(zhí)行一定的技術(shù)功能在理解上具有較大彈性空間，可以再次區(qū)別，我們認(rèn)為總體上劃分技術(shù)特征遵循“功能劃分為主”“手段劃分為輔”，兩者兼顧，由于專利權(quán)利要求最終保護(hù)的不是技術(shù)功能本身，仍然是技術(shù)手段，因此不能忽略技術(shù)手段的選擇的重要性，在功能劃分基礎(chǔ)上，即使協(xié)同完成某一個(gè)功能，采用了多個(gè)技術(shù)特征，此時(shí)也不宜將多個(gè)技術(shù)特征劃歸到一個(gè)技術(shù)特征，也就是說(shuō)在北京高院的劃分方式中慎重采納技術(shù)特征單元組合。

同時(shí)，在“功能劃分為主”基礎(chǔ)上遵循將功能限定為相對(duì)獨(dú)立的最小技術(shù)功能，最小技術(shù)功能特征可以有效地與發(fā)明人的發(fā)明手段相匹配，劃清最小技術(shù)功能，使得每個(gè)最小技術(shù)功能均成為技術(shù)創(chuàng)新可以選擇的技術(shù)元素，為公眾下一步技術(shù)創(chuàng)新提供空間。