同時(shí)申請發(fā)明和實(shí)用新型的10大好處

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來源：IPRdaily

作者：周文乾    精英知識產(chǎn)權(quán)集團(tuán)  專利工程師   

原標(biāo)題：淺析專利申請策略之一：同時(shí)申請發(fā)明和實(shí)用新型

專利法第九條第一款規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。 

由上述規(guī)定可知，申請人可對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時(shí)申請實(shí)用新型專利和申請發(fā)明專利，筆者就其好處分析如下：

一、能在較短的時(shí)間內(nèi)獲得專利授權(quán)，取得專利證書。

實(shí)用新型專利申請是不需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的，從申請到授權(quán)發(fā)證的時(shí)間通常在6-12個(gè)月左右。對于很多申請人而言，與專利申請有關(guān)的產(chǎn)品，經(jīng)常在申請之后，就會參展，并投放市場。申請實(shí)用新型能及時(shí)通過已獲得的專利權(quán)進(jìn)行維權(quán)、宣傳推廣和資質(zhì)認(rèn)證等。

二、寧愿勾錯(cuò)，也不要漏選。

專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條第二款規(guī)定：同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利的，應(yīng)當(dāng)在申請時(shí)分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)的規(guī)定處理。按這個(gè)法條來理解，同一天申請的實(shí)用新型和發(fā)明，即便不是相同的發(fā)明創(chuàng)造，在請求書做了勾選不會有問題。如果在請求書中漏選了，發(fā)明符合授權(quán)條件時(shí)，只能通過修改權(quán)利要求，進(jìn)一步縮小保護(hù)范圍，使其權(quán)利要求與實(shí)用新型的不同來獲得授權(quán)。

三，只能在實(shí)用新型的權(quán)利有效時(shí)，才能通過放棄實(shí)用新型來獲得發(fā)明的授權(quán)。

這種情況時(shí)常有發(fā)生，發(fā)明的審查時(shí)間比較長，在通過實(shí)質(zhì)性要求的審查之后，同時(shí)申請的實(shí)用新型因?yàn)槲唇荒曩M(fèi)而權(quán)利終止。此時(shí)發(fā)明不能依照專利法第九條第一款的規(guī)定而獲得授權(quán)，只能進(jìn)行權(quán)利要求書的修改（后果是權(quán)利保護(hù)范圍縮?。?，使其權(quán)利要求與實(shí)用新型的權(quán)利要求不同來獲得授權(quán)。

四，實(shí)用新型和發(fā)明的保護(hù)時(shí)間無縫對接。

專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條第五款規(guī)定：實(shí)用新型專利權(quán)自公告授予發(fā)明專利權(quán)之日起終止。也即在發(fā)明的答復(fù)過程中，為了能獲得發(fā)明的授權(quán)而提交的實(shí)用新型的放棄專利權(quán)聲明，其生效條件是發(fā)明的授權(quán)，若審查員針對發(fā)明又審查出其它的問題，導(dǎo)致該發(fā)明無法授權(quán)時(shí)，該實(shí)用新型的放棄專利權(quán)聲明是不會生效的。

五，擴(kuò)大專利保護(hù)范圍。

可以同時(shí)申請實(shí)用新型和發(fā)明的發(fā)明創(chuàng)造，必定是與結(jié)構(gòu)有關(guān)的創(chuàng)新。若只申請實(shí)用新型，無法對與該結(jié)構(gòu)有關(guān)的方法創(chuàng)新進(jìn)行保護(hù)。同時(shí)申請發(fā)明，則可以在發(fā)明的申請文件，對與該結(jié)構(gòu)創(chuàng)新有關(guān)的加工方法、使用方法、安裝方法、控制方法等方面進(jìn)行保護(hù)。

六、延長主動分案的時(shí)間。

在同一份申請文件中，發(fā)明人可能針對其所要解決的技術(shù)問題，提出多種技術(shù)方案。寫入權(quán)利要求書中的技術(shù)方案，在不具有單一性時(shí)，審查員會發(fā)出要求分案的審查意見。又由于權(quán)項(xiàng)超出十個(gè)會增加每項(xiàng)150元的超項(xiàng)費(fèi)，也有些技術(shù)方案是明顯不具有單一性的，申請人出于申請費(fèi)用的考慮，可以將這些不具有單一性的技術(shù)方案寫在說明書。這些技術(shù)方案可能不被申請人在實(shí)際生產(chǎn)采用，但卻很可能被同行所采用。在市場推廣過程中，發(fā)明尚在審查過程，申請人可以根據(jù)市場應(yīng)用的情況，對于那些被同行應(yīng)用的技術(shù)方案提出主動分案申請，以達(dá)到壟斷市場，保護(hù)自身市場利益的目的。由于同時(shí)申請了實(shí)用新型，有實(shí)用新型專利權(quán)進(jìn)行維權(quán)，發(fā)明的審查過程較長，有更長的時(shí)間來考慮是否需要進(jìn)行分案申請。

七、發(fā)明不必急于授權(quán)，可進(jìn)行更多次的答復(fù)，以爭取更大的保護(hù)范圍。

發(fā)來的發(fā)明審查意見中，通常有一些不合理之處，一是審查員對技術(shù)方案的理解不正確；二是審查員會用事后諸葛亮的思維而認(rèn)為沒有創(chuàng)造性。若沒有同時(shí)申請實(shí)用新型的話，申請人會因?yàn)橄Ｍ缛斋@得授權(quán)，采用同意審查意見，及時(shí)做出讓步，修改權(quán)利要求書的方式進(jìn)行答復(fù)。這樣的話，會喪失很多與審查員爭辯的機(jī)會，失去很多原本有機(jī)會可以爭取到的專利保護(hù)范圍。

八、發(fā)明的授權(quán)不一定需要放棄實(shí)用新型。

專利代理行業(yè)，有一種觀點(diǎn)認(rèn)為代理人不需要做出創(chuàng)造性勞動，照著技術(shù)交底材料來寫。而另一種觀點(diǎn)認(rèn)為代理人對發(fā)明人的技術(shù)方案進(jìn)行撰寫時(shí)，是第二次創(chuàng)造。撰寫時(shí)需要充分理解技術(shù)交底材料，基于自己的經(jīng)驗(yàn)，與發(fā)明人深度溝通，將創(chuàng)新內(nèi)容補(bǔ)充完整，寫出內(nèi)容更為豐富的申請文件。由于權(quán)利要求有超項(xiàng)費(fèi)產(chǎn)生，因此，在同時(shí)申請發(fā)明和實(shí)用新型時(shí)，可以考慮將二者的權(quán)利要求寫出不同的內(nèi)容。將采用較多現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案寫在實(shí)用新型的申請文件中，而將較具有前瞻性的技術(shù)方案寫至發(fā)明的申請文件中。這樣的二份申請，雖然來自同一個(gè)發(fā)明創(chuàng)意，卻會因?yàn)榧夹g(shù)方案存在差異，構(gòu)成不同的保護(hù)范圍，也就不是專利法上所說的“相同的發(fā)明創(chuàng)造”，二者的權(quán)利可以同時(shí)存在。

九、專利保護(hù)期限更長。

若只申請實(shí)用新型，專利權(quán)只能是從授權(quán)日開始，至申請日之后的第十年。若同時(shí)申請了發(fā)明和實(shí)用新型，則可以將保護(hù)期限延長至申請日之后的二十年。

十、發(fā)明授權(quán)之前的公開階段，被人使用了，還可以通過實(shí)用新型專利權(quán)進(jìn)出專利維權(quán)，讓侵權(quán)方進(jìn)行賠償，而不只是發(fā)明公開狀態(tài)的技術(shù)使用費(fèi)。

專利法第十三條規(guī)定：發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用。即享有請求給付發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)的權(quán)利，但對于專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)實(shí)施其發(fā)明的行為，申請人并不享有請求停止實(shí)施的權(quán)利。因此，在發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)實(shí)施相關(guān)發(fā)明的，不屬于專利法禁止的行為。在專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)制造、銷售、進(jìn)口被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品不為專利法禁止的情況下，其后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售該產(chǎn)品的行為，即使未經(jīng)專利權(quán)人許可，也應(yīng)當(dāng)?shù)玫皆试S。也就是說，專利權(quán)人無權(quán)禁止他人對專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)制造、銷售、進(jìn)口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品的后續(xù)使用、許諾銷售、銷售。對于在專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)制造、銷售、進(jìn)口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品，在銷售者、使用者提供了合法來源的情況下，銷售者、使用者不應(yīng)承擔(dān)支付適當(dāng)費(fèi)用的責(zé)任。由此可見，在發(fā)明授權(quán)之前的公開階段，別人使用其專利技術(shù)，在維權(quán)過程中將會大打折扣，若是同時(shí)申請實(shí)用新型，實(shí)用新型的授權(quán)時(shí)間和發(fā)明的公開時(shí)間相近，此時(shí)已經(jīng)可以采用實(shí)用新型專利權(quán)進(jìn)行維權(quán)，克服了發(fā)明的臨時(shí)保護(hù)期的不足。

基于上述的特點(diǎn)，申請人的發(fā)明創(chuàng)造是關(guān)于結(jié)構(gòu)方面的創(chuàng)新，有一定的技術(shù)含量，又急于用在上市產(chǎn)品時(shí)，都建議同時(shí)申請發(fā)明和實(shí)用新型。

來源：IPRdaily

作者：周文乾    精英知識產(chǎn)權(quán)集團(tuán)  專利工程師   

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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