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美國專利申請終審意見(Final OA)應(yīng)對的4個關(guān)鍵點

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阿耐9年前
美國專利申請終審意見(Final OA)應(yīng)對的4個關(guān)鍵點

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美國專利申請終審意見(Final OA)應(yīng)對的4個關(guān)鍵點

來源:IPRdaily

作者:王賽    北京華進京聯(lián)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標題:淺談美國專利申請終審意見后程序


隨著越來越多的中國企業(yè)參與到國際競爭中,在海外進行知識產(chǎn)權(quán)保護也越來越被中國企業(yè)所重視。其中,作為世界第一大經(jīng)濟體的美國已成為很多中國申請人進行海外專利申請的首選國家。


美國專利審查制度相對于中國、歐洲、日本等國家有其獨特性,其中之一在于它的“終審意見”(Final Office Action,以下簡稱Final OA)和“請求再審查”(Request for Continued Examination,以下簡稱RCE)程序。

 

有人把美國Final OA看作中國的駁回決定通知書,認為其等同于專利局做出的最終審查決定,這其實是一種誤解。

 

這里的“Final”其實只是表示之前所繳納的檢索費和審查費已經(jīng)用盡的意思。所以,不要因為收到權(quán)利要求全部被核駁的Final OA而沮喪,尤其是這往往只是官方發(fā)出的第二次審查意見!不同于中國國家知識產(chǎn)權(quán)局對一件專利申請發(fā)出三次、四次,甚至六次、七次的審查意見通知書,在第二次審查時發(fā)出Final OA,其實是美國專利審查中再正常不過的情況。

 

根據(jù)筆者的經(jīng)驗,只有1/3左右的專利申請能夠在Final OA之前接到兩次以上的non-Final OA。另外,由于修改權(quán)利要求意味著審查員需要對新的技術(shù)方案再次檢索和審查,F(xiàn)inal OA也有修改權(quán)利要求的窗口已經(jīng)關(guān)閉的意思。在收到Final OA后,理論上在答復(fù)中不能再對權(quán)利要求書進行實質(zhì)性修改。

 

既然Final OA表示之前繳納的檢索費和審查費已經(jīng)用盡,那么再繳納費用讓專利局繼續(xù)審查是否可以呢?答案是肯定的。


通過提交RCE請求并繳納相應(yīng)的費用,專利局的審查之門再次開啟,申請人也可以再次修改權(quán)利要求書了。


目前美國官方對提交RCE請求的次數(shù)沒有限制,所以理論上只要申請人愿意,就可以通過不斷請求RCE,使專利局一直審查下去。因此,美國并不存在類似于中國的駁回決定通知書這樣的東西。


通過了解以上這些內(nèi)容就可以發(fā)現(xiàn),中美兩國專利審查制度僅在程序上就很不一樣,對于Final OA,我們不僅要了解其含義,更重要的是要了解其相關(guān)法律法規(guī),以及如何進行應(yīng)對。


(1)Final OA的答復(fù)期限


Final OA答復(fù)的法定期限一般是發(fā)文日起3個月,同時在這一期限中,有一關(guān)鍵時間點——發(fā)文日起2個月。這里不得不提到另一種類的審查意見,即 Advisory Action(有譯作“建議書”或“勸告書”,下稱Advisory),由官方在申請人答復(fù)Final OA之后酌情發(fā)出,用于告知申請人其答復(fù)意見已被審查員考慮,但不能使專利申請授權(quán),申請人可以請求復(fù)審(Appeal)或提出RCE請求。

 

官方規(guī)定,如果申請人對Final OA的答復(fù)在2個月內(nèi)遞交,而審查員的Advisory在Final OA答復(fù)的法定期限后發(fā)出的,延期費從Advisory的發(fā)文日起算,否則從Final OA答復(fù)的法定期限起算。圖1和圖2反映了在不同時間段答復(fù)Final OA引起的區(qū)別。




美國專利申請終審意見(Final OA)應(yīng)對的4個關(guān)鍵點

圖1 :在2個月內(nèi)答復(fù)Final OA,Advisory在Final OA法限后發(fā)出



美國專利申請終審意見(Final OA)應(yīng)對的4個關(guān)鍵點

圖2:答復(fù)Final OA時間超過2個月

 

從上面兩張圖可以看到,雖然圖2的答復(fù)(response)時間只比圖1的答復(fù)時間晚了2天,并且Advisory發(fā)文日與圖1相同,但由于延期費的起算日不同,延期費卻多繳了1個月(官費200美金)!由此可以看到,在Final OA發(fā)文日起2個月內(nèi)進行答復(fù)是非常重要的!

 

 那么,是不是只要在2個月內(nèi)答復(fù)就可以了呢?應(yīng)該說一般是這樣的,但是如果你答復(fù)的時間晚,審查員的審查也相應(yīng)延后,雖然大多數(shù)情況審查員會盡量在3個月法限內(nèi)發(fā)出下一次官文,但不排除超期的情況。


這時候,申請人無論進行后續(xù)何種動作都需要同時繳納延期費。


因此,筆者的建議是,對于Final OA,越早答復(fù)越好,既可以給審查員充分的考慮時間,即使答復(fù)不被接受,由于Advisory下來的早,申請人也有時間從容決定下一步如何進行。從下圖3可以看到,盡早答復(fù)Final OA,可以爭取到半個月乃至1個多月的Advisory答復(fù)時間(無延期費)。


美國專利申請終審意見(Final OA)應(yīng)對的4個關(guān)鍵點

圖3:在2個月內(nèi)答復(fù)Final OA,Advisory在Final OA法限前發(fā)出


(2)Final OA的答復(fù)要求


上面已經(jīng)提到,F(xiàn)inal OA意味著修改權(quán)利要求的窗口已經(jīng)關(guān)閉。在答復(fù)Final OA時,申請人只能進行權(quán)利要求的刪除,或者對權(quán)利要求進行修改以克服形式性問題,判斷的標準是不能引起新的問題(raising new issue),可以使審查員不進行檢索而對權(quán)利要求是否可以授權(quán)再加考慮。對于是否引起新的問題的判斷,尺度的把握在于審查員,筆者既有Final階段按照審查員的要求進行形式性修改而被拒絕的經(jīng)歷,也有主動修改被審查員接受的經(jīng)歷。


一旦修改權(quán)利要求被審查員拒絕,對應(yīng)的答復(fù)理由也當然不會被審查員考慮,所以,在Final階段修改權(quán)利要求是風(fēng)險極大的。


筆者的建議是僅針對審查意見進行爭辯,盡量不修改權(quán)利要求。


(3)Final OA的應(yīng)對方式


通過上述介紹,也許有人會認為,既然Final 階段無法修改權(quán)利要求,并且如果答復(fù)不被考慮可能面臨延期,那么收到Final OA就直接提出RCE是否可以?在回答這一問題之前,我們首先需要了解RCE的相關(guān)規(guī)定,以及對于Final OA的其他應(yīng)對方式。


RCE的設(shè)置意在使審查員對未經(jīng)審查的技術(shù)方案進行審查,因此,在提交RCE請求的同時提交的權(quán)利要求書至少有一項應(yīng)該是新的,或者修改未被考慮的權(quán)利要求。如果只是將Final OA駁回的權(quán)利要求書不加修改遞交上去,即使提了RCE,審查員也有權(quán)利再次發(fā)出Final OA。


因此,申請人提交RCE請求應(yīng)只針對需要修改權(quán)利要求的情況,也就是說對于目前權(quán)利要求無法獲得授權(quán)這一問題審查員和申請人的意見一致。


然而,還有一種情況是申請人和審查員對于目前權(quán)利要求能否獲得授權(quán)的意見不一致,也就是申請人認為不進行修改的權(quán)利要求即具有專利性,這樣的情況是不適合提交RCE的。


針對這種情況,除了上面提到的答復(fù)Final OA,申請人還可以進行上訴(Appeal),或上訴前預(yù)審(Pre-Appeal),不同于答復(fù)Final OA時面對的仍是相同的審查員,Appeal和Pre-Appeal均有更高一級審查員參與,有點類似于中國的向復(fù)審委請求復(fù)審。由于是上訴前預(yù)審,Pre-Appeal要求申請人的答復(fù)意見不能超過5頁。


為加快審查進度,專利局也推出了一些實驗項目,以允許申請人在不提出RCE時對權(quán)利要求進行有限度的修改,包括After Final Consideration Pilot (AFCP) 2.0及Post-Prosecution Pilot Program (P3)。請求這兩個項目的專利申請均需在答復(fù)的同時對獨立項進行限縮性修改,專利局允許審查員在一定時間(一般是4個小時)內(nèi)對新的技術(shù)方案進行檢索。


但是,如果審查員認為該修改使其無法在有限時間內(nèi)完成檢索工作,其仍然有權(quán)不接受申請人的修改,此時申請人可繼續(xù)提出RCE,以使修改被官方接受。AFCP可以看做是帶修改的答復(fù)Final OA,其審查仍然是審查員獨自進行的,而P3則可看做帶修改的Pre-Appeal,其審查是由3人審查小組進行。另外,P3有可能需要進行口審。

 

(4)關(guān)于費用方面


Pre-Appeal及Appeal需繳納官費800美元,而AFCP和P3則是不收費的。


另外,AFCP是較為長期的項目,而P3只是短期實驗項目,只持續(xù)到2017.1.12或請求超過1600件,在此之后官方是否會繼續(xù)進行此項目并不確定。


對上述提到的幾種Final OA的應(yīng)對方式可歸納如下:


美國專利申請終審意見(Final OA)應(yīng)對的4個關(guān)鍵點


總之,對于Final OA的應(yīng)對方式是多種多樣的,應(yīng)根據(jù)實際情況進行選擇,如需修改權(quán)利要求可先嘗試使用AFCP,并且答復(fù)Final OA應(yīng)盡早進行,以為后續(xù)進行其他程序爭取時間。


來源:IPRdaily

作者:王賽    北京華進京聯(lián)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯:IPRdaily趙珍          校對:IPRdaily縱橫君


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