【實務(wù)】深度解析商業(yè)秘密侵權(quán)案件3個特點和5個代理要點

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來源：IPRdaily

作者： 徐棣楓    南京大學(xué)法學(xué)院 教授 博導(dǎo)  國浩律師（南京）事務(wù)所 合伙人

           邱奎霖    國浩律師（南京）事務(wù)所  律師 專利代理人  

原標(biāo)題：商業(yè)秘密侵權(quán)案件實務(wù)要點精解（一）

當(dāng)前，侵害商業(yè)秘密糾紛是知識產(chǎn)權(quán)訴訟領(lǐng)域?qū)徖黼y度較大的一類案件，尤其是侵害技術(shù)秘密案件，無論是法官還是代理人在處理起來一般都比較棘手。

究其原因，主要是商業(yè)秘密權(quán)利內(nèi)容及邊界非常模糊，其成立與否往往取決于權(quán)利人的經(jīng)驗以及主張技巧，具有極大的不確定性。

對于侵害技術(shù)秘密案件而言，技術(shù)事實的查明往往是案件審理中遇到的最大困難。這種困難不僅表現(xiàn)在對技術(shù)事實本身的理解存在爭議，而且還涉及原被告雙方的舉證責(zé)任分配及轉(zhuǎn)移、查明方式、判定主體以及刑民交叉等一系列問題?？陀^上說，目前多數(shù)法院針對這些問題尚未積累足夠的裁判經(jīng)驗和應(yīng)對策略。因此，在法律資源供給不足以及審判經(jīng)驗相對匱乏的情況下，此類案件對代理人的要求之高，是不難理解的。

現(xiàn)，本文將結(jié)合多件商業(yè)秘密案件的代理經(jīng)驗，重點對侵害技術(shù)秘密案件的疑難問題進(jìn)行探討，以求教于諸位同行。

相對于其他類知識產(chǎn)權(quán)案件，侵害技術(shù)秘密案件之所以審理難度較大、周期較長，主要是因為：

1、秘密點難以主張

與專利權(quán)不同，原告所主張的技術(shù)秘密并非事先固定并經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)確認(rèn)，具有極大的不確定性。在個案中，原告需要就其主張的技術(shù)秘密的內(nèi)容及范圍，即秘密點，進(jìn)行選擇和說明。因秘密點能否成立在主張時難以確定，故從降低訴訟風(fēng)險角度出發(fā)，原告往往會秉持“寧可錯舉一千，不能漏舉一個”的態(tài)度，為自己圈定盡可能大的和多的秘密點。

然而，事實上，面對著原告主張的秘密點，法庭一般不會照單全收。結(jié)合訴辯意見，引導(dǎo)原告一步步限縮秘密點的范圍及數(shù)量往往是法庭的必然選擇，否則法庭將不堪重負(fù)。需要指出的是，主張多大范圍和數(shù)量的秘密點是原告的訴訟權(quán)利，但在現(xiàn)實的訴訟中，這項權(quán)利多少會因法官的態(tài)度而受到制約。層層限縮秘密點的過程，實際上充滿著博弈和技巧。尤其是原告，如果不能很好地應(yīng)對，一旦主張不當(dāng)，往往會導(dǎo)致滿盤皆輸。這也是商業(yè)秘密侵權(quán)案件中，原告敗訴比例較大的主要原因之一。

2、侵權(quán)證據(jù)難以獲取

商業(yè)秘密除與其他知識產(chǎn)權(quán)一樣具有無形性之外，還因秘密性的特點，導(dǎo)致侵權(quán)行為更為隱秘，侵權(quán)可視度更差。例如，配方、生產(chǎn)方法、尺寸公差等技術(shù)信息，權(quán)利人就很難發(fā)現(xiàn)侵權(quán)線索，即便獲知，也難以獲得對方使用證據(jù)。為此，權(quán)利人往往會利用刑事程序或者申請法院證據(jù)保全來解決?？梢哉f，商業(yè)秘密侵權(quán)案件較之其他類型案件，對證據(jù)保全更為依賴。

3、技術(shù)事實查明難度較大

技術(shù)秘密能否成立需要在個案中作出明確認(rèn)定。因此，查明有關(guān)技術(shù)事實是法官無法回避的問題。當(dāng)前，國內(nèi)審理知識產(chǎn)權(quán)案件的法官基本上都是文科出身，不具備理工科專業(yè)背景，在面對復(fù)雜的技術(shù)問題時往往是心有余而力不足。受制于國內(nèi)誠信水平以及司法理念，我國尚未建立在英美運行良好的專家證人制度。目前有些地區(qū)法院正在嘗試通過原被告及法庭三方各自聘請專家方式協(xié)助法庭查明技術(shù)事實。然，這種方式與英美國家的專家證人制度仍有較大區(qū)別，且只是少數(shù)地方法院的探索。以上種種因素共同造成了目前技術(shù)事實的認(rèn)定高度依賴鑒定結(jié)論的局面。

商業(yè)秘密侵權(quán)案件中，秘密點的成立與否往往是原被告雙方的爭議焦點所在，也是訴訟成敗之所系。

 1、主張秘密點：分層分級

根據(jù)《最高院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第14條的規(guī)定，原告指稱被告侵犯其商業(yè)秘密的，應(yīng)當(dāng)對其擁有的商業(yè)秘密符合法定條件、被告的信息與其商業(yè)秘密相同或者實質(zhì)相同以及被告采取不正當(dāng)手段的事實負(fù)舉證責(zé)任。其中，商業(yè)秘密符合法定條件的證據(jù)，包括商業(yè)秘密的載體、具體內(nèi)容、商業(yè)價值和對該項商業(yè)秘密所采取的具體保密措施等。

然而，從司法實務(wù)看，商業(yè)秘密案件中，原告在起訴時，一般都僅概括性地主張其商業(yè)秘密受到侵犯，要求法院給予保護(hù)和救濟(jì)。當(dāng)法院要求其明確秘密點時，原告往往會劃定一個很寬泛的秘密范圍。對此，法官一般會通過數(shù)次質(zhì)證或庭審程序?qū)υ嬷鲝埖拿孛茳c進(jìn)行限縮、固定。在這樣一次次的博弈中，如何合理提取秘密點的范圍和數(shù)量，往往最令原告困擾和不安。

為此，我們認(rèn)為，原告可以根據(jù)案情分層分級地主張秘密點，既不能求全求大，也不能過于拘泥：

首先，應(yīng)對涉案技術(shù)方案做整體把握，剝離出其中已為專利等公開文獻(xiàn)披露過的公知技術(shù)信息，當(dāng)然認(rèn)為包含公知信息與非公知信息在內(nèi)的整體方案構(gòu)成技術(shù)秘密的除外；

其次，案件準(zhǔn)備時應(yīng)從最小技術(shù)點向最大技術(shù)方案方向整理，但主張時則反其道行之，從較大的技術(shù)方案向最小的技術(shù)點主張；

最后，在秘密點數(shù)量較多時，應(yīng)根據(jù)被告使用的概率劃分優(yōu)先級，最有可能為被告使用到的技術(shù)點作為第一層級的秘密點進(jìn)行主張。在主張第一層級秘密點的同時，應(yīng)注意保留繼續(xù)主張其他秘密點的權(quán)利，并做好第二、第三層級秘密點的整理與準(zhǔn)備工作。

此外，為應(yīng)對被告抗辯以及法庭的審查，原告在篩選秘密點時應(yīng)盡量細(xì)化內(nèi)容，并將其與該領(lǐng)域公知技術(shù)信息進(jìn)行區(qū)分?？梢越梃b專利法中專利申請人提供書面文件的方式，為自己的技術(shù)秘密撰寫“權(quán)利要求書”，清楚、簡要地描述技術(shù)秘密的具體內(nèi)容。如主張設(shè)計圖紙或生產(chǎn)工藝構(gòu)成技術(shù)秘密的，應(yīng)具體指出設(shè)計圖紙或生產(chǎn)工藝中的哪些內(nèi)容、環(huán)節(jié)、步驟構(gòu)成技術(shù)秘密。

不過，在整體方案構(gòu)成技術(shù)秘密的情況下，是否應(yīng)當(dāng)細(xì)化秘密點的內(nèi)容以及與公知技術(shù)信息作出區(qū)分，則不無異議。一般情況下，在鑒定結(jié)論認(rèn)為整體方案非公知的情況下，原告可以不理會被告的此類抗辯。

2、原告舉證規(guī)則：一步到位，逐層開示

在大多數(shù)的技術(shù)秘密侵權(quán)案件中，原告主張的秘密點往往需要經(jīng)過若干次質(zhì)證或開庭程序方能確定。換言之，原告在初始階段主張的秘密點可能會隨著證據(jù)交換而發(fā)生變化。允許原告隨著證據(jù)交換調(diào)整秘密點是合理的。因為，在起訴時，原告無法掌握被告侵權(quán)行為的全部細(xì)節(jié)，無法對被告有可能侵害的秘密點作出準(zhǔn)確預(yù)估。如果禁止原告調(diào)整秘密點，那么很容易導(dǎo)致原告在起訴時過度主張秘密點。如此一來，法庭將不堪審理之重負(fù)；原告也會因過度主張而造成自身技術(shù)秘密的不當(dāng)披露。

不過，在允許原告隨著證據(jù)交換進(jìn)程調(diào)整秘密點的同時，也要看到有些原告會將自身本不存在的，而在證據(jù)交換中了解到的被告技術(shù)信息，作為自己的秘密點進(jìn)行主張。如何既能避免前述情況發(fā)生又能確保原告可以合理調(diào)整秘密點，是擺在商業(yè)秘密侵權(quán)案件面前的一道難題。

為此，我們認(rèn)為，原告可以采取一步到位與逐層展開相結(jié)合的方式進(jìn)行舉證，其含義有三：

第一，原告在證據(jù)交換之前向法庭提交可能主張的秘密點的載體材料，證據(jù)交換開始后不允許再增加；

第二，法庭根據(jù)原告主張的秘密點向被告出示相關(guān)的載體證據(jù)，而不是一次性將原告提交的全部載體材料；

第三，原告調(diào)整的秘密點以及最終確定的秘密點必須包含在原告證據(jù)交換之前提交的載體材料中。

這樣“一步到位、逐層展開”的舉證方式，既能夠保證原告可以根據(jù)證據(jù)交換情況調(diào)整秘密點，又能確保被告的利益不受損害。

3、證據(jù)保全：審查標(biāo)準(zhǔn)及被告策略

（1）證據(jù)保全的審查標(biāo)準(zhǔn)及策略

在商業(yè)秘密侵權(quán)訴訟案件中，原告在舉證時一般無法直接從侵權(quán)人處獲取由侵權(quán)人控制的一些侵權(quán)使用以及財務(wù)數(shù)據(jù)等證據(jù)，為及時取得并固定這些證據(jù)，原告往往會向法院提出證據(jù)保全申請。

對此，全國法院在商業(yè)秘密案件審理情況調(diào)研報告中認(rèn)為，在決定證據(jù)保全措施時，要嚴(yán)格把握當(dāng)事人確因客觀原因不能自行收集的法定條件，不濫用職權(quán)，避免產(chǎn)生法院幫助一方當(dāng)事人打官司的猜疑和誤解。

因此，對證據(jù)保全的申請，應(yīng)加強以下幾個方面的審查，“明確權(quán)利人主張的商業(yè)秘密的具體內(nèi)容并固定證據(jù)；審查權(quán)利人提供的被控侵權(quán)人實施侵權(quán)的初步證據(jù)；審查權(quán)利人是否可以通過其他途徑自行獲取證據(jù)；要求權(quán)利人就所需保全的證據(jù)，提供合理的擔(dān)保?！?/p>

商業(yè)秘密侵權(quán)案件中，原告申請保全證據(jù)主要集中于兩方面：一是侵權(quán)行為證據(jù)，如銷售、使用證據(jù)等；二是侵權(quán)獲利證據(jù)，如會計賬冊等。對于前者，法院目前的主要態(tài)度是，原告需要提交被告侵權(quán)的初步證據(jù)，否則不會采取保全措施；對于后者，法院一般要求原告通過工商、稅務(wù)等、海關(guān)等機(jī)構(gòu)調(diào)取銷售獲利情況，而不是一概同意原告申請去保全被告的財務(wù)賬冊。

需要指出的是，對于被告侵權(quán)獲利證據(jù)，原告應(yīng)充分利用舉證妨礙制度，即一方面擴(kuò)大證據(jù)收集思路和渠道，注意從被告宣傳材料、網(wǎng)購平臺銷售數(shù)據(jù)、審計報告等材料中尋找被告獲利證據(jù)，并計算出相對合理的數(shù)據(jù)；另一方面要求被告提交財務(wù)賬冊，在被告拒絕時，注意利用舉證妨礙制度要求法庭作出不利于被告的認(rèn)定。

（2）證據(jù)保全之被告應(yīng)對策略

法院在針對被告侵權(quán)行為進(jìn)行證據(jù)保全時有可能涉及被告的商業(yè)秘密。為避免泄密，影響到案件的公平審理以及被告商業(yè)秘密的不當(dāng)披露，被告在配合法院進(jìn)行證據(jù)保全的同時亦可要求：

第一，密封所有從被告處獲得證據(jù)，直到證據(jù)交換時，方可啟封出示；此舉主要是避免在證據(jù)交換之前自己的技術(shù)信息內(nèi)容外泄，從而被原告不當(dāng)利用。因為不排除有些地方法院會將保全到的證據(jù)材料移交給原告，原告據(jù)此照葫蘆畫瓢，主張有針對性的秘密點。

第二，要求與原告“一步到位、逐層展開”舉證方式相對應(yīng)的方式披露被保全到的證據(jù)。即根據(jù)原告已經(jīng)掌握的被告可能侵犯其技術(shù)秘密的程度以及秘密點的主張次序，分階段、分層次的披露被保全到的證據(jù)。在此過程中，法官必須充分發(fā)揮主觀能動性，按規(guī)定行使釋明權(quán)，對當(dāng)事人在舉證過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行釋明和指導(dǎo)，合理運用證據(jù)保全措施，保障當(dāng)事人的合法訴訟權(quán)利及利益平衡。

4、舉證責(zé)任分配與轉(zhuǎn)移：應(yīng)注重個案特點

商業(yè)秘密侵權(quán)案件中，原告應(yīng)當(dāng)對秘密性要件以及被告不當(dāng)獲取、披露、使用的技術(shù)信息內(nèi)容與原告主張的秘密點實質(zhì)相同承擔(dān)舉證責(zé)任。就秘密性要件而言，因“不為公眾所知悉”屬于證據(jù)法理論上的消極事實，證明難度極大。對此，原告可以根據(jù)具體案情提請法庭注意降低證明標(biāo)準(zhǔn)，而將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給被告承擔(dān)。

司法實踐中，為了緩和原告的證明責(zé)任及降低維權(quán)難度，法院一般也會根據(jù)個案的具體案情，適當(dāng)降低證明標(biāo)準(zhǔn)。例如，在被告對原告所主張及提供的證明秘密性的證據(jù)不能提供令人信服的反駁證據(jù)或理由時，法院可以支持原告所主張的技術(shù)秘密成立。

此外，根據(jù)“實質(zhì)相同﹢接觸﹣合法來源”的商業(yè)秘密侵權(quán)判定規(guī)則，原告應(yīng)首先證明被告與原告使用的技術(shù)信息實質(zhì)性相同；然后證明被告對原告的技術(shù)秘密存在接觸可能性；最后，由被告反證其使用的技術(shù)系通過合法途徑取得，否則，推定侵權(quán)成立。

然而，在實務(wù)中，在原告已經(jīng)提交初步侵權(quán)證據(jù)，確因被控侵權(quán)設(shè)備因無法拆卸等客觀原因?qū)е聼o法繼續(xù)舉證時，法院通常會適當(dāng)降低證明標(biāo)準(zhǔn)，將被控侵權(quán)技術(shù)與涉案技術(shù)秘密不相同或不實質(zhì)性相同的證明責(zé)任轉(zhuǎn)移給被告。

綜上可見，商業(yè)秘密侵權(quán)案件中，雖然舉證責(zé)任分配得比較清楚，但在司法實務(wù)中，法院往往會根據(jù)個案情況，以降低一方證明標(biāo)準(zhǔn)的方式轉(zhuǎn)移舉證責(zé)任。對此，代理人應(yīng)當(dāng)清楚，并通過挖掘個案特點實現(xiàn)舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移。

5、鑒定意見：質(zhì)證的核心

侵犯商業(yè)秘密糾紛案件中，司法鑒定一般涉及以下三項內(nèi)容：一是原告主張的技術(shù)信息是否具有秘密性，即不為公眾所知悉；（2）被告的技術(shù)信息與原告主張的秘密點是否相同或?qū)嵸|(zhì)性相同；（3）對于被告提供的供侵權(quán)對比的生產(chǎn)技術(shù)能否生產(chǎn)出涉案產(chǎn)品或達(dá)到被告所稱的技術(shù)效果。當(dāng)前，在法官普遍缺乏相關(guān)技術(shù)背景以及專家證人制度尚不健全的情況下，鑒定結(jié)論在一定程度下可以決定法官的判斷以及整個案件的走向。因此，原被告均應(yīng)予以高度重視，并切實提高對鑒定報告的質(zhì)證水平。目前，在技術(shù)秘密侵權(quán)案件中，鑒定報告常見的錯誤有：

（1）委托事項不準(zhǔn)確，混淆了事實問題和法律問題。如委托鑒定對象寫為某項技術(shù)是否構(gòu)成商業(yè)秘密，而非是否不為公眾所知悉。

（2）委托鑒定事項籠統(tǒng)含糊，不明確。如籠統(tǒng)地要求鑒定機(jī)構(gòu)對全套技術(shù)圖紙的秘密性進(jìn)行鑒定，而不是對設(shè)計圖紙中的某些具體內(nèi)容、結(jié)構(gòu)、環(huán)節(jié)的秘密性進(jìn)行鑒定。

（3）鑒定結(jié)論明顯超越鑒定材料的范圍。如鑒定結(jié)論認(rèn)為整套圖紙具有秘密性，但鑒定檢材并沒有全套圖紙，而只有設(shè)備的外觀照片等。

（4）鑒定結(jié)論混淆了載體與技術(shù)信息的關(guān)系。如，鑒定結(jié)論認(rèn)定某產(chǎn)品技術(shù)圖紙具有秘密性。然而，商業(yè)秘密只是某種信息，而不是載體本身，因此只能將某種信息認(rèn)定為商業(yè)秘密，而不能將承載該信息的載體認(rèn)定為商業(yè)秘密。技術(shù)圖紙只是技術(shù)信息的一種載體，不能作為秘密點，能作為秘密點的僅是其承載的技術(shù)信息，如零部件的結(jié)構(gòu)、尺寸、部件之間的連接關(guān)系、工藝等。

（5）鑒定結(jié)論范圍過大且不明確。如鑒定結(jié)論籠統(tǒng)認(rèn)為某項技術(shù)具有秘密性，但并未指出該項技術(shù)的具體內(nèi)容。

（6）鑒定機(jī)構(gòu)未進(jìn)行應(yīng)有的檢索查新工作。對技術(shù)信息秘密性進(jìn)行鑒定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行必要的檢索查新，否則認(rèn)定的結(jié)論缺乏事實基礎(chǔ)，同時也有違鑒定的科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。

除了前述六項常見錯誤之外，鑒定機(jī)構(gòu)及鑒定人員有無知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定資質(zhì)也是重要的質(zhì)證對象。

1、秘密點與技術(shù)方案的關(guān)系

專利保護(hù)的是整體技術(shù)方案，全面覆蓋才構(gòu)成侵權(quán)，而商業(yè)秘密侵權(quán)案件中，只要被告使用到一項秘密點即構(gòu)成侵權(quán)。所謂秘密點，更多時候并非指一項技術(shù)方案，而是技術(shù)方案中的某一技術(shù)特征，某一點，如溫度、尺寸等。商業(yè)秘密侵權(quán)認(rèn)定建立在孤立的秘密點基礎(chǔ)之上，是否存在“只見樹木不見森林”的問題，秘密點究竟是什么，其自身有哪些特征，與整體技術(shù)方案之間到底是何關(guān)系，侵權(quán)認(rèn)定時是否需要考慮整體技術(shù)方案之間的關(guān)系等等，均需要我們進(jìn)一步的思考和研究。

2、刑民交叉問題

侵害商業(yè)秘密行為既有可能構(gòu)成民事侵權(quán)行為，又有可能構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密罪。刑民交叉中，審理程序如何確定，是先刑后民，還是刑民并行？刑事判決認(rèn)定的秘密點在日后民事程序中具有何種證據(jù)效力，是否允許推翻？如允許，推翻之后生效的刑事判決該如何處理？刑事程序中的被告人的訊問筆錄、證人證言、鑒定報告在民事程序中屬于何種證據(jù)？

3、侵害秘密點的數(shù)量與損害賠償

侵害秘密點的數(shù)量并不會對侵權(quán)構(gòu)成以及罪名認(rèn)定產(chǎn)生影響。然，侵害秘密點的多寡是否影響賠償金額呢？當(dāng)前，少有判決會關(guān)注秘密點的數(shù)量對賠償金額的影響，尤其是在損失鑒定采用行業(yè)平均利潤方式計算的場合。

此外，研發(fā)費用是否對秘密點的認(rèn)定、賠償額的計算產(chǎn)生影響，以及產(chǎn)生何種影響？在被訴行為既侵害技術(shù)秘密，又侵害相關(guān)專利權(quán)的情況下，賠償金額究竟該如何計算？

以上種種問題，均值得進(jìn)一步研究、探討。

參考文獻(xiàn)：

【1】孔祥俊主編：《商業(yè)秘密司法保護(hù)實務(wù)》，中國法制出版社2012年版。

【2】江蘇省高級人民法院：《江蘇省高級人民法院侵犯商業(yè)秘密糾紛案件審理指南（2010年）》

來源：IPRdaily

作者： 徐棣楓    南京大學(xué)法學(xué)院 教授、博導(dǎo)/國浩律師（南京）事務(wù)所 合伙人

           邱奎霖    國浩律師（南京）事務(wù)所 律師、專利代理人  

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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