專利感想之發(fā)明構(gòu)思

來源：IPRdaily.cn中文網(wǎng)

作者：陳劍聰專利代理人

原標(biāo)題：專利感想之發(fā)明構(gòu)思

發(fā)明構(gòu)思這個(gè)詞，在本行業(yè)里想必并不陌生，但是發(fā)明構(gòu)思又作何理解，卻可能并非同一。而理解發(fā)明構(gòu)思又能帶來什么？我們?yōu)槭裁匆ダ斫馑?/p>

在專利法中，出現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思的地方在專利法第三十一條第一款：一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型，可以作為一件申請?zhí)岢觥?/strong>

在專利法實(shí)施細(xì)則第三十四條進(jìn)一步解釋：依照專利法第三十一條第一款規(guī)定，可以作為一件專利申請?zhí)岢龅膶儆谝粋€(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)在技術(shù)上相互關(guān)聯(lián)，包含一個(gè)或者多個(gè)相同或者相應(yīng)的特定技術(shù)特征，其中特定技術(shù)特征是指每一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型作為整體，對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。

總的發(fā)明構(gòu)思其是作為一個(gè)整體的概念來解釋。

其強(qiáng)調(diào)的是兩項(xiàng)以上發(fā)明或?qū)嵱眯滦椭g的關(guān)系，重點(diǎn)在于兩項(xiàng)以上的單一性問題。在實(shí)施細(xì)則的解釋中，進(jìn)一步下位解釋為具有相同或相似的特定技術(shù)特征，而特定技術(shù)特征又是對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的特征。雖然特定技術(shù)特征是專為單一性而來的概念，但是其也說明了總的發(fā)明構(gòu)思中的每一項(xiàng)發(fā)明構(gòu)思在對現(xiàn)有技術(shù)的比較上應(yīng)當(dāng)都有相同或相似的技術(shù)貢獻(xiàn)。這里面涉及了兩方面的比較，一個(gè)是自身的不同權(quán)利要求之間的比較，一個(gè)是與現(xiàn)有技術(shù)的比較。而比較的基礎(chǔ)是記載的權(quán)利要求。因此，發(fā)明構(gòu)思直接與權(quán)利要求記載的技術(shù)方案，尤其是技術(shù)方案中的特定技術(shù)特征相關(guān)。

這里面有兩個(gè)問題，一個(gè)是前后的問題，在發(fā)明人或者在寫作者那里，先有發(fā)明構(gòu)思，然后有記載的技術(shù)方案，而在審查員哪里或者在解讀者那里，先有記載的技術(shù)方案，然后再還原背后的發(fā)明構(gòu)思。還有一個(gè)是含義的問題，專利法或其實(shí)施細(xì)則記載的“總的發(fā)明構(gòu)思”里的發(fā)明構(gòu)思可能與單獨(dú)的“發(fā)明構(gòu)思”的含義不同。

在這兩個(gè)問題中，含義的問題更為本質(zhì)。因?yàn)槿绻麤]有統(tǒng)一的對含義的認(rèn)識，前后的問題也無從深入說明。因?yàn)槿绻l(fā)明構(gòu)思的含義僅僅限于特定技術(shù)特征上，那么前后的問題也僅僅是以此特定技術(shù)特征的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行判斷前后的一致。

因此，首先是含義的問題。

在專利代理人協(xié)會中有一個(gè)關(guān)于“把握發(fā)明構(gòu)思，做好創(chuàng)造性審查”培訓(xùn)視頻，里面給出了一個(gè)發(fā)明構(gòu)思定義，發(fā)明構(gòu)思是發(fā)明人為解決現(xiàn)有技術(shù)問題的一種技術(shù)改進(jìn)思想或技術(shù)構(gòu)思，在專利申請過程中，通常以利用自然規(guī)律的能夠解決技術(shù)問題的技術(shù)方案的形式來呈現(xiàn)。

這也在復(fù)審委審查熱點(diǎn)專家談里公布的文章《創(chuàng)造性判斷中發(fā)明構(gòu)思的把握與應(yīng)用》中給出的發(fā)明構(gòu)思的含義基本一致。不同的是，復(fù)審委在給出此定義之前，是從發(fā)明的定義出發(fā)，然后進(jìn)一步得到發(fā)明構(gòu)思即是一種發(fā)明?！?/p>

法學(xué)界多引用德國學(xué)者考勒（Aller Kohler）對發(fā)明的定義，即發(fā)明是以技術(shù)形式表現(xiàn)出來的人類思維創(chuàng)造，通過利用自然力達(dá)到改造自然的有效結(jié)果，以滿足人類的需求[7]。世界知識產(chǎn)權(quán)組織的經(jīng)典教材指出，發(fā)明是人腦中的一種思維活動，是利用自然規(guī)律解決生產(chǎn)、科研、實(shí)驗(yàn)中各種問題的技術(shù)解決方案[8]。各國對“發(fā)明”的定義或描述表明，“發(fā)明”本質(zhì)上屬于人類在駕馭自然的過程中利用自然力而進(jìn)行的精神創(chuàng)作，屬于人類思維活動的一部分，但這種思維活動同時(shí)具有技術(shù)屬性，能夠解決特定技術(shù)問題，并通過產(chǎn)生一定的技術(shù)效果滿足人類的需求。即，“發(fā)明”實(shí)質(zhì)上就是發(fā)明人為解決現(xiàn)有技術(shù)問題的一種技術(shù)改進(jìn)思想或技術(shù)構(gòu)思，在專利申請過程中，通常以利用自然規(guī)律的能夠解決技術(shù)問題的技術(shù)方案的形式來呈現(xiàn)?！?/p>

從而發(fā)明構(gòu)思本質(zhì)上是一種“發(fā)明”，該“發(fā)明”的含義不是專利法及其實(shí)施細(xì)則里涉及的發(fā)明這個(gè)類型（即發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)這樣的類型），而是它內(nèi)在的含義即體現(xiàn)了一種發(fā)明構(gòu)思。這與專利法及其實(shí)施細(xì)則的“總的發(fā)明構(gòu)思”中的“發(fā)明構(gòu)思”也不同。專利法及其實(shí)施細(xì)則的發(fā)明構(gòu)思更多的體現(xiàn)在記載在權(quán)利要求中的特定技術(shù)特征上，更多的是為單一性的判斷服務(wù)。例如權(quán)利要求書記載了一種化合物的制備方法和用途，如果化合物為特定技術(shù)特征，則制備方法和用途具有單一性，反之，若不是特定技術(shù)特征，則制備方法和用途不具有單一性。而復(fù)審委文章及協(xié)會的培訓(xùn)視頻中的發(fā)明構(gòu)思，是進(jìn)一步外化或下位解釋為發(fā)明要解決的技術(shù)問題、所采用的技術(shù)方案和所產(chǎn)生的技術(shù)效果三個(gè)方面，來整體、全面、客觀地理解發(fā)明申請，從而為創(chuàng)造性的判斷或?qū)彶閬矸?wù)。

但是，還有一種發(fā)明構(gòu)思的含義，該含義與前面兩者又有不同。在《專利代理》期刊2016年第2期上的一篇文章《從專利審查角度給專利申請文件撰寫的建議》，作者單位隸屬于國家知識產(chǎn)權(quán)局審查業(yè)務(wù)管理部。

在該篇文章中，雖然沒有明確的給出發(fā)明構(gòu)思的定義，但是給出了一個(gè)隱含的含義。在其行文中記載：“適當(dāng)寫入隱藏在技術(shù)方案或技術(shù)手段背后的一些發(fā)明構(gòu)思”，在其給出的案例中，可以判斷出，其所說的發(fā)明構(gòu)思是隱藏在技術(shù)方案或技術(shù)手段背后的原理、目的或者規(guī)律。

例如在其一個(gè)案例中，權(quán)利要求如下：一種抗裂保溫墻體，包括基層、界面層、保溫層和面層，其特征在于，保溫層是由聚苯顆粒與復(fù)合硅酸鹽粘結(jié)劑混凝成型的聚苯保溫板，面層是兩道摻有纖維的抗裂砂漿層，面層中間有一層纖維網(wǎng)布加筋層。根據(jù)專利權(quán)人的描述，其方案的設(shè)計(jì)式依據(jù)柔性漸變的規(guī)律設(shè)置不同層的材料，這樣可以有效地避免裂縫的傳遞。這種規(guī)律即是一種發(fā)明構(gòu)思。

同樣的一個(gè)詞在理解上可能會有含義的不同，如果沒有同一或者在同一個(gè)頻道上，就會產(chǎn)生誤解或不相及?；氐角懊嫠f的前后的問題，如果基于發(fā)明構(gòu)思撰寫的發(fā)明申請，該發(fā)明構(gòu)思的含義是在技術(shù)方案背后隱藏的規(guī)律或原理。然后審查員在審查單一性或創(chuàng)造性時(shí)，基于發(fā)明構(gòu)思的含義，一個(gè)體現(xiàn)在特定技術(shù)特征上，一個(gè)體現(xiàn)在整體的技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果上，即認(rèn)識三者及相互的邏輯關(guān)系上：技術(shù)問題從何而來，技術(shù)方案如何為之，技術(shù)效果因何而就。通俗地講就是，怎么想的，想了怎么做，做了結(jié)果怎樣。

回答前面提到的問題，我們?yōu)槭裁匆斫馑?？因?yàn)檎Z言的不確定性其實(shí)也在這里體現(xiàn)。單獨(dú)的一個(gè)詞并不能準(zhǔn)確的界定其內(nèi)涵，只有在解釋中才能漸漸地抵達(dá)其邊界，才能真正地去理解一個(gè)概念，才能在此基礎(chǔ)上準(zhǔn)確地應(yīng)用。

那么，理解發(fā)明構(gòu)思能帶來什么?

1.理解發(fā)明構(gòu)思在撰寫上的幫助。

例如，專利申請文件可以記載形成技術(shù)方案的各種技術(shù)手段，也可以記載背后隱藏的是一種怎樣的發(fā)明構(gòu)思（即原理或規(guī)律）來使這些技術(shù)手段結(jié)合起來形成的技術(shù)方案。這樣就從發(fā)明構(gòu)思上與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行了區(qū)分，為后續(xù)的創(chuàng)造性爭辯提供更充足的理由，或者使授權(quán)的專利更為穩(wěn)定。

2.更為整體全面客觀地理解申請文件和現(xiàn)有技術(shù)。

基于發(fā)明構(gòu)思外化為技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果，可以在創(chuàng)造性判斷中，整體、客觀、全面地進(jìn)行申請文件和現(xiàn)有技術(shù)之間的比較。

3.理解單一性。

不同類型（如產(chǎn)品、設(shè)備、方法和用途）或同類的權(quán)利要求在總的發(fā)明構(gòu)思上的特定技術(shù)特征的判斷上。

來源：IPRdaily.cn 中文網(wǎng)

作者：陳劍聰專利代理人

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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